TALLER INTA - DNPI Montevideo, 30 de noviembre de 2016 MARCAS TRIDIMENSIONALES TALLER INTA - DNPI Montevideo, 30 de noviembre de 2016

REGISTRO DE MARCAS Lo relacionado al Registro de Marcas, está regulado en Uruguay por la Ley Nº 17.011 del 25/09/1998 y su Decreto Reglamentario Nº 34/999 del 03/02/1999 y demás normas concordantes y complementarias en la materia. Concepto de “Marca” - Art. 1º, Ley 17.011, da la definción de Marca: “Se entiende por marca todo signo capaz de distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra”. (Art. 1º de la Ley 17.011). Del análisis de los arts. 4 y 5 de la Ley 17.011, que numeran los casos que no pueden ser considerados como marcas, e implican nulidades absolutas o relativas, podemos inferir que los signos que pueden ser marcas son: una palabra, conjunto de palabras, letras, números, dibujos, formas, combinaciones de colores, e incluso envases o envoltorios, y hasta la forma del producto cuando no sea su forma necesaria.

Concepto de “Marca” (cont.) Así en base a esa definición de Marca, podemos distinguir los distintos tipos de Marcas que se admiten conforme a nuestra legislación: Denominativas: Constituidos por uno más vocablos (Ej . “La Noche de la Nostalgia”, “COCA COLA”) Mixtas: Combinación de vocablos y gráficos o vocablos con forma Figurativas: Gráficos

Frases Publicitarias: Ej. “La Chispa de la Vida”, “Lo bueno por menos” Tridimensionales: es la forma que se le da a los productos, envases o embalajes Sonoras: Melodías y Sonidos

CONCEPTO DE “MARCA TRIDIMENSIONAL” Cuando hablamos de envase, envoltorio o forma del producto estamos haciendo referencia a lo que conocemos como Marcas Tridimensionales. La Ley 17.011 no da un concepto de lo que es una marca Tridimensional, pero si la reconoce como un tipo de Marca: Capítulo II, De las Nulidades, Sección I, Nulidades Absolutas, art. 4 numeral 5º: A los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad absoluta… “La forma que se de a los productos o envases, cuando reúnan los requisitos para constituir patente de invención o modelo de utilidad conforme a la ley.” Mediante la indicación de cuáles tipos de volúmenes constituyen una prohibición que puede dar lugar a una Nulidad Absoluta (aquellos que pueden ser protegidos mediante su registro como Patente de invención o Modelo de utilidad), deja libre para su protección como Marca aquellos que no tengan ninguna finalidad o función técnica , pudiendo ser registrada como marca tridimensional.

Analizando el sentido literal del término TRIDIMENSIONAL podemos referirnos a lo que el diccionario de la Real Academia Española define por tal: “De tres dimensiones.” Conforme a esta definición entendemos por Marca Tridimensional todo signo que esté representado por un volumen que físicamente ocupe tres dimensiones: altura, anchura y profundidad. Conforme a lo establecido por nuestra normativa (art. 4 num 5 Ley 17.011), debemos agregar, que no tenga una funcionalidad o finalidad técnica, en cuyo caso debería ser tratado ya sea como patente de invención o modelo de utilidad. Y como toda marca, la marca tridimensional debe cumplir con los requisitos de distintividad, novedad y especialidad, para cumplir con su finalidad que es distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra, indicar su origen empresarial, y además debe ser un signo que esté disponible para su uso.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS TRIDIMENSIONALES - Para la solicitud de la marca tradicional ante la DNPI debemos tener en cuenta: debe presentarse de modo que puedan apreciarse las tres dimensiones de la marca tridimensional que se pretende registrar (alto, ancho y profundidad), con imágenes de todas sus perspectivas. En el mismo formulario de solicitud y con todos los datos que se exigen para los demás tipos de marcas. debe tenerse presente lo dispuesto por la Circular de la DNPI Nº 9 del 14/08/2015, estas solicitudes deberán presentarse, a partir de dicha fecha, sin inscripciones o elementos denominativos que no hagan a la forma tridimensional en sí. Si se presentara la solicitud con éstos elementos, la misma será considerada y examinada como una marca mixta.

La Circular Nº 9 del 14/08/2014 tiene por finalidad unificar los criterios de examen y Concesión de las solicitudes de registro de marcas tridimensionales. De manera de centrar los mismos en el examen de la forma en si, más allá de las inscripciones y demás elementos denominativos o gráficos que pudieran contener el volumen (elementos estos últimos que podrían constituir una marca mixta o figurativa). El examinador solo valorará si la forma del envase, envoltorio o del producto en sí, cumplen por si solos con los requisitos requeridos para ser registrados como marcas tridimensionales: que sean diseños de fantasía, es decir que tengan los componentes de distintividad, novedad y especialidad que se requiere en todo signo que pretende ser registrado como marca, y que ya no esté registrado por otra persona física o jurídica.

TEXTO DE LA CIRCULAR Nº 9/15 de DNPI Montevideo, 14 de agosto de 2015. A partir de la fecha, cuando se presente a registro una marca tridimensional acompañada de elementos figurativos, colores o denominaciones, esta será considerada como una marca mixta y se ingresará por esa categoría, reservándose la categoría marca tridimensional para aquellas que consistan exclusivamente en volúmenes que posean una distintividad per se; es decir aquella forma expresada en tres dimensiones, alto, ancho y profundidad independientemente de los elementos denominativos o gráficos que puedan acompañar el diseño volumétrico que pretende identificar un producto.

EJEMPLOS DE MARCAS TRIDIMENSIONALES PRESENTADAS ANTE LA DNPI Casos que cumplen con lo dispuesto por la Circular Nº 9/15

Casos que no cumplen con dispuesto por la Circular Nº 9/15

PROCEDIMIENTO DE EXAMEN DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL Una vez realizado el examen de forma de la solicitud de registro de la Marca Tridimensional, y previamente al examen de fondo, se solicita un Informe a la División Patentes, a los efectos de descartar que dicha forma no reúne los requisitos para poder ser protegida como patente de invención o modelo de utilidad. Conforme a lo dispuesto por el art. 4 num. 5 de la Ley 17.011. A juicio de quien suscribe y atento a lo establecido en el art. 4, numeral 5° de la Ley 17.011 del 25 de setiembre de 1998, corresponde pasar estos obrados a la División Patentes, a efectos de que determine si la presente solicitud constituye alguna de las modalidades descritas en el citado artículo.

Informe Enviado por la División Patentes a División Marcas: El Diseño tridimensional propuesto contiene elementos ornamentales de relevancia que no responden exclusivamente a la función a que está destinado. Es decir, que su aspecto no se reduce a los requerimientos de la solución técnica que desarrolla, sino que además incluye factores de carácter estético. En consecuencia dicho diseño tridimensional, como conjunto, no resulta protegible mediante patentes de invención o modelo de utilidad (art. 4 nral.5º de la Ley 17011). Una vez recibido este informe el examinador de Marcas se abocará a examinar el fondo de la solicitud, a los efectos de comprobar si el volumen presentado cumple con los requisitos exigidos para ser registrado como marca tridimensional.

RELACION ENTRE MARCAS TRIDIMENSIONALES Y DISEÑOS INDUSTRIALES La Ley de patentes Nº 17.164 en su Titulo IV, Capitulo I, indica los Requisitos, Condiciones y Alcance de la Protección de los Diseños Industriales: Art. 86: Considéranse diseños industriales patentables a las creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial.  Ese carácter ornamental puede derivarse, entre otros, de la forma, la línea, el contorno, la configuración, el color y la textura o el material Art. 87: La protección conferida a un diseño industrial en aplicación de la presente ley, no excluye ni afecta la protección que pudiere corresponder al mismo diseño en virtud de otros regímenes de protección de la propiedad intelectual.

Analizando lo dispuesto por la Ley de Marcas y la Ley de Patentes podemos concluir que: 1) No existe norma que impida el registro, como marca, de formas ornamentales o estéticas, prohibición que sí se establece expresamente para formas que pueden constituir patente de Invención o Modelo de Utilidad en la Ley de Marcas, art. 4 num. 5 . Por tanto, la Ley de Marcas deja abierta la posibilidad de registrar como marcas formas ornamentales o diseños industriales. 2) Por su parte con la Ley de patentes existe la posibilidad de que diseños industriales sean protegidos bajo el sistema marcario. Conforme a lo dispuesto por el art. 87 de la Ley 17.164, que dispone que además de la protección que confiere la Ley de Patentes a los Diseños Industriales, la misma no excluye ni afecta la protección que pudiere corresponder al mismo diseño en virtud de otros regímenes de protección de la propiedad intelectual.

PLAZOS DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES Y DISEÑOS INDUSTRIALES Las Marcas Tridimensionales, como toda marca son concedidas por un plazo de 10 años contados a partir de la concesión, renovables por el mismo plazo en forma indefinida a solicitud del solicitante. (art. 18, Ley 17.011) Los Diseños Industriales son concedidos por 10 años contados a partir de la presentación de la solicitud, prorrogables por única vez por 5 años más. (art. 97, Ley 17.164)

MUCHAS GRACIAS. Esc. Gabriela Espárrago Examen de Signos Distintivos Dirección Nacional de la Propiedad Industrial Gabriela.Esparrago@miem.gub.uy