Marcas y signos distintivos Lic. Juan Pablo Gramajo Castro

Signos distintivos Cualquier signo que constituya: Marca. Nombre comercial. Emblema. Expresión o señal de publicidad. Indicación geográfica. Denominación de origen.

Protección y registro Marca, expresión o señal de publicidad: requieren registro. Se protege la marca notoria no registrada. Registro sujeto a plazo, pero renovable indefinidamente. Plazo de registro y cada renovación: 10 años.

Protección y registro Nombre comercial y emblema: se protege por primer uso, pero puede registrarse. Registro tiene vigencia indefinida. Termina por clausura del establecimiento, o suspensión de actividades por más de seis meses. Indicación geográfica y denominación de origen: se protege por registro.

Marca Todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra.

Marca Pueden consistir en: Palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Sonidos y olores, forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes. Otros que a criterio del Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva.

Uso de la marca No es necesario probar uso previo para solicitar u obtener el registro. Sin embargo, puede cancelarse por falta de uso, si no se ha usado en 5 años, salvo motivos justificados. Es uso de la marca: Cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, según dimensión del mercado, naturaleza de los productos o servicios y modalidades bajo las cuales se comercializa. Su empleo en relación con: Productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional. Servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

Distintividad Lo esencial de la marca es su aptitud distintiva respecto del origen empresarial del producto o servicio. En principio, nace con el signo, pero puede: Adquirirse (distintividad sobrevenida): signos que originalmente no eran distintivos, llegan a serlo. Perderse (generización): signos que originalmente eran distintivos, dejan de serlo.

Distintividad sobrevenida Podrá registrarse si solicitante prueba, a criterio del Registro, que signo ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo por su uso continuado en el comercio. Puede darse en: Signos originalmente sin suficiente aptitud distintiva. Signo o indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o servicio. Signo, indicación o adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o construcción artificial de palabras no registrables. Simple color aisladamente considerado; Letra o dígito aisladamente considerado, que originalmente no tenía una forma especial y distintiva.

Generización Ocurre cuando titular hubiese provocado o tolerado que marca se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales esté registrada. Cuando en los medios comerciales y para el público la marca haya perdido su carácter distintivo como indicación del origen empresarial del producto o servicio. Es causa de cancelación del registro de marca.

Marca notoria Para determinar notoriedad: Conocimiento por sector pertinente del público, como signo distintivo: Consumidores reales o potenciales. Participantes en canales de distribución o comercialización.  Círculos empresariales o comerciales en giros relativos Intensidad y ámbito geográfico de difusión, publicidad o promoción.  Antigüedad de la marca, duración, magnitud y alcance geográfico de utilización. Producción y mercadeo de los productos o servicios.

Marca colectiva Aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca. Reglamento de empleo debe precisar: Características comunes o cualidades que serán comunes a los productos o servicios. Condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear. Personas que tendrán derecho a utilizarla. También contendrá disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme a su reglamento de empleo, y las sanciones en caso de incumplimiento.

Marca de certificación Marca que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular. Podrá ser titular una entidad o institución de derecho privado o público, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación de calidad.

Nombre comercial Signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad. Sólo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que lo emplea, o con la parte de la empresa o del establecimiento que lo emplea.

Emblema Signo figurativo que identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad. Su protección y registro se rigen por las disposiciones relativas al nombre comercial.

Expresión o señal de publicidad Leyenda, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles. La protección abarca a la expresión o señal en su conjunto, y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.

Indicación geográfica Nombre, expresión, imagen o signo o combinación de éstos, que identifica un producto como originario de un País, de una región o una localidad de ese País, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, y el vínculo con la zona delimitada esté presente, por lo menos, en una de las etapas de su producción, transformación o elaboración.

Denominación de origen Nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca una región, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando su calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico, incluyendo los factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realice dentro de la zona geográfica delimitada.

Inadmisibilidad de marcas Prohibiciones absolutas (intrínseca): art. 20. Producen nulidad absoluta, revocable en cualquier tiempo. También aplican a expresiones o señales de publicidad. Uso de signos prohibidos por literales i), j), k), l), m), n), ñ), o) y p) constituyen competencia desleal. Prohibiciones relativas (por derechos de terceros): art. 21. Producen anulabilidad (nulidad relativa). Literales c), d), e), f), g) y h) también aplican a expresiones o señales de publicidad. Uso de signos prohibidos por literales b), c) y e) constituyen competencia desleal.

Inadmisibilidad intrínseca Son objetivos, referidos al signo en sí mismo. Motivos: Faltan requisitos fundamentales (novedad, distintividad, especialidad), o, Afectan interés público. Normas prohibitivas absolutas y expresas. Se interpretan en forma estricta, apegada al texto legal.

Inadmisibilidad intrínseca Literales a), b), d), e): se basan en requisito de “autonomía intelectual”: no se usa habitualmente en el tráfico para designar el producto o servicio. No excluye formas novedosas, marcas evocativas o sugestivas, o si el elemento común va acompañado de otros que sí confieran distintividad.

Inadmisibilidad intrínseca Literal c): las formas que dan ventaja funcional o técnica se protegen propiamente como modelos de utilidad, no marcas. No excluye formas con novedad estética. Literales f), g): no son marcas los colores, letras o dígitos en sí mismos, aisladamente. No excluye combinaciones de colores, conjuntos de letras o dígitos, o presentados en forma especial y distintiva.

Inadmisibilidad intrínseca Literales h), i): contrarias a moral u orden público, ofensivas o que ridiculizan. OMPI reconoce que debe estimarse según valores morales y conductas sociales imperantes al momento, no pasadas. Literales j), [k) – derogada], ñ): protegen consumidor y ética comercial, por error o engaño sobre características o cualidades del producto o servicio, y competencia desleal.

Inadmisibilidad intrínseca Literales l) y m): protege símbolos nacionales e internacionales, signos oficiales de control o garantía, evitando que consumidor los asocie con respaldo de países y organismos. Claro en cuanto a escudos, banderas, nombres; no en cuanto símbolos patrios. Literal n): protege monedas, billetes, títulos y símbolos mercantiles y fiscales.

Inadmisibilidad intrínseca Literales o), p): protege variedades vegetales y marcas de certificación. No son absolutos, sino relativos, corresponderían en art. 21 sobre derechos de terceros. Último párrafo: admite distintividad adquirida o sobrevenida para signos previstos en literales a), d), e), f), g).

Inadmisibilidad por derechos de terceros Literales a), b),: Idéntico o similar a: Marcas, expresiones de publicidad anteriores – confusión o riesgo de asociación (se aparta de principio de especialidad). Nombres comerciales o emblemas anteriores – confusión o afectar distintividad. Literal d): Derecho de la personalidad. Literal e): nombre, imagen o prestigio de colectividad.

Inadmisibilidad por derechos de terceros Literal c): protege marca notoria aunque no registrada en el país – confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento injusto de notoriedad, debilita o afecta distintividad. Ley no establece espacio territorial de notoriedad. Debe considerarse notoria en Guatemala, mas su uso y difusión no necesariamente darse aquí.

Inadmisibilidad por derechos de terceros Literal f): reproducción o imitación, total o parcial, de marca de certificación protegida. Literal g): idéntico, similar, o traducción de indicación geográfica o denominación de origen protegida en país – confusión o riesgo de asociación. Literal h): derecho de autor o propiedad industrial.

Inadmisibilidad por derechos de terceros Literal i): para perpetrar o consolidar acto de competencia desleal. Último párrafo: remite a Reglamento para establecer criterios de notoriedad. Reglamento establece en art. 24.

Calificación de semejanza Preferencia al signo ya protegido sobre el que no lo está. Signos en conflicto se examinan sobre impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si fuere consumidor normal.  En marcas con radicales genéricos o de uso común, examen con énfasis en elementos no genéricos o distintivos. Más importancia a semejanzas que a diferencias entre signos. Examen en modo y forma en que normalmente se venden, prestan o presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que se van destinados.

Calificación de semejanza Para que exista posibilidad de confusión, no basta que signos sean semejantes, sino además que productos o servicios sean de misma naturaleza o posibilidad de asociación o relación entre ellos. No es necesario que haya ocurrido confusión o error en consumidor: suficiente la posibilidad de que ocurra, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios.  Si una de las marcas en conflicto es notoria, la obra debe ser clara y fácilmente diferenciable, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama.