Los servicios ADR de la OMPI en conflictos relativos a las TIC's Javier Fernández-Lasquetty Abogado-Socio, Elzaburu SLP © World Intellectual Property Organization, Arbitration and Mediation Center, 2011 UAIPIT 30 de noviembre de 2012

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Mandato: promover protección propiedad intelectual (1883 Convenio de Paris Protección Propiedad Industrial, 1886 Convenio de Berna Protección Obras Literarias y Artisticas) 184 Estados miembros 24 tratados internacionales Actividad normativa Desarrollo Servicios

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI Establecido en 1994 Objetivo: resolver disputas relativas a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías a través de mediación y arbitraje Particularidades: internacional, especializado (PI, tecnología, entretenimiento), sin ánimo de lucro + 35 000 casos administrados relativos a nombres de dominio desde 1999 (gTLDs y 65 ccTLDs)

Mecanismo de solución de controversias relativo al nombre de dominio Mecanismo de solución de controversias relativo al nombre de dominio .ES Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") Variante de la Política Uniforme (UDRP) 251 casos administrados involucrando 305 nombres de dominio desde 2006 58 casos administrados involucrando 68 nombres de dominio en 2010 http://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld/es/index.html Maria 4 4 4

Papel del Centro de arbitraje y mediación de la OMPI Administración de procedimientos: + 240 mediaciones y arbitrajes (22% IT) Ayuda con nombramiento mediador/árbitro Lista de mas de 1500 árbitros y mediadores Comunicación y logística Eficacia, control costas Investigación y formación: Talleres, publicaciones, orientación relativa al procedimiento Elaboración de reglamentos de arbitraje y mediación adaptados a ciertos conflictos recurrentes

Procedimientos para sectores específicos Arbitraje Acelerado de la OMPI para AGICOA -Asociación de Gestión Colectiva Internacional de Obras Audiovisuales- (conflictos entre titulares de derechos audiovisuales distribuidos vía cable, satélite, ADSL, telefonía móvil que participan en la AGICOA) Mediación y Arbitraje Acelerado de la OMPI para el Sector del Cine y Medios de Comunicación Mediación en procedimientos de oposición de marcas (IPOS -Intellectual Property Office of Singapore-) ICOM -International Council of Museums Telecomunicaciones, investigación y desarrollo (contrato consorcio DESCA, 7º Programa Marco)

Características de los proyectos TIC Los proyectos TIC son críticos para el negocio del cliente Riesgos financieros muy altos Sólo un 10-20% de los proyectos TIC se entregan en tiempo y presupuesto

Causas de fracaso de un proyecto TIC TÉCNICAS: Inadecuada gestión del proyecto Fechas inalcanzables Mala comunicación Requerimientos incompletos o inadecuados Insuficiente involucración del usuario

Causas de fracaso de un proyecto TIC LEGALES: Incumplimiento del deber de información Inadecuada preparación del proceso de negociación del contrato Inadecuada documentación del desarrollo del contrato

Pero pocos casos van a los tribunales, ¿Porqué? Naturaleza compleja para el uso de procedimientos sumarios Lentitud y tiempo en los procedimientos ordinarios Naturaleza técnica: difícil comprensión Excesivo peso de los peritos. ¿Verdaderos peritos? Riesgo de resolucion desenfocada Dificultad de evaluación de los daños y perjuicios

Litigios ante Tribunales

Dimensión internacional de las controversias relativas a tecnología Encuesta internacional sobre solución de controversias relativas a tecnología: 390 respuestas 91% concluye contratos con entidades en otras jurisdicciones +25% indica que concluyen 60% de sus contratos con entidades en otras jurisdicciones 9% indica que concluyen exclusivamente contratos de su jurisdicción +75% concluyen contratos relativos a tecnología protegida por patentes en varias jurisdicciones 30% indica que +50% de sus contratos son relativos a dichas patentes 20% indica que los contratos que concluyen son relativos a tecnología protegida en un solo país

Ventajas Mediación y Arbitraje Ahorro tiempo y dinero Flexibilidad Disputas internacionales: neutralidad (evita “home court advantage”, elección: árbitro/mediador, idioma, derecho aplicable, lugar) Calificación de los mediadores y árbitros Confidencialidad Preservar relaciones profesionales Ejecución laudo arbitral: Convenio de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras (144 Estados parte). Reconocimiento y ejecucion de sentencias no limitados a unos territorios determinados

Opciones OMPI

Reglamento OMPI, Cláusulas "Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o resolución, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. La mediación tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en la mediación será [especificar el idioma]." Mediación Arbitraje Arbitraje Acelerado Mediación seguida de arbitraje Decisión de Experto Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de [60] [90] días contados desde el comienzo de la mediación, ésta será sometida a arbitraje, mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por una de las partes, para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. No obstante, si antes de la expiración de ese plazo de [60] [90] días, una de las partes se abstiene de participar o deja de participar en la mediación, se someterá la controversia, la diferencia o la reclamación a arbitraje mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por la otra parte para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. El tribunal arbitral estará compuesto por un árbitro único. El arbitraje tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será [especificar el idioma]. La controversia, diferencia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción]."

Mediación Es un procedimiento informal en el cual un intermediario neutral, el mediador, facilita la comunicación entre las partes y las asiste con el fin de lograr un acuerdo basado en los intereses de las partes. Procedimiento no obligatorio controlado por las partes. El mediador no puede imponer una decisión. El Acuerdo tiene la fuerza de un contrato.

NOMBRAMIENTO DEL MEDIADOR Proceso de Mediación COMIENZO NOMBRAMIENTO DEL MEDIADOR CONFERENCIA INICIAL JS How does it work? Mediation process Case example Step-by-step description and discussion REUNIONES CONCLUSION 17

Ejemplo Mediación en TIC Compañía aérea europea firmó acuerdo con compañía de software de EE.UU. Desarrollo de plataforma mundial para administración de ventas de billetes. Posteriormente, se firmó acuerdo de servicios profesionales, que incluía una cláusula de Mediación ante la OMPI así como una cláusula de Arbitraje acelerado ante la OMPI. La compañía aérea europea pagó varios millones de dólares americanos por dicho software. Algunos años más tarde, la compañía aérea rescindió el acuerdo. Como respuesta a esto, la compañía de software solicitó la devolución del software aduciendo que la licencia había expirado. La compañía aérea sostenía que la licencia no había expirado y que podía conservar y utilizar el software, por lo que se inició la Mediación. El resultado de la Mediación fue una nueva licencia entre las partes.

Ejemplo Mediación TIC Empresa editorial Sustitución del sistema de gestión de almacén y comercial ¿Implementación defectuosa? Diversos actores ¿Resolución o continuación? Acuerdo tras mediación: reconstrucción del proyecto y terminación del mismo

Mediación seguida de Arbitraje Arbitraje Acelerado Los infrascritos convenimos por el presente someter la controversia siguiente a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI: [breve descripción de la controversia] La mediación tendrá lugar en [ ]. El idioma que se utilizará en la mediación será [especificar el idioma]. Convenimos además que, si la controversia no ha sido solucionada en la mediación o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de [60] [90] días contados desde el comienzo de la mediación, ésta será sometida a arbitraje, mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por una de las partes, para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. No obstante, si antes de la expiración de ese plazo de [60] [90] días, una de las partes se abstiene de participar o deja de participar en la mediación, se someterá la controversia a arbitraje mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por la otra parte para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. El tribunal arbitral estará compuesto por [tres árbitros] [un árbitro único]. El arbitraje tendrá lugar en [ ]. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será [idioma]. La controversia sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con el derecho de [jurisdicción].

Arbitraje Es un procedimiento por el cual se somete una controversia, mediante acuerdo entre las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. La decisión del tribunal arbitral es definitiva y ejecutable conforme al Convenio de Nueva York.

Ejemplo Arbitraje Software Licencia/JV relativa a explotación en Japón de programa telefonía móvil Partes: sociedades Países Bajos y Japón Cláusula arbitraje OMPI, arbitro único, lugar Ginebra, no derecho aplicable Solicitud de arbitraje: USD2.5 M Acuerdo

Arbitraje acelerado de la OMPI Arbitraje de la OMPI Arbitraje acelerado de la OMPI Solicitud de arbitraje Solicitud de arbitraje y escrito de demanda Respuesta solicitud de arbitraje (30 dias) Respuesta a la solicitud de arbitraje y contestacion a la demanda Nombramiento del arbitro o arbitros Nombramiento del arbitro Escrito de demanda (30 dias) Audiencia Contestacion a la demanda Otras declaraciones por escrito y declaraciones de testigos Cierre de las actuaciones Laudo definitivo (1 mes) Audiencia Cierre de las actuaciones Laudo definitivo (3 meses)

Arbitraje Nombramiento arbitro(s): imparcialidad e independencia, recusación IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration Non-Waivable Red List Waivable Red List Orange List Green List

Cláusula Arbitraje Acelerado Reciente: Licencia de Software y Outsourcing Any dispute or controversy arising out of this agreement shall be submitted to and resolved by arbitration under the WIPO Expedited Arbitration Rules. (…) The arbitrator will be selected from a panel of persons having experience of information technology. Discovery shall not be permitted. A hearing on the merits of all claims for which arbitration is sought by either party shall be commenced not later than 60 days from the date of the Request for Arbitration is filed. The arbitrator must render a decision within 10 days after the conclusion of such hearing. Lugar de arbitraje: Nueva York Derecho aplicable: Nueva York

Ejemplos Cláusulas Problemáticas “Arbitraje en Ginebra” “El caso podrá ser referido al Centro de Arbitraje y de Mediación de la OMPI” Arbitraje OMPI para controversias relativas a infracción de patentes. Controversias contractuales otra institución arbitral. Arbitraje OMPI, un arbitro, lugar del arbitraje Ginebra, no derecho aplicable.

Electronic Case Facility (ECAF) de la OMPI Índice electrónico on-line para arbitrajes y mediaciones OMPI facilita comunicación y archivo escritos y documentos en formatos (word, pdf,..) informa presentación de documentos por e mail a las partes, mediador/árbitro Seguridad autenticado + codificado + “firewall”

WIPO ECAF: Case File 28

Arbitraje Tasas

Estadísticas

Acuerdo en Procedimientos OMPI Mediación Arbitraje

Información Adicional Web: www.wipo.int/amc Email: arbiter.mail@wipo.int Mailing: www.wipo.int/amc/en/subscribe/index.html Encuesta: www.wipo.int/amc/en/center/survey/ Eventos: www.wipo.int/amc/en/events/