MARCA NOTORIA Y DILUCIÓN JURISPRUDENCIA 2007 - 2017 Ma. Luisa Santa María Juan Berton Moreno

DILUCIÓN Origen Elementos Notoriedad / Fama Protección de la fuerza de la marca Posibilidad de dilución Formas: Blurring Tarnishment Freeriding

Protección contra la Dilución de Marca (Q214) AIPPI Protección contra la Dilución de Marca (Q214) Algunas marcas deberían ser protegidas contra la dilución independientemente de la identidad o semejanza de los productos o servicios distinguidos. Requisitos: a) Marcas que sean conocidas o afamadas por una parte significativa del público relevante… Factores a tener en cuenta, por ejemplo: # la intensidad # extensión geográfica y duración del uso # volumen de ventas # tamaño de la inversión en publicidad # cuota de mercado

Protección contra la Dilución de Marca (Q214) AIPPI Protección contra la Dilución de Marca (Q214) Requisitos: b) Que el público relevante para determinar el conocimiento o fama de una marca dependa de los bienes o servicios en cuestión, es decir, el público al que conciernen los productos o servicios cubiertos por la marca puede ser un mercado de productos limitado (“nicho“) c) Debe reconocerse el carácter distintivo adquirido mediante un uso intensivo y promoción así como el carácter distintivo inherente

Protección contra la Dilución de Marca (Q214) AIPPI Protección contra la Dilución de Marca (Q214) La posibilidad de reclamar protección contra la dilución no debe requerir el uso de la marca en el país en cuestión La posibilidad de reclamar protección contra la dilución no debe condicionarse a la existencia de un registro o de una solicitud de registro de la marca en el país en cuestión

ARGENTINA Ausencia de normas específicas en la ley 22.362 Artículos 4 y 24 inc. b) de la ley 22.362 Artículo 279 del Código Civil y Comercial Artículo 6 bis del Convenio de Paris Artículo 16.3 del ADPIC Artículo 11 del Protocolo Mercosur

ARGENTINA JURISPRUDENCIA 2007 - 2017

JURISPRUDENCIA “Swarovski, María Graciela c/ Swarovski AG s/ Cese de Oposición al Registro de Marca” Expte. No. 4940/11, Sala II, 27/06/17 “MARIA SWAROVSKI” cl. 36, 37, 42 y 44 vs. “SWAROVSKI” cl. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 34, 35, 38, 41

JURISPRUDENCIA ¿Marca notoria? Cotejo marcario Confusión indirecta o dilución y aguamiento del poder distintivo y enlace marca-producto Diferentes artículos, canales de comercialización, público consumidor

JURISPRUDENCIA “British American Tobacco Brands, Inc c/ Atlantic Industries s/ Cese de Oposición al Registro de Marca” Expte. No. 2212/11, Sala I, 14/04/2016 KRUSH cl. 34 vs. CRUSH cl. 20, 29, 30, 31, 32 y 33

JURISPRUDENCIA ¿Marca notoria? Confundibilidad fonética y gráfica Principio de especialidad Productos de consumo masivo e iguales canales de expendio

JURISPRUDENCIA “Llao Llao Resort S.A. c/ Ricci, Oscar y otro s/ Cese de Oposición al Registro de Marca” Expte. No. 253/05, Sala II, 07/06/2012 “Ricci, Oscar y otro c/ Llao Llao Resort S.A. s/ Cese de Oposición al Registro de Marca” Expte. No. 16531/04, Sala II, 07/06/2012

“LLAO LLAO, ESPIRITU DEL SUR” JURISPRUDENCIA “LLAO LLAO, ESPIRITU DEL SUR” (Mixta) cl. 25 “LLAO LLAO” ( Mixta) cl. 25 y otras

JURISPRUDENCIA ¿Marca notoria? Cotejo marcario Derecho de prelación Caso Christian Dior Principio de especialidad Distinta actividad comercial

“SWISSLIFE” vs. “ZURICHLIFE” cl. 36 CONCEPTOS RELEVANTES “Dilución y confusión son dos conceptos diferentes y ninguno de estos fenómenos reconozco… entre signos que no son idénticos ni confundibles…” “SWISSLIFE” vs. “ZURICHLIFE” cl. 36 “Swiss Medical S.A. c/ Zurich Argentina Cía. de Seguros S.A. s/ Cese de oposición al registro de marca”, Expte. No. 545/2007, Sala I, 21/08/2012

“SR. SAN ROQUE (Mixta)” vs. “SAN ROQUE SR.”, cl 29 CONCEPTOS RELEVANTES “La dilución está asociada al concepto de unicidad de una marca… debe otorgarse sólo excepcionalmente, es decir, cuando se trate de una marca notoria. Lo contrario significaría borrar las clasificaciones de marcas, … puede haber un debilitamiento en el poder distintivo, pero si la marca no es única y notoria, el mismo no debería constituir, por sí solo, un daño resarcible…” “SR. SAN ROQUE (Mixta)” vs. “SAN ROQUE SR.”, cl 29 “Frigorífico Kramer S.R.L. c/ Stochetta, Oscar Alberto y otros s/ Cese de Uso de Marcas – Ds y Ps”, Expte No. 2725/06, Sala III, 10/11/2016

“CN NEW CLASSIC (Mixta)” vs. “N (figurativa)” en cl. 25 ¿DILUCIÓN? “Si no hay posibilidad cierta de confusión, se torna innecesario el tratamiento del alegado peligro de la dilución del poder distintivo de la marca…” “CN NEW CLASSIC (Mixta)” vs. “N (figurativa)” en cl. 25 “Dappiano, Valeria Vanina c/ Cia. de Productos Naza S.A. s/ Cese de oposición al Registro de Marca”, Expte. No. 3113/2009, Sala II, 16/10/2013

“AMODIL BOTOACTIV” en cl. 3 vs. “BOTOX” en cl. 3 y 5 ¿DILUCIÓN? “La partícula “BOTO” – que es la vedette del conjunto solicitado por la parte actora - no se relaciona inmediatamente con la toxina botulínica sino con el producto BOTOX y ello comporta una construcción indebida de prestigio por parte de Albay S.A. sobre la base de la dilución de la marca notoria de propiedad de Allergan, Inc….” “AMODIL BOTOACTIV” en cl. 3 vs. “BOTOX” en cl. 3 y 5 “Albay S.A. c/ Allergan Inc. s/ Cese de Oposición al Registro de Marca”, Expte. No. 12134/07, Sala I, 01/07/10

¿DILUCIÓN? “La apuntada distancia sideral que existe entre las actividades productivas y de comercialización de las partes, y la no menor distancia que media entre los productos que ambas negocian o pretenden negociar, tornan inatendible el agravio relativo a la eventual dilución del poder distintivo de la marca “LA CAMPAGNOLA”… esa distancia provoca que la percepción de una marca no sea asociada con las oponentes…”

¿DILUCIÓN? “… y segundo porque no son denominaciones iguales aunque tengan un parecido cierto, … insuficiente para provocar confusiones y aguar la capacidad distintiva de la marca “LA CAMPAGNOLA”, que posee una fuerza – fruto de su notoriedad – que la pone al resguardo de la concurrencia de otras marcas, en tanto la liaison marca-producto luce como incontrovertible e indestructible” “CAMPAGNOLO”, cl. 25 vs. “LA CAMPAGNOLA” y “CAMPAGNOLA”, cl. 25, 29 y 30 “Campagnolo S.R.L. C/ Benvenuto S.A.C.E.I. s/ Cese de Oposición al Registro de Marca”, Expte. No. 5190/02, Sala II ,16/04/09

“SOLVOCLARIN” vs. “CLARIN” y “CLARIN” (& Logo), en cl. 1 ¿DILUCIÓN? Marca oponente de defensa en clase 1 Diferente ámbito de actividades “SOLVOCLARIN” vs. “CLARIN” y “CLARIN” (& Logo), en cl. 1 “Cognis Deutschland GmbH c/ Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. s/ Cese de Oposición al Registro de Marca”, Expte. No. 5376/03, Sala II, 25/08/08