Estructura I. Cláusulas abusivas más usuales en los contratos de TT y su represión de las en el Derecho comparado II. Situación actual en Colombia III. Recomendaciones y propuestas

I. Cláusulas abusivas más usuales en los contratos de TT.

NORMAS REGULADORAS DE LAS CONDUCTAS ABUSIVAS  Estados Unidos: Debate antes de 1995 Derecho de la competencia v. Propiedad intelectual. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property. El informe de la Comisión Federal de Comercio de  Unión Europea: Technology transfer block exemption regulation. TTBER.

Máxima manifestación del poder de negociación de las partes en el contrato. a. Limitaciones relacionadas con el pago de royalties. b. Fijación de los precios del producto licenciado.

a. Limitaciones relacionadas con el pago de royalties. Aunque las partes pueden fijar libremente la forma de la remuneración al licenciante, de la forma en que se establezca esta obligación puede derivarse un riesgo potencial para el licenciatario. (Párrafo 156 Directrices relativas a la aplicación del TTBER).

Limitaciones relacionadas con el pago de royalties. i. Post expiration clauses ii. Bundling y Total sales clauses iii. Reach through clauses

i. Post expiration clauses Son aquellas que imponen el pago de royalties una vez que el derecho de propiedad industrial o intelectual objeto del contrato haya entrado en el dominio público.

Estados Unidos Caso Brulotte v. Thys Co., la Corte Suprema considera que son abusivas, porque extienden el derecho otorgado. Época de prevalencia del Derecho de la competencia sobre la PI. En 2002 el Tribunal del Séptimo Circuito realizó duras críticas al fallo Brulotte.

Tribunal del Séptimo Circuito “Cobrar royalties más allá del periodo de expiración de la patente no extiende el monopolio conferido por la misma, sino solamente altera el momento del pago de los mismos”. Scheiber v Dolby Laboratories Se siguió la doctrina Brulotte a pesar de las criticas.

UNIÓN EUROPEA  Las Directrices del TTBER aceptan este tipo de cláusulas.  Anteriormente La jurisprudencia del TJUE, las rechazaba con fundamentos similares a los del Brulotte.  Ahora se aceptan cuando no existía una patente concedida, o cuando el pago de los royalties sea pactado en istalementos.

CONCLUSIÓN Mientas que en los Estados Unidos se rechaza la práctica de imponer una cláusula que obligue al receptor de la tecnología al pago de royalties efectuados después de expirar el derecho de propiedad industrial, en la Unión Europea esta es una práctica aceptable

ii. Bundling y total sale royalties Bundling: Es una práctica consistente en atar las sumas debidas, no solamente a la tecnología objeto del contrato, sino a otros tipos de tecnología accesoria. Total sale royalties: se imponen royalties sobre las ventas totales de los productos fabricados por el receptor de la tecnología, se use o no la tecnología licenciada

ESTADOS UNIDOS Se aceptan si son producto de la conveniencia mutua de las partes y no del poder de negociación de una de ellas. Caso Microsoft: Se otorgaba licencias sobre su sistema operativo Windows protegido por derechos de autor con base en el número de ordenadores producido, así estos no estuviesen utilizando este sistema operativo (per processor license).

Decisión Esta práctica incrementa el precio de los computadores que tuviesen otro sistema operativo y, por tanto, se impedía su crecimiento causando una distorsión en el mercado violatoria de la Sherman Act. No se llegó a una decisión final pero se retiró la cláusula de los contratos.

UNIÓN EUROPEA Kanal 5 v. Stim, ésta última una organización de gestión colectiva de derechos de autor con una posición de dominio en el mercado sueco. Esquema de remuneración en función de las ganancias de los canales emisores de programas de tv. En este caso.

Decisión El TJUE sostuvo que la aplicación de este sistema de royalties no estaba en contra del Derecho a la libre competencia siempre y cuando existiera una proporcionalidad y no hubiese un método mejor para fijar la retribución debida

Conclusión  Tanto en Estados Unidos, como en el ámbito europeo las cláusulas de ventas totales serían admisibles tomando en consideración, tanto el poder de negociación de las partes, como los efectos que se puedan producir en el mercado a los competidores.

iii. Reach-through clauses Para tecnología que sirve como herramienta para desarrollar otros productos. En virtud de este tipo de cláusulas, el titular de la patente sobre esta clase de tecnología recibirá una remuneración de acuerdo con el nivel de ventas del producto con ella creado.

Estados Unidos Se deben someter al imperio de la rule of reason. No existía una vulneración de la libre competencia debido a que en el momento de la constitución del acuerdo la cláusula representaba beneficios para ambas partes contratantes. Bayer AG v. Housey Pharms

b. Fijación de los precios del producto licenciado Regla general: licenciante tiene el derecho a fijar los precios, ya que de no existir la licencia, la explotación la realizaría él mismo y, de esta manera, determinaría el precio a su antojo Variaciones: precios máximos, precios mínimos y precios recomendados.

Estados Unidos La fijación de precios que impone precio mínimo es declarada como anticompetitiva sin aplicar la rule of reason. Único caso de aplicación del carácter anticompetitivo per se.

Unión Europea Se debe analizar la cláusula en conjunto con las demás estipulaciones del contrato. Empresas competidoras Práctica concertada violación del Derecho de la competencia

 Restricciones a la exportación.  Restricciones a la investigación y adaptaciones de la tecnología.  Prohibición de usar tecnologías de terceros.  Restricciones sobre la estructura y el volumen de producción.  Limitaciones al campo de uso de la tecnología

Restricciones a la exportación Se debe considerar la naturaleza del derecho protector de la tecnología. Caso: La empresa alemana Henschmen A. G. titular de un know how celebra un contrato de licencia con la empresa brasileña REGO y CIA. se establece que REGO no podrá exportar los productos fabricados con el know how al territorio argentino.

Examen del caso Know how uso legítimo del derecho. No existe un abuso

Caso alternativo Patente de invención protegida únicamente en Brasil Amplifica contractualmente el derecho concedido Cláusula Hardcore

Restricciones de investigación y adaptación  Unión Europea: TTBER las considera hardcore cuando son empresas competidoras, a menos que tengan como propósito impedir la revelación de secretos empresariales. Entre empresas no competidoras se considera que es una restricción excluida.

Restricciones sobre la estructura y el volumen de producción  Estados Unidos: Se les aplica la rule of reason.  Unión Europea: se permiten en dos casos: 1. En acuerdos recíprocos, sean aplicadas a solo una parte o estén presentes en acuerdos no recíprocos. 2. Estén destinadas a crear una fuente alternativa de producción.

Restricciones por campo de aplicación En principio es legítimo otorgar una licencia en función del campo de aplicación. USA: Informe de la Comisión Federal de Comercio de Se aplicará la rule of reason cuando el campo restringido no es identificado plenamente o cuando el campo asignado representa una división de mercado o consumidores.

Restricciones por campo de aplicación Unión Europea: TTBER las cataloga como restricciones especialmente graves o cláusulas Hardcore. Tienen el efecto de excluir de la exención a la totalidad del acuerdo

Estados Unidos Las ventas atadas se presentan cuando el licenciante condiciona el otorgamiento de la licencia a la compra de otro tipo de bienes o de servicios. Se debe demostrar la existencia de un poder en el mercado, pero se admiten. si los bienes vendidos deben ser usados en el proceso o en el producto protegido por el derecho exclusivo

Estados Unidos La jurisprudencia, aplicando la rule of reason ha establecido que se debe tener en cuenta para determinar la razonabilidad de la restricción el alcance de la misma, su duración y el derecho del licenciatario a aplicar las mejoras.

Unión Europea “Tendrán el carácter de excluidas todas las obligaciones directas o indirectas impuesta al licenciatario de conceder al licenciante o a un tercero designado por el licenciante una licencia exclusiva referente a sus propios perfeccionamientos disociables o a sus propias nuevas aplicaciones de la tecnología licenciada”.

CONCLUSIÓN Se ha flexibilizado la aplicación del Derecho de la competencia frente a los derechos de propiedad intelectual. Mayor poder de los titulares de derechos de propiedad intelectual

Derecho de la competencia No existe un instrumento jurídico específico que regule las relaciones entre el Derecho de la competencia y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.

Decisión Andina 291/91 Artículo 14. Para efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa, marcas o sobre patentes, los Países Miembros podrán tener en cuenta que dichos contratos no contengan lo siguiente:

Decisión Andina 291/91 1. Cláusulas de amarre. 2. Fijación de precios. 3. Restricción al volumen y estructura de producción. 4. Restricciones al uso de tecnología de terceros. 5. Grant back clauses. 6. Post expiration clauses.

Consecuencias El registro no es un requisito de validez, sino que está destinado a la posibilidad de realizar la deducción de las cargas tributarias impuestas a los royalties establecidos en los mismos. Ministerio de comercio industria y turismo, OALI-Oficio 263, de 11 de diciembre de 2008.

Consecuencias II Concepto de la Dian /2005. El registro solo tiene propósitos tributarios  Acción de Nulidad  Sentencia del Consejo de Estado de julio 28 de Confirma

Críticas al sistema  La Dec. Andina 291 establece un control ex ante de los contratos, en contra de la tendencia mundial de realizar un control ex post para determinar los efectos anticompetitivos.  No se consagran las consecuencias jurídicas, por tanto se debe acudir al régimen general de competencia.  Es una norma dispositiva.

Recomendaciones  Es necesario pasar las normas de control de los contratos de TT de la inversión extranjera al Derecho de la competencia.  Control ex post.  Se debe crear un instrumento jurídico en donde se consagren las conductas que serán objeto de reproche y su respectiva consecuencia jurídica.

Recomendaciones II  La consecuencia jurídica más aconsejable será la nulidad relativa.