Secreto Comercial (Know how secreto) art. 39 ADPIC (ratificado por decreto ley 16671). Requisitos:  Información secreta  Valor comercial de dicha información.

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1 Secreto Comercial (Know how secreto) art. 39 ADPIC (ratificado por decreto ley 16671). Requisitos:  Información secreta  Valor comercial de dicha información  Que se hayan tomado medidas razonables para mantener secreta la información (contratos de confidencialidad, etc.).

2 Derecho que otorga el Secreto comercial impedir la divulgación de la información secreta si la misma fue obtenida de manera contraria a los usos comerciales honestos (de manera explícita; o implícita). No se exige ser “competidor” del demandado (a diferencia de la competencia desleal).

3 Titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual en caso de relaciones laborales o encargos 1. Patente: contrato de trabajo, obra o servicio, el titular será el empleador (art. 17 ley 17164). 2. Derecho de autor: no hay norma general al respecto. Sí hay para casos puntuales: empleador o comitente del software o base de datos será el titular de los d. patrimoniales (art. 29, último inc.); Productor de obra audiovisual será el titular de los d. patrim. (art. 29 inc. 3); empresa periodística será titular de los d. patrim. de los trabajos (obras) de su personal (art. 24). 3. Secreto comercial: no hay norma al respecto.

4 Transmisión Plena de los derechos de Patente y marcas (o de sus solicitudes ) Contrato de Cesión: cesionario pasa a ser titular de todos los derechos económicos del cedente (y de las cargas, ej. anualidades en patentes). Cedente no puede usar el derecho cedido. Se asimila a la compraventa: entrega de la titularidad de un bien a cambio de un precio Eficacia territorial de la cesión de patentes y marcas

5 Transmisión plena de los secretos comerciales: Cedente se obliga a mantener el secreto y ausencia de un vínculo de territorialidad (como sí hay en la cesión de marcas y patentes).

6 Transmisión plena de derechos de autor se exige que sea por escrito (art. 8 ley 9739 actualizada). Se inscribe. Al igual que con los secretos comerciales, no hay un vínculo de territorialidad. Cesión de los derehos de autor (transmisión plena) incluye todos los derechos del art. 2 de la ley 9739. Presunción de cesión en varias situaciones: (a favor de productos de obra audiovisual; a favor del empleador sobre el software de sus empleados; a favor de empresa periodística sobre las obras de su personal).

7 Transmisión Limitada de los derechos de Patentes y marcas: licencia Obligación del licenciante: realizar todos los actos necesarios con vistas a posibilitar la explotación del derecho (pagar anualidades, renovar la marca, prohibición de renunciar al derecho) Obligación del licenciatario: pagar el precio, que puede revestir distintas modalidades (cantidad global, regalías, entrega de productos elaborados con la invención transmitida, etc.) Respeto a las normas de calidad impuestas Hacer publicidad, etc.

8 Licencia puede abarcar el conjunto de facultades comprendidas en el derecho (patentes: fabricación, venta, utilización, etc. art 34 ley 17164); o bien solo alguna de esas facultades. Pueden ser no exclusivas (licenciante puede otorgar otras licencias y usarla él) Pueden ser exclusivas: licenciante no puede otorgar otras licencias (e incluso se puede prohibir que el licenciante la use).

9 Silencio de la licencia respecto a facultades y exclusividad Patentes: se entiende que la licencia abarca todos los actos de explotación y que NO es exclusiva (entonces licenciante apto para usar su invención y para otorgar otras licencias) Marcas: en caso de silencio, la licencia será no exclusiva (art. 58 ley 17011).

10 Transmisión limitada del secreto comercial: licencia de secreto comercial Licenciante debe hacer una efectiva comunicación al licenciatario del conocimiento objeto del derecho (no es una simple autorización como con las marcas o patentes) Obligación del licenciante a mantener el secreto el conocimiento Como NO es imposible restituir el conocimiento, se suele poner que al fin del término de la licencia, el licenciatario tendrá prohibida la utilización del conocimiento y su comunicación a terceros.

11 Licencia del derecho de autor Se puede autorizar todos o algunos de los derechos del art. 2 ley 9739 (reproducir, distribuir, publicar, traducir, etc.). Solemnidad, por escrito, art. 8. Se discute si aplica dicho requisito para autorizaciones aisladas (sí aplica para la transmisión plena). En caso de silencio de la licencia sobre derechos: la autorización de uso se limita a aquellos expresamente mencionados en el contrato y a las modalidades previstas en este (Lipszyc) Silencio respecto a la exclusividad

12 Contrato de cesión mixtos En un mismo negocio se instrumenta la transmisión plena de distintos derechos de PI (ejemplo se ceden varias patentes conjuntamente con el secreto comercial). Contratos de licencia mixta En un mismo negocio se instrumenta la transmisión limitada de distintos derechos de PI (ejemplo se licencias varias patentes conjuntamente con el secreto comercial).

13 Contratos de licencia y cesión mixtos En un único contrato se combina la transmisión plena (cesión) de algún bien con la trasmisión parcial (licencia) de otros (ej. se licencia patente y se cede el secreto comercial). Contratos de cesión recíproca y licencia recíproca La transmisión principal de ambos contratantes se refiere a la transmisión (plena o parcial) de derechos inmateriales. Ambas partes serán licenciantes y licenciatarios (y/o cedentes y cesionarios) al mismo tiempo.

14 FRANQUICIA La franquicia o franchising, es un contrato de contenido complejo, por el cual el franquiciante (o franquiciador) cede el uso de una marca de productos o de servicios y el derecho a utilizar un nombre (licencia), y cede el uso de un conjunto de métodos y medios de producción y de venta (know how), y el franquiciado se obliga a pagar un precio (pago inicial más un canon) y a producir bienes y servicios de acuerdo con las condiciones establecidas por el franquiciante.

15 Obligaciones del franquiciante que suelen darse: Conceder autorización al uso de marcas, nombres comerciales, patentes, derechos de autor Comunicar conocimientos, o know how (sean o no secretos comerciales) Prestar asistencia técnica Suministrar bienes Hacer todo lo posible para que el franquiciado pueda integrarse a la red de distribución o fabricación

16 Obligaciones del franquiciado Satisfacer una retribución pecuniaria (derecho de entrada, regalías, etc.) Guardar secreto sobre secretos comerciales recibidos Actuar conforme a las instrucciones del contrato de franquicia (acondicionar local, decoración, vestimenta, usar métodos de gestión y promocionales que se le indiquen, etc).

17 Registro Como la franquicia suele contener licencias de uso de derechos de IP, hay que estar a las inscripciones que indican las leyes 17011, 17164 y 9739. La franquicia NO se registra

18 Contratos de ingeniería (o engeneering) Empresa de ingeniería se compromete, a cambio de un precio, a llevar a cabo una serie de prestaciones que van desde la elaboración de estudios técnicos de organ. empersarial, planificación de activ. Industrial, hasta la confección de proyectos e incluso su ejecución o construcción Suelen incluir transferencia de tecnología (cesión o licencia de patentes, secreto comercial o know how).

19 Licencias obligatorias de patentes (ley 17164 Por falta de explotación (art. 54) Por razones de interés público (art. 55 y ss.) Poder Ejecutivo Por prácticas anticompetitivas determinadas por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (art. 60 y ss.) Negativa a obtener licencia en condiciones comercialmente razonables (art. 64). Patentes dependientes (art. 69)

20 Procedimiento de licencias obligatorias Traslado al titular de la patente Tribunal arbitral Resuelve la DNPI en acto fundado (art. 74 y 75) Dicho procedimiento no aplica en casos de lic. Oblig. Por razones de interés público (P. Ejec.) o e caso de prácticas anticompetitivas Resolución debe expedirse sobre alcance de la licencia, plazo, precio, etc (art. 77).