Segundo Encuentro Internacional AMPPI Sistema de Oposición de Marcas. Visión Internacional. Sistema vigente en la República Argentina. La Propiedad Industrial en la Nueva Era 12 al 14 de Marzo, 2013 Buenos Aires -Argentina Santiago R. O`Conor Socio

Encuadre del Tema Procedimiento de registro de marca ¿Qué es una oposición? Sistemas de oposición en países limítrofes Sistema y resolución en la Rep. Argentina: particularidades y diferencias - Antecedentes - Procedimiento actual Ventajas/Desventajas Estadísticas

Procedimiento de registro de una marca Presentación de solicitud S i stema Atributivo Publicación en Boletín de Marcas (días miércoles) Notificación formal del INPI Con oposición Sin oposición 2 meses30 días corridos1 año Período de oposición Plazo de un año para obtener retiro amistoso o mediación: juicio

Solicitud de Registro ante el INPI ( Exámen formal (posibles vistas) Publicación en el Boletín de Marcas días miércoles apróx. 2 meses luego de la fecha de presentación

Detalle de contenido de la publicación de una marca

¿Que es una oposición? Definición del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) “Los procedimientos de oposición ofrecen a las terceras partes la oportunidad de oponerse al registro de una marca dentro de un plazo establecido por la legislación aplicable. En un procedimiento de oposición debe alegarse al menos uno de los motivos de oposición –absoluto o relativo- reconocido por la legislación aplicable. Los procedimientos de oposición están estrechamente relacionados con el procedimiento de registro. Pueden formar parte del proceso inicial de registro (oposición antes del registro) o realizarse después de la finalización del proceso de registro (oposición después del registro)”

Funcionamiento básico de sistemas de oposición en países limítrofes Todos poseen procedimiento de oposición Plazos para que terceros presenten oposición desde publicación de la marca: Bolivia: 30 días (SENAPI) Brasil: 60 días (INPI) Chile: 30 días (INAPI) Paraguay: 60 días (DINAPI) Uruguay: 30 días (DNPI) Resolución de oposición a nivel administrativo. Posibilidad de recurrir la decisión administrativa mediante la vía judicial Argentina: Excepción: El INPI no posee facultades de decisión de una oposición presentada por un tercero Rol: conservar el registro de marcas: Ley Nº y Decreto Reglamentario Nº 558/81, modificado por el Decreto Nº 1141/03

Sistema de oposición en la Rep. Argentina Premisa: no es posible el resolver una oposición presentando argumentos ante la Oficina de Marcas. Antecedentes: Ley Nº 3975 (23/11/1900) “No es necesario ser dueño de otra marca similar, siendo suficiente que aparezca perjudicado por el registro impugnado” Particularidades y Diferencias Bases del “interés legítimo”: su importancia Art. 4 de la actual Ley de M. y D. (año 1980) “Para ejercer el derecho de oposición al registro o uso de una marca se requiere un interés legitimo” (concepto amplio) Que es el “Interès Legitimo”: en un caso judicial se lo definió como:”una de las situaciones jurídicas subjetivas, que no se encuadra en la noción del derecho subjetivo típico y representa para el administrado una garantía de legalidad que importa una utilidad instrumental”.

Procedimiento actual: Ley (Arts. 13 a 19) y Decreto Reglamentario Nº 558/81 Fundamentos de oposición: manifestación del interés legítimo. Lesiona un derecho : confusión, marcas en otros países; competencia desleal; copyright; marcas notorias; “conocía o debía conocer que la marca pertenecía a un tercero” (art. 24, inc. b Ley de M. y D.); mala fe (art. 953 Cód.. Civil): Amplitud de criterio. No renuncia a la vía judicial: mayoría de los casos.

Plazo para presentar oposición: 30 días corridos desde publicación en el Boletín de Marcas No es posible extender el plazo Vencimiento del plazo para oponerse: “llamado de atención”: no es vinculante para la Oficina de Marcas Facultad del oponente de ampliar los fundamentos de la protesta al contestar la demanda que inicie el solicitante (art. 14). No es necesario acompañar pruebas al presentar la oposición: es suficiente con invocar los fundamentos. Oposiciones abusivas?: Sin duda existen, con el objeto de presionar al solicitante e intentar obtener un rédito indebido Remedio: intimar al oponente a retirar la oposición de inmediato y en caso negativo iniciar de inmediato el proceso de mediación obligatoria (Ley ) Dejar pasar unos diez días/dos semanas a fin de verificar si hay efectivamente agregadas o no oposiciones de terceras partes

A partir de la notificación de la oposición las partes poseen en el plazo de 1 año (no prorrogable) para negociar de manera amistosa el retiro de la protesta (mediante limitaciones, exclusiones, cartas compromiso, etc. ) Si el solicitante de la marca no logra el retiro de la oposición en ese plazo, la marca pasa al abandono. Logra el retiro: continúa el trámite de registro No logra el retiro amistoso: inicio de demanda ante el INPI quién remite las actuaciones ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de la Capital Federal

Celeridad en negociar el retiro de las oposiciones aún antes de que las mismas sean notificadas: ganar tiempo para obtener el registro Si no hay voluntad negociadora de la otra parte: dar inicio al proceso de mediación obligatoria sin más! Negociación para obtener retiro amistoso Una de las máximas virtudes del sistema es que: La mayor parte de los casos se resuelven en la etapa administrativa Durante el proceso de mediación obligatoria Quedando el resto de los casos resueltos por los Tribunales del Fuero Federal ó

Proceso de Mediaciòn Obligatoria (Ley (año 2011) modif. de Ley ) Concurren los abogados de cada parte a una audiencia en las oficinas del mediador Audiencia puede derivar en: Con acuerdo: Solicitud continúa su trámite sin oposiciones Sin acuerdo: Si se opta por continuar con el trámite de la solicitud, el solicitante debe iniciar demanda judicial por oposición indebida contra el oponente mediante juicio ante los Tribunales Federales Duración: Dos años (Cámara Federal) Mediación debe iniciarse antes del vto. del plazo del año.

La Oficina de Marcas no posee facultad de decisión con respecto a oposiciones El INPI se limita a recepcionar las demandas que solicitan se declaren infundadas las oposiciones y las remite a la Cámara Federal La Cámara en lo Civil y Comercial Federal sortea el juzgado donde recae la demanda e informa al INPI Tramita como juicio ordinario con doble instancia El Tribunal Federal emite una sentencia judicial que declara a la oposición fundada o se rechaza la misma Se oficia el resultado de la sentencia al INPI a los efectos de la continuación del trámite de registro de la marca hasta su concesión

Mediación obligatoria: arma eficaz para la resolución anticipada de conflictos Seguridad jurídica e imparcialidad a las partes: Tribunales Federales que conocen la materia y emiten sentencias de calidad jurídica Ventajas del Sistema Se evita recargar al INPI con tareas adicionales que retrasarían aún más su importante demora administrativa Desventajas (?) Tiempos de la justicia y costos de ser necesario el inicio de una demanda Facilidad en el planteo de una oposición (vía formulario); sin embargo se cuenta con los elementos para corregir posibles oposiciones abusivas

Muchas Gracias, México. Buenos Aires - Argentina Santiago R. O’Conor Socio