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PRESENTACIÓN “La Propiedad Industrial e Intelectual en las empresas Biotecnológicas”  Clarke, Modet & Cº 2007 “LO QUE NUNCA HAY QUE OLVIDAR AL DESARROLLAR.

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1 PRESENTACIÓN “La Propiedad Industrial e Intelectual en las empresas Biotecnológicas”  Clarke, Modet & Cº 2007 “LO QUE NUNCA HAY QUE OLVIDAR AL DESARROLLAR Y TRANSFERIR UN PROYECTO TIC" FUAM, MADRID 23 de Octubre 2012 Líderes en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla Hispana y Portuguesa Líderes en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla Hispana y Portuguesa

2 Índice Entorno actual de Innovación AbiertaMetodología de Negociación
La Gestión de PII en los Proyectos de I+D+i en TICs La Explotación y Transferencia de Resultados Conclusiones 3 7 13 23

3 EL ENTORNO ACTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA
3.900 patentes españolas, sólo 3% llegan a producto innovador 45% esfuerzo investigador en sector público Déficit de la balanza de pagos del PIB Cambio Cultural 80% de los productos exportados por empresas españolas presentan un muy bajo o bajo perfil tecnológico Pérdida de competitividad en últimas décadas

4 El Modelo de Innovación Cerrada
EL ENTORNO ACTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA El Modelo de Innovación Cerrada Las premisas fundamentales de la innovación tradicional son: Los mejores expertos en esta área trabajan con nosotros Para aprovecharnos de nuestro I+D tenemos que descubrir, desarrollar y distribuir el producto por nosotros mismos La empresa que introduzca primero una innovación en el mercado ganará Si somos quienes más y mejores ideas creamos en el mercado, ganaremos Debemos controlar nuestra Propiedad Intelectual para que la competencia no se aproveche de ellas “Nuestro departamento de I+D+i es el mejor del mundo” Búsqueda de oportunidades de Innovación Generación de idea de producto Desarrollo (prototipo, testeo, refinación) Implantación (fabricación, lanzamiento, explotación) Clarke, Modet & Cª 2011

5 EL ENTORNO ACTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA
¿Qué es Innovación Abierta? La idea central de la Innovación Abierta es concebir la innovación como un sistema abierto en el que tanto agentes internos como externos a la organización participan en dicho sistema. ¿Por qué surge ahora? Los usuarios/clientes son cada vez más exigentes El progreso científico y tecnológico se acelera El ciclo de vida de los productos se acorta La globalización se intensifica Existe una mayor movilidad de las personas Mayor nivel de educación y acceso a la información Democratización de las tecnologías

6 El Modelo de Innovación Abierta
EL ENTORNO ACTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA El Modelo de Innovación Abierta Las premisas fundamentales de la Innovación Abierta son: No todos los mejores expertos trabajan en nuestra organización El I+D externo puede generar mucho valor, tanto o más que el I+D interno La I+D no tiene por qué generarse internamente para ser rentable Un modelo de negocio adecuado es más importante que llegar primero al mercado Tanto las ideas surgidas del interior como del exterior son esenciales para la organización Se le puede sacar más provecho a la Propiedad Intelectual realizando compra-venta de IPs Clarke, Modet & Cª 2011

7 EL ENTORNO ACTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA
IBM Gestión de la PI como uno de sus principales fuentes ingresos (40% aprox.) para mantener su actividad de I y D. Dario Gil, “IBM Research: Global Organization for the XXI Century”, Noviembre 2010 Clarke, Modet & Cª 2011

8 EL ENTORNO ACTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA
…”Cambiando constantemente el modelo de negocio es lo que asegura el éxito de la I + D..” Dario Gil, “IBM Research: Global Organization for the XXI Century”, Noviembre 2010 Clarke, Modet & Cª 2011

9 PII Instrumento clave para el desarrollo de negocio
EL ENTORNO ACTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA PII Instrumento clave para el desarrollo de negocio Portafolio de PII como factor de éxito ¿Cuál es el reto de la innovación? COLABORACIÓN CAPITAL RELACIONAL INNOVACIÓN ABIERTA PII como fuentes de oportunidades

10 Índice Entorno de Innovación Abierta
Gestión de la PII en Proyectos de I+D+i en sector TICs La Explotación y Transferencia de los resultados Conclusiones 3 13 7 3 38

11 2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
PROCESO OPERATIVO DE I+D+i GESTIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

12 2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS PERSONAL/COLABORADORES
PROYECTO DE I+D A DESARROLLAR INVESTIGACIONES PREVIAS TECNOLOGÍA PERSONAL/COLABORADORES PROPIA TERCEROS (acuerdos de transferencia y confidencialidad) CESIÓN DE DERECHOS DE P.I.I. CONFIDENCIALIDAD ESTADO DE LA TÉCNICA INNOVACIÓN COMPETIDORES SINERGIAS RECURSOS FINANCIEROS VIGILANCIA TECNOLÓGICA DOCUMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD PROTECCIÓN ADECUADA ACTIVOS PROTECCIÓN SUBVENCIONES RETORNO INVERSIÓN DEDUCCIONES FISCALES

13 2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
RENTABILIDAD I+D RETORNO DE LA INVERSIÓN PROTECCIÓN LEGAL TRANSFERENCIA AL SECTOR PRODUCTIVO FASE DE NEGOCIACIONES COMERCIALIZACIÓN

14 2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
PROCESO OPERATIVO DE I+D+I INICIO DEL PROYECTO PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Homogeneización de las cláusulas de PII y confidencialidad en los contratos que se suscriban con los miembros del equipo, colaboradores y proveedores: -Acuerdos de colaboración tecnológica -Subcontratación de actividades -Contratos con proveedores de tecnología -Documentos de confidencialidad Plan de comunicación y tratamiento de la información Fuentes de información tecnológica Procedimiento de análisis de la información tecnológica Criterios de decisión para determinar la tecnología que se va a desarrollar y con qué recursos Sistema de clasificación del proyecto

15 Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva
2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS PROCESO OPERATIVO DE I+D+I Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN ACCIÓN SISTEMA VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA SELECCIÓN DE FUENTES ESTRATEGIA DEFINICIÓN PERFIL RRHH PLATAFORMA Y HERRAMIENTAS METODOLOGIA

16 2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
PROCESO OPERATIVO DE I+D+I DESARROLLO DEL PROYECTO PROTECCIÓN DE RESULTADOS Metodología de análisis de las características de los resultados de las actividades de I+D+i, y evaluación de las vías de protección a través de la PII Matriz de decisión para la adopción de las medidas de protección más adecuadas en función de los objetivos del proyecto. Criterios de evaluación para determinar la extensión de la protección de los resultados innovadores Sistema de documentación y protección de la información del proyecto Procedimiento de detección y seguimiento de los resultados innovadores

17 2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS PROCESO OPERATIVO DE I+D+I
CONTROL PATRIMONIO INTANGIBLE CORPORATIVO USO Y EXPLOTACIÓN IDENTIFICACIÓN DE INTANGIBLES PII ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN CLASIFICACIÓN DE INTANGIBLES PII EVALUACIÓN DE LOS INTANGIBLES PII CONTROL DE ACCESO INFORMACIÓN

18 2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
PROCESO OPERATIVO DE I+D+I IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS Personal investigador CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS Responsable del proyecto Responsable del proyecto con apoyo responsable de PII (OTRI) DEFINIR ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN El responsable de PII ( OTRI) con el apoyo del Agente Oficial COMUNICACIÓN A toda la organización: generar sinergias DEFENSA Y CONTROL El responsable de PII con el apoyo del Agente Oficial

19 2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS
Identificar y seleccionar el conocimiento innovador de los proyectos o de las actividades que se lleven a cabo Cada área deberá identificar el conocimiento innovador que se vaya generando en sus actividades (Know-How, signos distintivos, invenciones…) Seleccionar, definir y documentar la información confidencial, clasificándola mediante la utilización del sistema interno e identificándola con el Copyright, así como una cláusula de reserva de derechos Definir los criterios de clasificación de información (teniendo en cuenta, el contenido estratégico, valor comercial, valor de reposición, repercusiones legales y relevancia), así como el modo en el que ha de ser identificada, rotulada y documentada.

20 2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS
Las creaciones y conocimiento innovador que se genere se clasificará en función de su naturaleza INVENCIONES DISEÑOS CREACIONES ARTÍSTICAS, LITERARIAS O CIENTÍFICAS SIGNOS DISTINTIVOS (denominaciones y logos) KNOW-HOW

21 2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE PROTECCIÓN Una vez detectado, identificado y clasificado el conocimiento innovador, se definirá una política o estrategia de protección, teniendo en cuenta, tanto el valor que aporta el resultado, como la estrategia y objetivos del proyecto y la Universidad.

22 2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE PROTECCIÓN Beneficios Generados / Esperados por activo identificado Ventajas frente a competidores de nuestros activos Prioritario para la organización Cifrar grado de importancia Duración de la Protección Fechas de vencimiento Confidencial/Público Títulos Beneficio Medio (largo plazo) Alto (Corto plazo) Valoración global Alta Media Baja Público si + Confidencial Marcas Patentes Diseños Industriales Nombres de dominio Acuerdos de licencia Bases de datos Manuales Técnicos Know-How Secretos comerciales e Industriales si + no +/- no +/- si + si +/- si + si + + si

23 2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE PROTECCIÓN ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN USO Y EXPLOTACIÓN Registrado Propia Conjunta Por Terceros/licencia Ttularidad Fabricación nacional Distribución Marca Registrado EPO PCT Patente * Diseñar una estrategia de protección, a utilizar por todos los departamentos y unidades de negocio, encaminadas a determinar e identificar que activos intangibles son susceptibles de registro o patentabilidad y cuales serán clasificados como secreto industrial o comercial o de negocio.

24 2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
COMUNICACIÓN Con la finalidad de poder compartir el conocimiento innovador de la Universidad , resulta conveniente que se comunique desde Dirección científica A OTRI. De este modo se aprovecharán las sinergias que puedan generarse entre diferentes áreas científicas o departamentos. El Manual de identidad corporativa de las marcas se deberá poner a disposición de todos los departamentos y personal de la organización.

25 2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
DEFENSA Y CONTROL Definir una política de defensa activa del patrimonio de PII. Control interno del uso de los derechos de PII. Control de uso de las modalidades inventivas y demás derechos de PII por terceros. Recepción de las comunicaciones del Agente Oficial en relación al sistema de vigilancia. Supervisión y control de la información confidencial y de acceso restringido.

26 2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS
PROCESO OPERATIVO DE I+D+I EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS Vías de explotación de la PII: licencias, spin-offs Alternativas de regulación de explotación de la PII en los acuerdos de transferencia de tecnología Homogenización, cuando sea aplicable, de régimen contractual de PII y confidencialidad de los convenios que se suscriban: - Acuerdos de confidencialidad - Convenios de cesión o licencia de tecnologías - Convenios participación en Proyectos nacionales e internacionales de I+D (ej. 7PM) - Colaboración tecnológica

27 Índice Entorno de Innovación Abierta
Gestión de la PII en Proyectos de I+D+i en sector TICs La Explotación y Transferencia de los resultados Conclusiones 3 13 7 3 38

28 3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
¿Cual es la Problemática derivada de la Negociación y Comercialización? Falta de una metodología sistemática al proceso de negociación Ausencia de cultura de protección en derecho PII: posicionamiento débil de la innovación Indefinición del régimen de derecho de Propiedad industrial e Intelectual en los contratos Conflictos de titularidad de resultados y control de uso por terceros de procedimientos, métodos, productos o servicios

29 Metodología de Negociación
3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS Metodología de Negociación Determinar los objetivos de la transferencia Identificar un marco de potencial acuerdo Dibujar una estrategia alternativa Mantener un comportamiento negociador efectivo Cada Negociación es una oportunidad de negocio: colaboración Considerar PII no como barrera sino como puente de alianzas 1 2 3 4 5 6 Verificar y garantizar vigencia y disponibilidad de derechos Documentar Interna- mente Identificar y proteger la información objeto de transferencia: Background y Sideground Definir el equipo negociador multidisciplinar El tipo de negociación que va a ser empleado 11 10 9 8 8 7 7 Analizar la tecnología propia y de terceros: viabilidad y adaptabilidad Definir el alcance de los derechos de acceso Evaluar la capacidad técnica, económica y comercial de contraparte Proteger las Ofertas que se presenten: Avisos legales. (reservas de derechos y guardar la confidencialidad) 12 13 14 15

30 VALORIZACIÓN TECNOLÓGICA
3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS Metodología de Negociación VALORIZACIÓN TECNOLÓGICA La valorización complementa los planes de negocio y permiten conocer en mayor profundidad el posicionamiento de las tecnologías en su campo tecnológico de referencia, así como caracterizar dicho campo o entorno.. Análisis del Entorno Tecnológico, analizar la evolución que ha experimentado y la existencia y grado de avance de las investigaciones, proyectos o soluciones que lo componen Análisis del Entorno de Mercado, información sobre el alcance y aplicabilidad del campo estudiado, en función del posicionamiento geoestratégico del mismo y de los potenciales receptores y usuarios, detectando oportunidades y amenazas Análisis del Entorno Competitivo, identificando las principales empresas y centros públicos de investigación con intereses en el campo y las características de los mismos

31 Metodología de Negociación
3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS Metodología de Negociación VALORACIÓN ECONÓMICA DE ACTIVOS DE LA PII El proceso de valoración de los activos de la PII como patentes, permite determinar un valor de referencia de los mismos, proporcionando un completo argumentario que justifique el valor económico del activo intangible durante el proceso de negociación con terceros. Actividades Resultados Previos(*) Etapa de Planificación Etapa de Valoración Etapa de Opinión Etapa de Análisis Evaluación Tecnológica Fase 1 Planificación Fase 2 Análisis de protección legal Fase 3 Análisis financiero Fase 4 Estimación de royalties Fase 5 Asignación de flujos Fase 6 Capitalización Fase 7 Informe de valoración

32 Letter of Intend MOU Análisis de mercado
3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS Metodología de Negociación TRATOS PRELIMINARES NEGOCIACIÓN Letter of Intend MOU Análisis de mercado Grado de innovación y competitividad Búsqueda de socios y colaboradores Acuerdos de Confidencialidad

33 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS Metodología de Negociación ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Definir e identificar la información confidencial Establecer el objeto o finalidad del acuerdo Usos autorizados Medidas internas y externas para garantizar la confidencialidad Duración No reivindicación de derechos PII Resolución del acuerdo: Devolución de información, destrucción de copias Cláusula Penal

34 Fabricación 3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Definir activos (patentes, planos, diseños, software, información técnica), know How y asistencia técnica a suministrar Garantizar la disponibilidad sobre la tecnología licenciada Respeto a los métodos de fabricación No reivindicar derechos de PI sobre los conocimientos licenciados Titularidad de los derechos sobre resultado de fabricación Deber de comunicar cualquier mejora incorporada Posibilidad de explotar las mejoras que se deriven de la fabricación Prever la incorporación de la marca como fabricante del producto

35 Fabricación 3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Exención de responsabilidad por defectos del producto fabricado conforme a las directrices directas marcadas Prohibición de fabricar el mismo producto para terceros sin previa autorización Obligación de devolución de material facilitado Legislación aplicable. Tribunales// Arbitraje

36 Distribución 3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Definir objeto, territorio y canal Garantizar la disponibilidad Confidencialidad información mercado, precios, nuevos productos Mantener la imagen de la marca y producto en la red Control de Subcontratación del servicio Supervisión de la actividad de marketing y publicidad. No reivindicar derechos PII sobre producto en mercado alguno. Medidas de control (inspección de locales, auditoria de libros contables, devolución de material)

37 CONTROL REVISIÓN DE ACUERDOS
3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS CONTROL REVISIÓN DE ACUERDOS Inventario de los acuerdos de transferencia suscritos Recepción de las incidencias o reclamaciones existentes Realización de controles y revisiones del uso de la tecnología por parte del licenciatario Verificar la devolución de la información y documentación técnica suministrada Control de las mejoras realizadas Clarke, Modet & Cª 2011

38 3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
DEFENSA Y CONTROL Sistema de vigilancia de la PII Procedimiento de defensa de la PII Metodología de seguimiento y evaluación del rendimiento de la PII

39 Índice Entorno de Innovación Abierta
Gestión de la PII en Proyectos de I+D+i en sector TICs La Explotación y Transferencia de los resultados Conclusiones 3 13 7 3 38

40 METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN PROYECTO
CONCLUSIONES METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN PROYECTO Sistema de gestión de la documentación: identificación, clasificación comunicación inter-participantes, difusión y control del uso, confidencialidad Disponer de un sistema de vigilancia y alerta tecnológica que permita dominar entorno de investigación del proyecto Establecer procedimientos de actuación en el uso de software de fuentes abiertas : garantizar la compatibilidad y la interoperabilidad Definir una política de protección de los conocimientos adquiridos mediante modalidades de IPR (Matrices de decisión) Sistema de inteligencia tecnológica que permita identificar oportunidades de explotación, nuevas aplicaciones de la tecnología desarrollada. Disponer de un servicio de asesoramiento especializado en régimen de licencias de IPR Clarke, Modet & Cª 2011

41 CONCLUSIONES MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO DE PII
Elaboración, gestión y actualización, de una base de datos o inventario. Custodia de los títulos de propiedad industrial e intelectual. Seguimiento del procedimiento de registro de los signos distintivos y modalidades inventivas. Verificar el abono abonado las tasas de mantenimiento. Archivo y custodia: todos los acuerdos relativos a la licencia y cesión de derechos de PII y facturas que acrediten el uso de los signos distintivos y modalidades inventivas.

42 BENEFICIOS DE GESTIONAR LA PII EN LOS PROYECTOS
CONCLUSIONES BENEFICIOS DE GESTIONAR LA PII EN LOS PROYECTOS Identificar, controlar y Proteger los resultados innovadores que se generen Evitar la duplicidad de esfuerzos Política de difusión de sólido conocimiento innovador Retorno de la inversión Procedimientos coordinados y unificados, acordes a la estrategia del proyecto Mecanismo de control Minimiza riesgo Seguridad jurídica

43 ¡MUCHAS GRACIAS! Clarke, Modet &Cº recheverria@clarkemodet.com
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