Importancia del Marco Legal para la Transferencia de Tecnología Ing. Héctor E. Chagoya C. Octubre, 2009

Temas a Tratar Características únicas de la tecnología para su transferencia La propiedad intelectual y las patentes en México Modelos exitosos y fallidos

ANTECEDENTE DE PATENTES: INGLATERRA, SIGLO XV “Es un hecho extraño que las invenciones importantes frecuentemente son hechas casi simultáneamente por diferentes personas en diferentes partes del mundo” Alexander Graham Bell

En 1959, Jack Kilby (Texas Instruments US 3,138,743 Germanio como semiconductor) y Robert Noyce (Fairchild Semiconductors US 2,981,877, Silicio como semiconductor) patentaron de manera independiente el microchip El día de San Valentín de 1876 fue más bien de pocos amigos para Elisha Gray. En esa fecha, presentó una petición (aviso de una intención de patentar una invención en un plazo de 3 meses) por un dispositivo que sería conocido posteriormente como teléfono. Increíblemente, Gray supo posteriormente que Alexander Graham Bell había presentado una solicitud de patente por un dispositivo similar unas cuantas horas antes. Bell obtuvo eventualmente la patente relevante después de una larga disputa legal. En retrospectiva, tal vez para Gray hubiera sido mejor inventar la llamada de alarma.

Premiando al innovador TECNOLOGÍA = SATISFACCIÓN DE NECESIDAD INVENTOR I+D ¿TRANSFERENCIA A LA SOCIEDAD? MONOPOLIO TEMPORAL SI PROTECCIÓN CONTRA ROBO NO

Condicionantes adicionales impuestas por la Sociedad La sociedad condiciona la vigencia del monopolio temporal a la explotación de la invención y al interés del inventor por mantener vigente el monopolio mediante: Licencias obligatorias. Pago de derechos de mantenimiento.

Barreras físicas y computacionales insuficientes para proteger tecnología. Se requiere otro intangible para evitar o impedir que otros la usen sin autorización

Protegiendo Activos Intangibles Se asegura por Propiedad Intelectual = Competitividad Adaptado de Harrison, Suzanne S.& Sullivan, Patrick H. Sr. “Einstein in the Boardroom”. Wiley, 2006

Sistemas Legales en el Mundo Sistemas de Derecho Civil o de Códigos (civil law) Sistemas Consuetudinarios, de Derecho Común o de Precedentes (common law) Cada país cuenta con leyes y provisiones específicas diferentes en todas las áreas

Legislación relevante para convenios Derecho Público (gobierno-gobernado) Constitucional Administrativo Penal Derecho Privado (particulares, gobierno=particular) Convenios Agravios Propiedad

Formación de convenios Acto jurídico Relación relativa – solo las partes Libertad de convenir Capacidad de convenir Personas físicas – edad, condición Personas morales – objeto social Acuerdos previos (¿negociación=convenio?) Oferta y aceptación – aceptación expresa y caducidad Formalidades

Interpretación de convenios La intención es lo que cuenta Errores gramaticales, ortográficos o similares - se corrigen por la corte Cualquier interpretación contraria al objetivo general no es correcta Definiciones propias prevalecen Cuando haya varias acepciones, se selecciona la que haga el contrato válido

Interpretación de convenios La redacción es lo que cuenta Significado plano y literal (liso y llano) de palabras Frases ambiguas – vs. la parte que las use Derecho de Códigos – Algunas reglas por ley

Convenios nulos, anulables o ilegales Ilegalidad Nulo vs. Anulable – según jurisdicción Errores De identidad de la materia De existencia de la materia De la calidad de la materia De identidad de la contraparte De la naturaleza del documento

Otros aspectos relevantes Términos y condiciones (cláusulas) Representación legal Formalidades Personas físicas Personas morales Derecho Internacional Público Cumplimiento Forzoso Eventos supervenientes Terminación y penalizaciones

Generalidades sobre Propiedad Dominio Original (creación u ocupación) Derivado (enajenación) Sucesión Posesión Propiedad Cosa poseída Tangible - material Intangible – potencial de acción

Generalidades sobre Agravios Provocar un “mal” Delito Incumplimiento de obligaciones Intencionalidad Derecho de reparación Responsabilidad Por otros En sentido estricto - garantías

Entorno legal - países industrializados Competencia económica (antimonopolio) EUA – Acta Sherman Europa – Tratado de Roma, Directivas UE Japón – Acta Antimonopolio Algunas prácticas monopólicas Acuerdos de dependencia Dependencia externa Licenciamiento obligatorio de paquetes Regalías sobre ventas totales obligatorias Regalías post-expiración Retorno automático de derechos exclusivos o cesiones

Entorno legal - países industrializados Más prácticas monopólicas Fijación de precios Restricciones de cantidad o volumen Restricciones de campo de uso Restricciones territoriales Licencias cruzadas y canastas de patentes Restricciones para reventa Provisiones de regalías Monopolización de mercados Restricciones para atacar la validez de patentes

Entorno legal - países en vías de desarrollo Políticas de control Alcance Aprobación previa Selección de tecnología Remuneración Límites superiores de precio (5%) Formas de pago Remisiones corporativo-subsidiaria Ley aplicable y jurisdicción Duración (Secretos Industriales) Cláusulas restrictivas Garantías

DERECHOS DE AUTOR PROPIEDAD INTELECTUAL RESERVAS (PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PERSONAJES, ETC.) PROPIEDAD INDUSTRIAL TÍTULO DE OBTENTOR (Plantas) DERECHOS CONEXOS (EDITORES Y PRODUCTORES) SECRETO INDUSTRIAL REGISTROS DENOMINACIÓN DE ORIGEN INVENCIONES REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS LIBROS, PUBLICACIONES, MANUALES, ETC. NOMBRE COMERCIAL REGISTROS MARCA (NOMINATIVA, DISEÑO O TRIDIMENSIONAL) PATENTES PROGRAMAS DE CÓMPUTO AVISO COMERCIAL OBRAS ARTÍSTICAS (MÚSICA, PINTURA, ESCULTURA, ARQUITECTURA) MODELO DE UTILIDAD DISEÑO INDUSTRIAL TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Legislación de TT en México 1960 1972 1980 1982 1990 1991 ETAPAS DE DESARROLLO NECESIDAD DE MECANISMOS DE CONTROL (LEYES, REGISTRO) 1972 Promulgación de la primera legislación de transferencia de tecnología: “Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas”. 1982 Enero. “Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas”. 1982 Noviembre. Reglamento de la Ley de 1982. 1990 Nuevo Reglamento. 1991 Ley de Propiedad Industrial - Junio de 1991, modificada en Octubre de 1994. Deroga todas las leyes anteriores de transferencia de tecnología. 1993 Ley Federal de Competencia Económica.

Áreas de territorios del mundo www.worldmapper.org Universidades de Shieffield y Michigan

Si todos los países tuvieran la misma área El mundo “igual” Si todos los países tuvieran la misma área

Los terrenos en la era del conocimiento El territorio representa las patentes otorgadas

Los beneficios en la era del conocimiento El territorio representa regalías y pagos de licencias recibidos menos pagados (balanza de pagos)

Apartando terrenos en la era del conocimiento El territorio representa la inversión en I+D como PIB del mundo

La materia prima en la era del conocimiento El territorio representa la producción científica en artículos técnicos publicados

El territorio representa exportaciones de crudo El mundo de petróleo El territorio representa exportaciones de crudo

Un mundo de petróleo con valor agregado El territorio representa exportaciones de refinados de petróleo

Un mundo de químicos con valor agregado El territorio representa exportaciones de productos químicos

Biocapacidad: Nuevo recurso natural El territorio representa la productividad biológica de la tierra del país

Exportando “Alta Tecnología” (Nanotecnología?) El territorio representa las exportaciones de alta tecnología del país

¿Y los Chinos? Según las estadísticas de la OMPI, la innovación se está desplazando hacia el este asiático. En el año 2006 se solicitaron por Chinos en su país 470,342 patentes, modelos de utilidad y diseños industriales (82% del total) y se les otorgaron 25077 (84% del total). Estos números son aproximadamente el 20% de todo lo tramitado desde 1985. En el año 2006 se solicitaron por Mexicanos en nuestro país 1873 patentes, modelos de utilidad y diseños industriales (4% del total) y se otorgaron 826 (3% del total), que equivalen aprox. al 7% de lo presentado por mexicanos en nuestro país desde 1994.

Círculos de la Propiedad Intelectual Adaptado de Davis, Julie L. & Harrison, Suzanne S. “Edison in the Boardroom”. Wiley, 2001

Patentes: Mito 1 Patentes = abogados A la solicitud de patente se deberá acompañar: I. La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar a su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Ley de la Propiedad Industrial Artículo 47, fracción I

Patentes: Mito 2 Patentes = conocido Título. Descripción detallada (título, campo, antecedentes, especificación, depósito de material biológico, enumeración de figuras, mejor método) Mejor método para llevar a la práctica la invención. Reivindicaciones – Lo más importante (define el monopolio conferido)

Patentes: Mito 3 Patente = mentira La patente o registro serán nulos en los siguientes casos: I. Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47. Ley de la Propiedad Industrial Artículo 78 fracción I

Patentes: Mito 4 Patentes = inservibles Un recipiente caracterizado porque se fabrica en vidrio y comprende una base circular y una pared que se extiende hacia arriba desde el perímetro de la base de manera perpendicular a la misma” Un recipiente caracterizado porque comprende una base y una pared que se extiende hacia arriba a partir del perímetro de la base en un ángulo mayor a 0°

Patentes: Mito 5 Obtener Patentes = No infringir otras Un recipiente del tipo que comprende una base con una pared que se extiende hacia arriba a partir del perímetro de la base en un ángulo mayor a 0°, caracterizado porque comprende por lo menos un apéndice sobre la superficie exterior de la pared para sujetarlo.

Patentes sin valor técnico/científico Patentes: Mito 6 Patentes sin valor técnico/científico Por lo menos el 70% del conocimiento tecnológico solamente se publica en literatura de patentes. University of Virginia Patent Foundation, Después de 1990, más de la mitad de la información en el área de la química se encuentra en patentes. American Chemical Society 95% de la actividad de invenciones se encuentra solamente en patentes. Según Judith Lamont (KM World, http://www.kmworld.com/Articles/ReadArticle.aspx?ArticleID=9213, “Tour the Changing IP Landscape” KM World; January 1, 2001, Vol. 10 Issue 1, p12, 3p), 70% de la información publicada en patentes nunca se publica en otro lugar. (Según Caroline Reagan Online Currents; January 1998, Vol. 13 Issue 1, p6-8;, 4p) Entre el 80 y 90% de la información tecnológica se encuentra en patentes y no se publica en ningún otro medio. Según el CENTREDOC de Suiza, El 80% de toda la información técnica aparece solamente en patentes. Según la empresa Patents On Line Es bien aceptado que más del 80% de la información de invenciones se publica en patentes y no es posteriormente publicada por ningún otro medio. Según el profesor Prabuddha Ganguli, de la India

NO SE CONSIDERAN INVENCIONES EN LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES Patentes: Mito 7 El software no es patentable NO SE CONSIDERAN INVENCIONES EN LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES Principios teóricos o científicos. Meros descubrimientos. Esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios. Métodos matemáticos. Programas de computación.* Formas de presentación de información Creaciones estéticas y obras artísticas o literarias.* Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales. La yuxtaposición de invenciones conocidas, su variación de uso o forma, dimensiones o materiales que no produzca un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

Presentación MX basada en Solicitud Internacional PCT Patentes: Mito 8 Las patentes en México son más tardadas Línea de tiempo de trámite en México Presentación MX basada en Solicitud Internacional PCT (Tiempos de fase internacional no se muestran) PRESENTA PRIORIDAD 12 PCT* 1 30 MX 2.5 34 36 38 40 42 44 46 EXMN FORMA 3 1 48 50 PUBLICACIÓN MX** 4 66 72 78 EXAMEN DE FONDO*** 84 90 96 102 6 7 8 3 4 5 108 9 OTORGAMIENTO./ NEGATIVA 104 76 M Y(P) Y(MX) *SI LA PRIORIDAD NO FUE UNA SOLICITUD DE PCT ** O ANTES SI SE CUMPLE EL EXAMEN DE FORMA RÁPIDO *** DEPENDE DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN

Patentes: Mito 9 Las patentes son garantía de éxito económico Por las 10270 solicitudes de patente en EUA de 178 universidades (2005) solo se otorgaron 2000. 4000 licencias por el total de solicitudes presentadas, es decir, aproximadamente 200,000 (10 mil por año), aprox. 2%

No hay patente internacional. Patentes: Mito 10 Existe patente internacional/Una patente US vale en México No hay patente internacional. Tratados internacionales para tramitación y prelación PCT (no otorga patentes) Convención de parís ADPIC

Los Secretos Industriales 2. Se desconoce la ley que los regula. DESINFORMACIÓN: 1. Se pretende que todo lo confidencial sea considerado secreto industrial. 2. Se desconoce la ley que los regula. 3. Se desconocen los requisitos necesarios para hacer valer el derecho que confieren.

SECRETOS INDUSTRIALES El uso estratégico I M P O R T A N C I A T I E M P O SECRETOS INDUSTRIALES SIGNOS DISTINTIVOS PATENTES/REGISTROS

¿Ya existe tecnología? Problema técnico no resuelto Búsqueda de arte previo Desarrollo de tecnología (invención) NO SI Adquisición de Tecnología (License-in) Asimilación de la Tecnología Explotación de la Tecnología Apropiación como secreto industrial NO Estrategia de Apropiación y Análisis de Libertad de uso ¿Uso libre? Transferencia de Tecnología (License-out) SI NO ¿Explotación por medios Propios? Inicio de Gestión de la patente ¿Conviene y se puede patentar? SI SI NO

Estrategia Fallida en Filosofía de Obtención de PI Desarrollo de Tecnología Búsqueda de Aplicaciones Resuelve un problema de alguien o “alguien” piensa que tiene futuro Búsqueda de arte previo Redacción de la solicitud Negativa de la solicitud Imposible Proteger Patente con Potencial de Innovación Gestión del Trámite (Si hay $) Patente dominada

Estrategia Exitosa en Filosofía de Obtención de PI Problema técnico no resuelto Búsqueda de arte previo El arte previo no resuelve el problema técnico satisfactoriamente Desarrollo de tecnología (invención) Si usted le roba la idea a un autor, se llama plagio; si usted les roba a muchos, se llama investigación (Wilson Mizner, guionista) Análisis de patentabilidad /libertad de uso Patente concedida con potencial de innovación Redacción de la solicitud (Si hay $) Estrategia de Apropiación (Busca $) Apropiación como secreto industrial

Estrategia Fallida de entrada al Mercado Tecnológico Inventor y Empresa se contactan Inventor piensa que puede haber $$$$ Empresa piensa que hay potencial Colaboración Empresa – Inventor-otros investigadores El centro se entera Imposible Transferir tecnología El centro no tiene procesos de TT transparentes Conocimiento Valioso (¿Quién es dueño?) Todos se cansan

Estrategia Exitosa de entrada al Mercado Tecnológico La UTT negocia contrato Empresa DETECTA necesidad y contacta Centro de Investigación propone proyecto Desarrollo de tecnología (invención) Validación y Seguimiento por empresa Licencia de Tecnología Redacción de la solicitud (Si hay $) Estrategia de Apropiación Apropiación como secreto industrial

Becerril, Coca & Becerril, S. C. ¿Preguntas? hchagoya@bcb.com.mx “De la cabeza para abajo, un hombre vale un par de dólares al día; de la cabeza para arriba, vale lo que su cerebro pueda producir” Thomas Alva Edison Becerril, Coca & Becerril, S. C.