Loreto Trejo | Bogotá | 27/11/2018 Taller Regional Sobre Directrices Relativas al Examen de Marcas y Diseños Industriales. Loreto Trejo | Bogotá | 27/11/2018

Loreto Trejo | Bogotá | 27/11/2018 Modulo 3: Examen de fondo: Prohibiciones relativas de registro Loreto Trejo | Bogotá | 27/11/2018

i) Los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales. Estudio de casos de marcas engañosas. Principales criterios para su evaluación Artículo 20 letra a de la LPI, la cual encuentra su inspiración en el artículo 6 ter del CUP. Prohibición se debe a un interés superior de bien común, y que supone que ninguna persona pueda apropiarse del nombre o designación de un Estado y por consiguiente prohibir su legítimo uso a terceros. Aplicación de la prohibición: Dependerá de cómo son incorporados a la solicitud de marca comercial Si bien la prohibición legal no establece excepciones ni casos especiales, la práctica de la Oficina ha podido identificar tres escenarios diferentes:

Casos prácticos Casos en los cuales la marca pedida corresponde a la denominación, sigla, escudo o bandera de un país, sin elementos adicionales: En estos casos la práctica de este Instituto ha sido considerar que se configura la causal de la letra a) del artículo 20 de la LPI. El registro se concede dependiendo si el signo pertenece al mismo estado que la solicita.

Casos prácticos Casos en los cuales la marca pedida contiene una bandera, escudo, denominación o sigla de un país en combinación con otros elementos denominativos o figurativos que resultan genéricos o desprovistos de distintividad. En estos casos Inapi considera que el signo incurre en la causal de irregistrabilidad. Sol. N° 1178557 marca HOLANDA MARKETING & PROMOCIONES, clase 35. Rechazada pues se estructura en base al nombre del estado y los elementos que se adicionan no le aportan mayor distintividad

Casos prácticos Casos en los cuales la denominación, sigla, bandera, escudo u otro emblema de estos estados, organizaciones internacionales o servicios públicos corresponda solo a uno de varios elementos que componen una marca compleja, entre los cuales a lo menos uno de ellos proporciona distintividad al conjunto Marca HOUSE &FLATS CHILE, Sol. N° 1269833, agencias de corretaje, clase 36. Contiene el nombre de nuestro país, pero analizando el signo incluyendo todos sus elementos como conjunto, es lo suficientemente distintivo y fue concedida sin protección a la palabra Chile, así como tampoco a los elementos House & flats, en forma aislada.

ii) Registro de nombre de personas y de apellidos: Esta prohibición se fundamenta en el reconocimiento del nombre como uno de los atributos de la personalidad. La personalidad es entendida como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y, por atributo de personalidad se entiende la cualidad que poseen los seres humanos y que los diferencian de los demás seres, siendo esencial e inherente a cada persona.   Fuente normativa Art. 20, letra c) LPI: No podrán registrarse como marca comercial: “El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor. Con todo no podrán registrarse los nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h)”.

Elementos que constituyen la prohibición de registro basada en constituir la marca solicitada en el nombre de una persona natural Marca solicitada coincide tanto con nombre de pila como patronímicos de una persona natural cualquiera. La jurisprudencia reiterada y uniforme de INAPI ha considerado que se configura esta prohibición de registro cuando la marca a registrarse está compuesta por un nombre de pila y un apellido. El segundo elemento necesario para que se configure la causal de prohibición de registro contemplada en el art.20 letra c) es de tipo negativo y consiste en la ausencia de autorización por parte de la persona natural a quien identifica el nombre. Si tiene autorización se salva la prohibición. Si el signo no corresponde a persona natural alguna, solicitante acompaña declaración jurada señalando que el nombre solicitado es de fantasía y que no corresponde a ninguna persona natural existente.

Elementos que constituyen la prohibición de registro basada en constituir la marca solicitada en el nombre de una persona natural Aún no transcurren 50 años desde el fallecimiento de la persona natural; si ya hubieren transcurrido 50 años desde el fallecimiento de la persona natural identificada con el nombre de que se trate, el signo podrá registrarse por cualquier persona, a menos que afecte el honor de la persona fallecida. Nombre que se desea registrar no incurre en prohibiciones de registro fundadas en motivos de distintividad, riesgo de error o engaño, protección a marcas notorias o a marcas previas solicitadas o registradas en Chile.

Ejemplos JOHN TAYLOR, Sol. N° 1124777, Rolando Davia Aldunate para distinguir servicios clases 35 y 41. Se rechaza de oficio por cuanto corresponde al nombre de una persona natural y no cuenta con consentimiento dado por ella y se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia de los servicios, ya que John Taylor es el nombre del bajista del grupo musical Duran Duran. Marca DARIO SALAS, Sol. N° 625267, Sociedad Educacional del Sur para servicios clase 41. Se acoge oposición y en consecuencia se rechaza marca por no contar con autorización de DARÍO SALAS SOMMER, oponente en autos.

iii) La mala fe como prohibición relativa de registro. Art. 20, letra k) LPI: No podrán registrarse como marca comercial: “Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil”. BUENAS COSTUMBRES: En nuestra legislación marcaria, esta causal comprende, a su vez, dos categorías de prohibiciones: Signos contrarios a las buenas costumbres en general y Signos contrarios a los principios de competencia leal y ética mercantil. Signos contrarios a los principios de competencia leal y ética mercantil: Esta causal contempla, a su vez, dos sub categorías: Signos contrarios a los principios de competencia leal y Signos contrarios a los principios de ética mercantil

Competencia leal Competencia Leal: La ley 20169, sobre competencia desleal, define a al acto de competencia desleal en su artículo 3°, como “toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado. Se encuadran cuando quien solicita el registro lo hace a sabiendas de que el signo es idéntico o marcadamente similar al creado por otro y se demuestra o puede presumirse que es con la intención de aprovecharse de la fama y prestigio que su verdadero creador ha dado al mismo en Chile o en el extranjero. Ejemplos: El distribuidor de los productos fabricados por el creador de una marca, Cuando quien solicita el registro lo hace con la intención indubitada de aprovecharse del prestigio de una marca creada por otro, lo que podría presumirse si es una marca indubitadamente famosa y notoria, o si se trata de marcas absolutamente idénticas en sus elementos figurativos que hacen presumible la ausencia de casualidad, sino que debe presumirse que existió la intención de aprovechamiento y de confundir al público, lo que es reñido con la competencia leal.

Ejemplos El registro de la marca APUERTO INGENIERÍA, N° 1.105.301 fue impugnado de nulidad, El fallo tuvo por acreditado con las pruebas aportadas, que el demandado tuvo una relación comercial con la demandante, además constató que los signos eran prácticamente idénticos. Por ello se concluyó que el registro cuya nulidad se solicita ha sido adquirido vulnerando los principios que informan la competencia leal y ética mercantil, más aún considerando que distinguen el mismo tipo de servicios que ampara la marca del demandante. En el caso de autos, no es atribuible a la casualidad o al acaso, sino que a la actitud del demandado de registrar a sabiendas de que era una marca que pertenecía a un tercero

Fallo de nulidad de registro N°935 Fallo de nulidad de registro N°935.930 de la marca figurativa , para ropa de vestir: interior, exterior, para deportes y para lluvia; gorros, boinas, buzos, trajes de baño; corbatas, fulares, guantes, botas, zapatillas, sandalias y zuecos de la clase 25. Fallo señala“…resulta evidente que en Ia especie no se está frente a una simple coincidencia de las marcas en conflicto, sino derechamente a una imitación de una marca ajena al ser igual todos y cada uno de los elementos figurativos en uno y otro signo. No sólo el concepto envuelto en Ia representación, esto es, un hombre con forma de pescado, sino que Ia representación en sí misma es igual en uno y otro caso y los colores empleados también. Tal hecho, a juicio de este tribunal, constituye un atentado a Ia competencia leal y ética mercantil, por cuanto esta conducta imitativa deja entrever un intento de aprovecharse de Ia fama y prestigio previo de una marca de ajena.”

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