El Contrato de Know How Jaime Tejada Gurmendi Universidad de San Martín de Porres Facultad de Derecho Curso: Contratos Atípicos - Especialidad Corporativo El Contrato de Know How Jaime Tejada Gurmendi
El Contrato de Know How 1.- Introducción: El Know How nace en el sistema jurídico del common law, especificamente en el derecho angloamericano, sin embargo un sector de la doctrina, entre ellos, Chuliá Vicent y Max Arias Schreiber, indica que el Know How surge después de la Segunda Guerra Mundial. jtejada
El Contrato de Know How 1.- Introducción: Se trata de un contrato de gran importancia desde el punto de vista económico y en especial desde el aspecto del desarrollo industrial que constituye un valioso mecanismo de transmisión de conocimientos y de innovaciones que facilitan el proceso productivo. La expresión Know How, procede del ingles. Traducido literalmente al castellano viene a significar “saber como”, es decir tener conocimiento acerca de la manera de hacer algo. jtejada
El Contrato de Know How 2.- Definiciones: “Otorgar un conjunto de conocimientos, experiencias y secretos sobre el desarrollo de un determinado negocio en el ámbito industrial o comercial.” “Todo conocimiento técnico, más o menos secreto, susceptible de una valor económico y posible de ser objeto de contratación” jtejada
El Contrato de Know How 2.- Definiciones: “El know how incluye todos los conocimientos y experiencias de orden técnico, comercial y de economía de empresa, cuya utilización le permite, o llegado el caso, le hace posible al beneficiario no sólo la producción y venta de objetos, sino también otras actividades empresariales tales como organización y administración.” STUMPF, Herbert (1984) El contrato de know how. Traducido por Tomas A. Banzhaf, Themis, Bogotá. p. 5. jtejada
El Contrato de Know How 3.- Definición Jurídica: Negocio jurídico en virtud del cual una de las partes (transferente o licenciante) se compromete a poner a disposición de la otra (adquiriente, receptor o licenciatario) los conocimientos técnicos constitutivos del know how de modo temporal o definitivo desprendiéndose de ellos en todo o parte, o bien, a comunicar dichos conocimientos, posibilitando su explotación por un tiempo determinado, a cambio de una contraprestación. jtejada
El Contrato de Know How 3.- Definición Jurídica: “El know how es aquel negocio jurídico celebrado entre personas, físicas o jurídicas, en virtud del cual una de ellas (el licenciarte), titular de un know how (el know how licenciado), autoriza a su contraparte (el licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado y, con este fin se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; y en virtud del cual el licenciatario o receptor se obliga por su lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en forma de suma de dinero calculada en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con empleo del know how licenciado.” MASSAGUER FUENTES, José. Citado por Arias-Schereiber Pezet, Max (1996) Contratos modernos II, Gaceta Jurídica. Lima, p. 108. jtejada
¿Cómo se transmite el saber hacer? Manuales o Biblia - Estructura de organización. - Técnicas de merchandising. - Planes financieros y contables. Formación - Previa a la apertura. - Durante la actividad. Asistencia técnica - Búsqueda del local. - Estudio del mercado previo. - Diseño y decoración del local. - Estudio financiero. - Ayuda en gestión contable. - Publicidad. jtejada
El Contrato de Know How jtejada Pago de regalías y derechos por la explotación de los conocimientos transmitidos. El Licenciatario (Beneficiario de los conocimientos transmitidos). El Licenciante (Transmitente de los conocimientos desarrollados). CONTRATO DE KNOW HOW Entrega de la información sobre el desarrollo de un negocio o empresa, incluyendo capacitación para su adaptación. jtejada 9
El Contrato de Know How 4.- Objeto del Contrato: En el Know How caben prestaciones de hacer y no hacer: La doctrina estima que se trata de la transmisión de conocimientos con posible aplicación industrial y comercial. La información debe señirse para fabricar un producto o intervenir en el proceso productivo haciendolo más eficaz o solucionando algun problema que en él pueda presentarse. jtejada
El Contrato de Know How 5.- Características Elementales: Objeto o Bien Con Valor Agregado: Una de las características principales de este conocimiento es que nos brinda un “plus” o valor agregado al momento de su aplicación, que lo hace valioso para quien lo posee, requiriendo de ciertos cuidados para que esa información no pase a conocimiento de terceros sin el consentimiento de su poseedor legítimo jtejada
El Contrato de Know How 5.- Características Elementales: El Carácter Secreto de la Información: El secreto será un cierto saber, un cierto conocimiento que se aísla, poniendo obstáculos para que no llegue a ser conocido por otras personas. Esta información relevante debe estar en dominio de un número muy reducido de personas, sino sólo de una. Se trata de la voluntad que tiene el poseedor del Know How de mantener aquella información oculta; sabe que tiene entre “sus manos” un elemento que lo puede hacer más competitivo en el mercado y quiere aprovechar esa ventaja a fin de optimizar los resultados de sus actividades industriales o comerciales. jtejada
El Contrato de Know How 5.- Características Elementales: Tiene entonces, el deseo de que la información que posee no sea de conocimiento de terceros (sin su autorización o consentimiento) y no desearía que un competidor tenga acceso a la misma. En tal sentido, se hace necesario llevar a cabo una serie de acciones para asegurar la confidencialidad del conocimiento que se quiere resguardar. jtejada
El Contrato de Know How 5.- Características Elementales: Ventas Competitivas: Este conocimiento debe poder ser usado en la industria o el comercio y este uso o aplicación nos debe poner eventualmente un paso delante de los competidores. La ventaja competitiva se obtiene, por lo general, de las técnicas innovadoras y de los conocimientos técnicos y comerciales aplicados. La información reservada debe tener carácter competitivo al conferir una ventaja económica en el mercado. jtejada
El Contrato de Know How 5.- Características Elementales: Valor Comercial o Económico: El Know How tendrá valor económico en el mercado sólo sí aporta un mejoramiento para el desarrollo de la actividad comercial o industrial, ya que de otro modo no tendría ningún atractivo para su obtención por parte de los agentes económicos. jtejada
El Contrato de Know How 6.- Naturaleza Jurídica: No existe una analisis profundo sobre dicho tema pero existen coincidencias en la doctrina cuando se señala que es un contrato mixto y complejo, y que por tanto su regimen jurídico será el que se desprenda de lo pactado por las partes. Se señala que por su contenido puede asumir formas muy diversas, con elementos jurídicos como los de la compraventa, locación de servicios, arrendamiento, locación de obra, sin que se encasille el contrato en un tipo determinado. jtejada
El Contrato de Know How 7.- ¿Contrato o Licencia? Segùn algunos autores lo consideran licencia porque sólo se concede el derecho de explotaciòn a cambio de una contraprestaciòn. Esta posiciòn ha sido descartada mayoritariamente por la doctrina al considerar que el objeto del Know How puede ser considerado como derechos o como un bien y al tener esa naturaleza puede ser materia de contratos de cesiòn o transmisiòn. jtejada
El Contrato de Know How 8.- Elementos Estructurales : Las Partes: Los sujetos intervinientes en este contrato son el licenciante o transmitente, y el licenciatario o adquiriente que solicita el know how. Puede tratarse de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. El objeto de la prestación: Es la cesiòn o adquisición de conocimientos para su uso comercial o industrial, descartando las invenciones patentadas. jtejada
El Contrato de Know How 8.- Elementos Estructurales : Cláusula de Reserva sobre los conocimientos brindados: La reserva en este contrato es vital y puede significar que en el caso que se revele el secreto materia de Know how desaparesca la obligación de entregar la contraprestación. Esta claúsula deberá extenderse más allá de la vigencia del contrato como un deber del licenciado para evitar un abuso de su parte de los conocimientos que le fueron brindados por el desarrollo del negocio. jtejada
El Contrato de Know How 8.- Elementos Estructurales : Asistencia Técnica: El contrato no sólo implicará proporcionar información reservada sino ademas asesoria técnica para el desarrollo de la información que se brinda. Plazo de Duración: Su duración por lo general es indeterminada, puede resindirse o resolverse de acuerdo a las causas que lo generen. Cláusula de Retorno: Como garantia del transmisor cuando el contrato expiro. Devoluciòn de elementos documentales y materiales que contengan el secreto jtejada
El Contrato de Know How 8.- Elementos Estructurales : Cláusula de Exclusividad o no Exclusividad: Y que tambien puede ser territorial. Cláusula sobre las Mejoras: El empleo del Know How puede dar como resultado la presencia de mejoras al mismo, según lo pactado por las partes se pueden reconocer derechos sobre esas mejoras. jtejada
El Contrato de Know How 8.- Elementos Estructurales : Cláusula de suministro del Know How Cláusula Territorial Cláusula sobre Sub-Concesiones del Know How Obligación del receptor de no utilizar el Know How cedido para crear nuevas instalaciones destinadas a terceros. Cláusula de solución de conflictos o litigios. jtejada
El Contrato de Know How 9.- Etapa Previa al Contrato de Know How: Es una etapa de precaución en las negociones del contrato, por el cual se quiere evitar que el licenciante o transmitente, producto de las primeras conversaciones revele información reservada con la seguridad de ser protegido por un contrato. Asimismo el beneficiario sometera a debido examen el know how que se le ofrece. jtejada
El Contrato de Know How 10.- Conocimientos Técnicos Comprendidos Objetos: Piezas de prueba, modelos no registrados, maquinas, aparatos, piezas singulares, herramientas, instalciones de mecanización, inventos no patentados, etc. Datos y Antecedentes técnicos: Formulas, calculos, planos, dibujos, etc. Instrucciones: apuntes para la construcción, manuales operativos, producción o explotación del producto o en su caso, para la aplicación del procedimiento de fabricación. Ademas, expericienas de explotación o consejos practicos en su ejecución, recetas técnicas, indicaciones sobre la economía de la empresa, etc. jtejada
El Contrato de Know How 11.- Derechos y Obligaciones Licenciante: Derechos Obligaciones Recibir pago. Exigir reserva sobre conocimientos. Exigir informe sobre avances. Imponer nivel de calidad. Recibir información sobre mejoras. Suministrar el know how. Prestación de asistencia técnica. Responsable sobre conocimientos obsoletos. Pactos de exclusividad.
El Contrato de Know How 11.- Derechos y Obligaciones: Licenciatario: Derechos Obligaciones Recabar y recibir información necesaria. Proteger la exclusividad de conocimientos transmitidos. Pago puntual de regalías. Mantener el secreto de conocimientos transferidos. Explotar la técnica transmitida (pacto de regalías). Cumplir con exigencias de calidad. Informe de avances. Finalizado el contrato, abstenerse de utilizar el know how.
El Contrato de Know How 12.- Comparación con otras figuras contractuales: Con el Contrato de Licencia: Este contrato ésta centrado en la transferencia de los derechos de uso en forma temporal sobre patentes, diseños industriales, que se encuentran protegidos por un registro (cuya existencia no es un secreto), que en nuestro caso será el registro de marca y patentes del Indecopi, a diferencia del Know how en donde el secreto es fundamental y en la mayor parte de veces no se llega a patentar. jtejada
El Contrato de Know How 12.- Comparación con otras figuras contractuales: Con el Contrato de Información Técnica: La información técnica tiene por objeto la entrega de planos, cálculos, diseños, especificaciones, reseñas, experimentos y comprobaciones, folletos o manuales para su utilización por la otra parte. El Know How va más allá, no se limita a esta información, sino que implica impartir consejos, directivas en forma continua a fin de colocar a quien lo recibe en el dominio y control de una técnica o proceso. jtejada
El Contrato de Know How 12.- Comparación con otras figuras contractuales: Con el Contrato de Asistencia Técnica: La asistencia técnica normalmente es un elemento del contrato de know how, pero no toda asistencia técnica implica una cesión de know how, sumándose a este último la cesión de conocimientos con carácter reservado. ... jtejada