Explotación de la innovación: de la licencia y los servicios a la spin-off Ignasi Costas Barcelona, 23 de junio de 2006

2 Aspectos jurídicos del proceso de creación de una spin-off Aspectos jurídicos más relevantes a tener en consideración en el proceso de creación de una sociedad spin-off universitaria – Activos. ¿De qué dispondremos? – Actividades. ¿A qué nos dedicaremos? – Accionariado. ¿Quiénes seremos?

3 1. Activos: ¿De qué dispondremos?  La creación de una spin-off universitaria comporta la necesidad de incorporar la innovación de origen universitario como principal activo requerido para su actividad. Por tanto, la fórmula de transferencia de la tecnología será el elemento clave a la hora de iniciar el proyecto.  A la hora de determinar tanto el proceso como la fórmula idónea para la transferencia de la tecnología de una Universidad a una spin-off, el principal punto que ha de presidir el proceso es el necesario equilibrio entre el establecimiento de políticas económicas de fomento de empresas de base tecnológica y la defensa del interés público.

4 1. Activos: ¿De qué dispondremos?  Desde el punto de vista de la spin-off, su principal interés respecto a la tecnología recae en obtener la mayor disponibilidad posible, por el menor coste económico posible, y de forma que se le permita diferir en el máximo tiempo posible el pago de la contraprestación.  En este sentido, las posibilidades existentes para la transferencia de la tecnología son las siguientes: – Transmisión de la titularidad de la tecnología a la compañía, pudiendo reservarse la Universidad un derecho de uso. – Concesión de licencia en exclusiva para el uso y explotación de la tecnología por parte del spin-off, manteniendo la Universidad la titularidad de la tecnología.  La determinación del modelo de transferencia aplicable comportará, asimismo, la definición del modelo de contraprestación económica (dinero presente o futuro, participación en el capital de la spin off,...). En todo caso, es muy recomendable la existencia de una retribución económica, para evitar eventuales procedimientos de lesividad.

5 1. Activos: ¿De qué dispondremos?  Por otro lado, el principal interés de una Universidad es el retorno socio-económico de una tecnología desarrollada en su seno, y que la sociedad se beneficie, en último término, de su actividad.  Con el objetivo de asegurar este interés de la Universidad, se pueden establecer determinadas cláusulas de protección: – Cláusula de reversión o de pérdida de la exclusividad: en caso de no proceder a la adecuada explotación, la Universidad puede resolver la transmisión o el contrato de licencia de la tecnología, recobrando así la totalidad de los derechos sobre la misma, o bien, en caso de licencia, recuperar la facultad de poder licenciar la tecnología a terceras personas. – Cláusulas de determinación del ámbito de aplicación de la transferencia, para asegurar no vaciar de contenido la actividad de la Universidad, definiendo las actividades de investigación que desarrollará cada una de las partes, y delimitar el equilibrio de las prestaciones de ambas partes. En este sentido, cobra especial importancia la redacción de los anexos técnicos, que incorporen las parametrizaciones referidas.

6 2. Actividad: ¿A qué nos dedicaremos?  La actividad de la spin-off se centrará básicamente en la explotación comercial de la tecnología objeto de la transferencia, distinguiendo así la actividad desarrollada para ésta de la realizada a favor de la Universidad.  Pese a ello, en el desarrollo de la misma pueden existir ámbitos de colisión con la actividad desarrollada para la Universidad que deberán definirse previamente: – Realización de nuevas actividades de investigación (en especial, las encargadas por otro operador del mercado). – Cláusula de no competencia. – Cláusula de exclusividad tanto para la investigación sobre la tecnología desarrollada, como para la comercialización de la misma.

7 3. Accionariado: ¿Quiénes seremos?  En primer lugar, deberá determinarse la conveniencia de la participación de la Universidad en el capital social de la compañía spin-off.  En este sentido, la participación de la Universidad puede suponer un control al respecto de la actividad de la compañía, pero asimismo puede redundar en su beneficio en aspectos como la imagen de marca y el mentoring.  En el caso de participación de funcionarios públicos, la decisión al respecto de la composición del accionariado puede verse afectada por la aplicabilidad de la Ley de Incompatibilidades.  Finalmente, una vez determinada la composición del capital social, es conveniente estructurar un Pacto de Socios, para definir las normas de funcionamiento de la compañía en referencia, entre otros, a los aspectos que se detallan a continuación:→

8 3. Accionariado: ¿Quiénes seremos?  Normas relativas a la transmisión de participaciones de la compañía. – Régimen de transmisión de participaciones (derecho de adquisición preferente). – Derechos específicos: drag along, tag along, cláusula de mayor fortuna.  Normas de gestión y administración de la compañía. – Composición de los órganos de administración. – Régimen de adopción de acuerdos (mayorías reforzadas).  Vinculación de los socios: exclusividad, permanencia, no competencia, titularidad de los derechos generados.  Normas referentes a la liquidación de la compañía: preferencias en la distribución de la cuota liquidativa, establecimiento de red line o línea roja.  Cláusulas penales aplicables en caso de incumplimiento del Pacto de Socios: indemnización, venta forzosa de la participación.  Normas de resolución de conflictos: jurisdicción ordinaria o arbitraje.

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