AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria Ignacio M. Sánchez Echagüe Marval, O’Farrell & Mairal XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial de Propiedad Industrial 26 y 27 de agosto de 2010 Buenos Aires – Four Seasons Hotel

AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria Permitir a una persona con conocimientos medios en la materia concluir que el titular de la solicitud de patente estaba, a la fecha de presentación o prioridad de la solicitud, en posesión del invento o descubrimiento reivindicado FINALIDAD DEL REQUISITO DE SOPORTE

AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria Ejemplos Soporte de las reivindicaciones Markush Porcentaje de identidad Rangos

AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria La LP no requiere la presentación de ejemplos (artículos 19, 21, 22). Artículo 19 del Dec. 260/96: “…los nuevos ejemplos de realización que se agreguen deben ser complementarios para un mejor entendimiento del invento”. EJEMPLOS

AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria “Por regla general, una reivindicación deberá considerarse apoyada por la descripción a menos que excepcionalmente haya razones bien fundadas para creer que un experto de nivel medio será incapaz, sobre la base de la información dada en la solicitud tal como fue presentada, de extender las enseñanzas particulares de la descripción a la totalidad del campo reivindicado, usando los métodos de experimentación de rutina o de análisis. El soporte deberá ser sin embargo de carácter técnico; afirmaciones o declaraciones vagas, sin ningún contenido técnico no proveerán sustento a lo reivindicado. El examinador deberá realizar una objeción de falta de sustento únicamente si tiene razones bien fundadas…” Directrices sobre patentamiento, Parte C, Capítulo III, página 35, punto 6.3. EJEMPLOS

AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria Los ejemplos no son un requisito legal El alcance de las reivindicaciones no puede limitarse a los ejemplos “Se deberá permitir al solicitante que cubra a través de las reivindicaciones todas las modificaciones obvias, equivalentes y usos que él ha descripto. En particular, si es razonable predecir que todas las variantes cubiertas por las reivindicaciones tienen las propiedades o usos que el solicitante les atribuye en la descripción, le será permitido que redacte sus reivindicaciones en concordancia con ello” (Directrices sobre patentamiento, Parte C, Capítulo III, página 35, punto 6.2.) Guidelines EPO. Parte C. Capítulo III. Punto 6.2. EJEMPLOS

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AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria Las Directrices establecen: “La mayoría de las reivindicaciones serán generalizaciones de uno o más ejemplos particulares” (Directrices sobre patentamiento, Parte C, Capítulo III, página 35, punto 6.2.) Requiere reducción a la práctica El artículo 31 de la LP establece: “La concesión de la patente se hará … sin garantía del Estado en cuanto a la utilidad del objeto sobre el que recae” Reproducibilidad ≠ Soporte EJEMPLOS

AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria Las reivindicaciones Markush permiten obtener una protección completa sobre las diferentes alternativas de realización del invento o descubrimiento, y permiten agrupar diferentes elementos que no poseen una denominación común. SOPORTE DE LAS REIVINDICACIONES MARKUSH

AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria Primer caso: La memoria no contiene ningún ejemplo o contiene algunos ejemplos SOPORTE DE LAS REIVINDICACIONES MARKUSH La memoria describe: “Un compuesto herbicida de fórmula I donde: (i) R es un elemento del grupo que consiste de A, B, y C, y (ii) X es un elemento del grupo que consiste de D, E, y F”. La patente reivindica: “Un compuesto herbicida de fórmula I donde: (i) R es un elemento del grupo que consiste de A, B, y C, y (ii) X es un elemento del grupo que consiste de D, E, y F”.

AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria No debería ser objetado por falta de soporte “…Una objeción por falta de soporte en la descripción surge cuando sea altamente improbable que todas las realizaciones reivindicadas puedan llevarse a la práctica a partir de lo divulgado.” (Directrices sobre patentamiento, Parte C, Anexo VI, página 147, punto 2) Posible objeción por falta de reproducibilidad Posible objeción por falta de actividad inventiva cuando todos los compuestos cubiertos por la reivindicación no poseyeran al menos una característica funcional y/o estructural común SOPORTE DE LAS REIVINDICACIONES MARKUSH

AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria Segundo caso: La patente reivindica materia no divulgada SOPORTE DE LAS REIVINDICACIONES MARKUSH La memoria describe: “Un compuesto herbicida de fórmula I donde: (i) R es un elemento del grupo que consiste de A, B, y C, y (ii) X es un elemento del grupo que consiste de D, E, y F”. La patente reivindica: “Un compuesto herbicida de fórmula I donde: (i) R es un elemento del grupo que consiste de A, B, C, y W y (ii) X es un elemento del grupo que consiste de D, E, F, y Z”.

AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria Podría ser objetado por falta de soporte Sólo se debe objetar por falta de soporte cuando lo reivindicado no sea obvio a la luz de lo divulgado Las reivindicaciones Markush deben proteger las modificaciones obvias de la materia divulgada No corresponde limitar a los ejemplos SOPORTE DE LAS REIVINDICACIONES MARKUSH

AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria Biotecnología – Proteínas genéticamente modificadas –Modificación de aminoácidos o ácidos nucleicos para obtener proteínas modificadas de interés –Divulgación de la proteína modificada –Reivindicaciones: Secuencia de aminoácidos de la proteína modificada y variaciones obvias (aquellas que comparten un porcentaje de identidad) PORCENTAJE DE IDENTIDAD

AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria En la actual descripción no hay ningún ejemplo referido a ensayos con proteínas de mayor o igual identidad de 95% respecto de la SEQ ID N°: … PORCENTAJE DE IDENTIDAD

AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria Biotecnología – Proteínas genéticamente modificadas –Modificaciones en otros lugares de la proteína sin afectar el resultado deseado (modificaciones conservativas) –Limitación a lo ejemplificado: restrictiva –Reivindicaciones indeterminadas pero determinables PORCENTAJE DE IDENTIDAD

AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria La memoria descriptiva divulga el rango de 50°C a 100°C Una reivindicación principal comprende un rango (ej.: 50°C a 100°C) Reivindicaciones secundarias comprenden rangos específicos (ej.: 60°C a 80°C) y hasta un valor preferido (ej.: 70°C) RANGOS

AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria Requerimientos del INPI: –Todos los rangos reivindicados deben estar divulgados (extremos de los rangos) –Sólo existirá soporte si cada uno de los rangos se encuentran divulgados –Divulgación de 50°C a 100°C no brinda soporte a reivindicación de 60°C a 80°C y reivindicación de 70°C RANGOS

AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria Un rango reivindicado encontrará soporte en la memoria descriptiva si una persona con conocimientos medios en la materia puede concluir que el inventor se hallaba en posesión del invento (rango reivindicado) al momento de la prioridad o presentación de la solicitud ¿Resulta obvio para una persona con conocimiento medios en la materia el rango reivindicado a partir del rango descripto? RANGOS

AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria Los ejemplos no son un requisito legal No corresponde limitar el alcance de la patente a lo ejemplificado Sólo se debe objetar por falta de soporte cuando lo reivindicado no sea obvio a la luz de lo divulgado CONCLUSIONES

AAAPI – XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial – Agosto 2010 Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria Av. Leandro N. Alem 928 (C1001AAR) Buenos Aires - Argentina Tel: (54-11) / Fax: (54-11)