USO DE MARCAS COMO PALABRAS CLAVE (KEYWORDS) Su análisis y perspectiva bajo el Derecho Argentino Javier Alejandro Papaño

Único caso con Resolución Cautelar: Autos: “Organización Veraz S.A. c/ Open Discovery S.A. s/ Medidas Cautelares” (Expte /07) Sala III, 28/05/09

Fundamentos Caso Veraz: 1.Uso NO AUTORIZADO de marca ajena en el código fuente de su sitio web por un competidor. 1.Propósito de desviar a los usuarios a las páginas web del competidor. 1.Se trata de uso en el mercado. 1.Puede generar confusión acerca de la procedencia de productos y servicios. 1.Puede provocar un riesgo de asociación entre el titular de la marca y el titular del sitio web. 1.Propósito de captar la atención de potenciales clientes conducta que el titular está facultado para prohibir. 1.Los principios de competencia desleal deben jugar un papel importante.

Cuestiones a considerar: Derecho de Propiedad Concepto y funciones de la marca Uso de marca ajena – Infracción

Derecho de Propiedad Fundamento Legal: 1. Ley de Marcas: Art Código Civil: Art CN: Arts. 14 y 17 Propiedad ≠ Dominio Alcance constitucional = Derecho Patrimonial

Derecho de Propiedad Límites: 1. Ausencia de regulación legal 2. Derecho de Propiedad (art. 4) con relación a determinados productos/servicios (art. 10) 3. Sanción al uso no autorizado por terceros (art. 31 inc. b) Principio de Especialidad 4. Límites? Agotamiento del Derecho

Concepto y Funciones: Definiciones doctrinarias Función Distintiva Art. 1ro. Ley de Marcas Función Distintiva Otras Funciones Secundarias: -Indicación de origen o procedencia -Publicitaria -Garantía

Uso de Marca - Infracción 1. Uso de marca ajena como propia Infracción - Art. 31 Ley de Marcas Afecta función distintiva y de procedencia 2. Uso de marca ajena como ajena No afecta función distintiva Si afecta función publicitaria

Usos Considerados Lícitos: 1.Distribuidor o Revendedor. 2.Repuestos y Accesorios. Finalidad o Compatibilidad. 3.Reparación o Mantenimiento. 4.Palabra del lenguaje corriente. 5.En obras literarias o artísticas. 6.Carácter informativo o peridístico. 7.Publicidad comparativa.

Condiciones: 1.No sugerir vínculo o asociación. 1.No aprovechar indebidamente el prestigio marca ajena. 1.No dañar o denigrar la reputación o distintividad de la marca ajena.

Marca ajena como Palabra Clave: Situaciones diversas y similares a las del mundo real. Hipótesis de usos lícitos. Uso de una marca ajena como palabra clave no es ilícito en sí mismo.

Marca ajena como Palabra Clave: Visibleen link, anuncio o sitio Posibilidad de confusión indirecta, vínculo o asociación Invisible Factor de Atracción Ej.: Caso Veráz Uso por el competidor

Competencia Desleal: Deficiente regulación. Art. 159 del Código Penal. Ley Toda infracción marcaria es un acto de Competencia Desleal pero no a la inversa.

Publicidad Comparativa: Suele ser invocado por los anunciantes. En Argentina hay precedentes que aceptan su licitud. “The Gillette Company c/Energizer Argentina S.A. s/Incidente de Apelación” Sala I, 26/03/2009

Condiciones: 1.Debe comparar de modo objetivo una o más características esenciales. 2. No debe dar lugar a confusión en el mercado entre un anunciante y un competidor, o entre las marcas, los nombres comerciales, etc. 3. Los productos deben pertenecer a una misma categoría o satisfacer una misma necesidad.

Conclusiones: 1.No podemos importar los razonamientos del derecho comparado ni sus decisiones sin comprender los principios y motivos que las fundan y las diferencias con nuestro sistema. 1.Internet es simplemente un escenario en donde se llevan a cabo las mismas conductas que en el mundo real. Si las conductas son semejantes, también deben serlo las normas aplicables, y por ende las consecuencias. 1.La adopción como palabra clave de una marca ajena no constituye de por sí un acto ilícito. 1.La adopción como palabra clave de una marca ajena por un competidor constituye un ilícito marcario.

Fin Javier Alejandro Papaño Papaño & Asociados