ALGUNOS ASPECTOS POLEMICOS DEL PROTOCOLO DE MADRID Por: Fernando Triana Soto TRIANA, URIBE & MICHELSEN COLOMBIA

INTRODUCCIÓN El Protocolo de Madrid es la herramienta de rescate del Arreglo de Madrid de Paises Miembros En cifras del año 2003, su utilización es del 2.8% por parte de los países en vía de desarrollo y en un 72.8% por parte de los países industrializados. En cifras del 2003, los países que más hacen uso del mismo son Alemania con 2.9% de participación, Francia con 15% de participación y Benelux con 9.6% de participación.

COLOMBIA Las cifras mencionadas evidencian que el verdadero acceso y beneficio del Protocolo de Madrid, no está en los países con economías emergentes. La razón está en que la mayoria de empresas en estos países son Pequeñas y Medianas Empresas. En el caso de Colombia, las PyMEs representan: * El 97% del Total de Empresas * El 70% del Empleo * El 25% del PIB.

RAZONES DE ABSTENCION PARA SUSCRIBIR Y ADHERIRSE AL PROTOCOLO DE MADRID. 1.Por Inconstitucionalidad 2. Por Ilegalidad 3. Por Inconveniencia.

1.INCONSTITUCIONALIDAD CONFLICTO CON LA CONSTITUCION POLÍTICA 1.1 Soberanía del Estado. 1.2 Función Legislativa del Poder Público. 1.3Facultad de Control y Vigilancia de las Entidades Estatales.

1.4Derechos Fundamentales 1.4.1Derecho de Propiedad Debido Proceso Derecho de Defensa Derecho de Petición

2.ILEGALIDAD CONFLICTO CON LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 2.1La Oposición por parte de Terceros. 2.2La Publicidad de las Solicitudes de Registro. 2.3Ausencia de Normas frente a las Acciones por Infracción de Derechos.

2.4Registro facultativo de licencias y cesiones. No hay seguridad jurídica. 2.5No hay referencia a la irregistrabilidad de marcas que consistan exclusivamente en en formas que den una ventaja funcional al producto o servicio y aquellas que consistan en un color aisladamente considerado.

2.6No hay referencia a las cancelaciones por no uso. 2.7No es claro frente al tema de nulidades. Solo habla de invalidez sin mayor detalle. 2.8Se pierde el concepto de la Notoriedad regional o comunitaria, y pasa a la Notoriedad global. DESICIÓN 486 PROTOCOLO DE MADRID CONVENIO DE PARIS

III. INCONVENIENCIA Diferencias en el sistema de registro de marcas de los países miembros. (Atributivo vs. Declarativo). Marcas multi-clase. Los costos siguen siendo altos para las pequeñas y medianas industrias, que en Latinoamérica son la mayoría.

Perdida de recursos inmediatos por afectaciones al registro de la marca (Licencias, renovaciones, cambios de nombre, cesiones y cancelaciones). Sobre costos para poner en ejecución el nuevo sistema de registro, personal más capacitado. Atrasos administrativos. El Silencio Administrativo Positivo.

EL TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES COMO PUNTO DE REFERENCIA. En estadísticas del año 2003, el Tratado de Cooperación de Patentes aportó el 78% del ingreso anual de la OMPI. En estadísticas del año 2003, las empresas que más se han beneficiado del Sistema de Patentes PCT son: Henkel de Alemania, Hofer de Austria, Richter Godeon de Austria, Janssen Pharmaceutica de Bélgica, Beirersdorf Ag de Alemania, Siemens de Alemania, Novartis de Suiza, Philips Electronics de Holanda, Aldi de Alemania, Lidl Stifnung & Co. de Alemania, Deutche Postbank AG de Alemania, L‘Oreal de Francia, Altana Pharma AG de Alemania, Nestlé de Suiza, Unilever de Holanda, Volkswagen Ag de Alemania, Mip Metro Group Intellectual Property GMBH & Co. de Alemania, Akzo Nobel Coatings Internacional BV de Holanda, Merck de Francia y Biofarma de Francia.

La capacidad económica de las grandes compañías les permite solicitar el registro de muchas marcas de manera simultánea y prioritaria, privando a los empresarios de los países en vía de desarrollo de usarlas aún sin que la multinacional hiciera real y efectivo uso de ellas localmente. ¿Cuántas pequeñas y medianas industrias estarían dispuestas a registrar su marca en más de 3 o 4 países? “El central attack” ¿Cómo se afectaría el presupuesto de la PyMEs, frente a la avalancha de registros internacionales? La cruda verdad es que tanto el PCT como el Protocolo de Madrid son un excelente negocio para la OMPI, para los países industrializados y para las grandes compañías pero no para las pequeñas y medianas industrias que representan en mayor número de empresas en los países en vía de desarrollo.

CONSIDERACIONES FINALES Colombia es el Primer país suramericano en comprometerse a adoptar el Protocolo de Madrid. Otros países como Chile y Perú no han ido más lejos que aceptar una cláusula de “mejor esfuerzo” para adoptarlo. Se debe velar por los intereses de las PyMEs, pues son el motor de desarrollo de los países con economías emergentes.

En Colombia aún está pendiente determinar la legalidad del Protocolo de Madrid ante la Corte Constitucional y su Conveniencia ante el Congreso de la República. Hasta tanto no exista una armonización entre dicho Protocolo y el régimen común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones, no podrá Colombia ejecutar debidamente las obligaciones derivadas de dicho Protocolo, independientemente de la conveniencia del mismo para la región Andina.

PREGUNTAS ? FERNANDO TRIANA SOTO