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La propiedad industrial y la transferencia de tecnología Esteban Pelayo Villarejo Departamento de Innovación Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

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Presentación del tema: "La propiedad industrial y la transferencia de tecnología Esteban Pelayo Villarejo Departamento de Innovación Instituto de Fomento de la Región de Murcia."— Transcripción de la presentación:

1 La propiedad industrial y la transferencia de tecnología Esteban Pelayo Villarejo Departamento de Innovación Instituto de Fomento de la Región de Murcia Jornada sobre Propiedad Industrial y Proyectos Europeos Jueves, 26 de noviembre de 2009

2 2 de 30 Vamos a abordar los siguientes aspectos 1.¿En qué consiste la transferencia de tecnología? –Mecanismos de transferencia de Tecnología –Estrategia empresarial 2.¿Cómo se regula? –Normativa legal –El contrato de transferencia de tecnología 3.¿Cuánto cuesta? –Cálculo del valor de una tecnología –Ayudas 4.Algunos consejos a modo de conclusiones –La red de EENs Obtener dinero de los derechos de propiedad industrial

3 3 de 30 ¿Qué es la transferencia de tecnología? La transmisión de conocimientos que permiten a la empresa receptora la producción de bienes y prestación de servicios gracias a esos conocimientos, o de forma más genérica, la cesión de conocimientos adquiridos sobre formas de producción. © Daniel Jaeger Vendruscolo

4 4 de 30 Mecanismos de Transferencia de Tecnología Tecnología incorporada en los RR.HH. (human embodied) Tecnología desincorporada (documental embodied) Tecnología incorporada al capital (capital embodied)

5 5 de 30 ¿Se compran muchos bienes de equipo? Datos estadísticos del informe COTEC (2009)

6 6 de 30 ¿Tenemos buenos Recursos Humanos? Datos estadísticos del informe COTEC (2009)

7 7 de 30 ¿Cómo se hacen acuerdos para adquirir Tecnología Desincorporada? Análisis y ensayos Consultoría Licencia de patente Investigación contractual Transferencia de know-how Asesoramiento técnico

8 8 de 30 ¿Cuándo comprar una tecnología? Dentro de su estrategia de innovación, las empresas deben decidir entre: –Generación propia –Adquisición a terceros Ambas opciones no tienen porqué ser excluyentes, más bien al contrario, una adecuada estrategia tecnológica debe saber compaginarlas y complementarlas, dependiendo en cada caso del objetivo propuesto y del análisis coste-beneficio de las alternativas.

9 9 de 30 Las dos son buenas opciones Generación propia Ventajas –Adecuación a objetivos estratégicos –Aportar una novedad –Liderazgo tecnológico –Posibilidad de comercialización a terceros (TT) –Importantes ayudas financieras directas y desgravaciones fiscales Inconvenientes –Tiempo –Coste –Riesgo inherente a la I+D. Modalidades –I+D propia (intramuros) –I+D contratada (extramuros) –Cooperación técnica empresarial (joint-venture) Adquisición a terceros Ventajas –Inmediatez (tiempo de oportunidad). –Ausencia (o minimización) de riesgo tecnológico. Inconvenientes: –Dependencia del cedente (restricciones) y vinculación económica: pagos iniciales (down payment), canon o regalías (royalties), asistencia técnica, participación en beneficios,... Modalidades –Licencias de patentes (exclusivas / no exclusivas). –Know how (asistencia técnica). –Plantas llave en mano.

10 10 de 30 Vamos a abordar los siguientes aspectos 1.¿En qué consiste la transferencia de tecnología? –Mecanismos de transferencia de Tecnología –Estrategia empresarial 2.¿Cómo se regula? –Normativa legal –El contrato de transferencia de tecnología 3.¿Cuánto cuesta? –Cálculo del valor de una tecnología –Ayudas 4.Algunos consejos a modo de conclusiones –La red de EENs

11 11 de 30 Normativa de la Competencia de la UE 1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en: a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción; b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones; c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento; d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva; e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos. 2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho. 3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a: - cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas, - cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas, - cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que: a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos; b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate. Artículo 81 del Tratado de Roma

12 12 de 30 Un poco de historia… 1962) Comunicación de 24 de diciembre de 1962 (notificación de Navidad): la Comisión enumera un cierto número de restricciones que eludirían la prohibición del art cuando figuraban en los contratos de licencia. 1965) El Consejo autoriza a la Comisión a establecer una exención de bloque a los acuerdos de lic. de patente 1976) Primer borrador de Reglamento 1984) Primer Reglamento (R 2349/84) con una vigencia de diez años 1995) Reglamento (CE) Nº2131/ ) Reglamento (CE) Nº 240/96 de 31 de Enero, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología 1997) RECATT – Reglamento (CE) No 772/2004 de la Comisión de 27 de abril de 2004 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología

13 13 de 30 Principales conclusiones del RECATT (I) Con arreglo al apartado 3 del artículo 81 del Tratado y en las condiciones previstas en el presente Reglamento, el apartado 1 del artículo 81 del Tratado se declara inaplicable a los acuerdos de transferencia de tecnología concluidos entre dos empresas por los que se permite la producción de los productos contractuales. Esta exención se aplicará en la medida en que tales acuerdos contengan restricciones de la competencia que entren dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81. La exención se aplicará mientras el derecho de propiedad intelectual de la tecnología licenciada no haya expirado o caducado o no haya sido declarado inválido o, en el caso de los conocimientos técnicos, mientras sigan siendo secretos, excepto en caso de que los conocimientos técnicos pasen a ser de dominio público por causa imputable al licenciatario, en cuyo caso la exención se aplicará mientras dure el acuerdo. Exención

14 14 de 30 Principales conclusiones del RECATT (II) Umbrales de cuota de mercado –20% para competidoras y 30% para no competidoras Restricciones especialmente graves (Art. 4) –a) la restricción de la capacidad de una parte de determinar sus precios al vender productos a terceros; –b) la limitación de la producción, salvo.. –c) la asignación de mercados o clientes, … –d) la restricción de la capacidad del licenciatario de explotar su propia tecnología o la restricción de la capacidad de cualquiera de las partes en el acuerdo de realizar actividades de investigación y desarrollo … Restricciones excluidas (Art. 5) –Perfeccionamientos –Validez de los derechos licenciados La Legislación Española vigente hace referencia a la Comunitaria, Real Decreto 378/2003

15 15 de 30 Tipos de licencias Plena Limitada Contenido Duración Territorio Objeto Patente concedida Solicitud de patente Exclusividad Simple Exclusiva Alcance Art LP: Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendr á derecho realizar todos los actos que integran la explotaci ó n de la invenci ó n patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional, durante toda la duraci ó n de la patente.

16 16 de 30 Obligaciones de las partes Derechos exclusivosImagen tecnológica Cooperación y trabajo en red Licencia o Cesión Vigilancia Tecnológica e IC Inscribirla en la OEPM para que tenga efectos frente a terceros Obligaciones del licenciante – Legitimidad para otorgar la licencia – Entrega de know-how y asistencia técnica – Notificación previa en caso de retirada de solicitud o de renuncia de la patente Obligaciones del licenciatario – Pago del precio de la licencia – Explotación de la patente

17 17 de 30 Licencias de pleno derecho Ofrecimiento de licencia: cualquier interesado se puede convertir en licenciatario Ventajas para el licenciante: – Eximido de la acción de caducidad por la obligación de explotar la invención. – 50% del importe de las anualidades – Ganancia por obtener finalmente un contrato de licencia Características – Licencia no exclusiva – Procedimiento ágil de 1 semana – Pagos de regalías cada tres meses – Posibilidad de que fije el canon o compensación la OEPM a falta de acuerdo entre las partes. – Tasa = 204 Derechos exclusivosImagen tecnológica Cooperación y trabajo en red Licencia o Cesión Vigilancia Tecnológica e IC

18 18 de 30 Cláusulas Comunes en un contrato de Licencia de Patente Objeto –Exclusividad o no de la licencia –Duración –Territorio Otros derechos –Utilización de marca del licenciante Sublicencias y Cesiones –Empresas vinculadas Pagos –Pagos relacionados con la solicitud de patente y su mantenimiento –Regalías mínimas –Cálculo de la regalía y posibilidad de auditoria –Impuestos y otras obligaciones Provisión de asistencia técnica y transferencia de know-how –Formación del personal Garantías –Garantías del Licenciante –Garantías de calidad del producto final –Obligaciones de abastecimiento para garantizar la calidad Perfecciones y mejoras Defensa de la patente ante nulidad e infracciones Resolución e incumplimiento del contrato –Controversias (Arbitraje)

19 19 de 30 Contrato de I+D Definición de las partes Objeto del contrato Obligación principal del centro tecnológico Niveles de calidad Garantía de resultados de la transferencia de tecnología Personal que debe prestar el servicio objeto del contrato. Condiciones de trabajo Formación del personal receptor Precio del contrato Pago de impuestos Obligación de secreto Otras obligaciones de las partes Aceptación de la oferta y formalización en documento público Entrada en vigor del contrato Duración del contrato Extinción del contrato Solución de controversias (arbitraje) Otras cláusulas opcionales Cláusulas finales habituales en todos los contratos

20 20 de 30 Vamos a abordar los siguientes aspectos 1.¿En qué consiste la transferencia de tecnología? –Mecanismos de transferencia de Tecnología –Estrategia empresarial 2.¿Cómo se regula? –Normativa legal –El contrato de transferencia de tecnología 3.¿Cuánto cuesta? –Cálculo del valor de una tecnología –Ayudas y Subvenciones 4.Algunos consejos a modo de conclusiones –La red de EENs

21 Valor de las marcas Principales Marcas del ,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000 40,000,000,000 50,000,000,000 60,000,000,000 70,000,000,000 80,000,000,000 Coca Cola Microsoft IBM GE Intel Nokia Toyota Disney McDonalds Mercedes-Benz (Value in Dollars) © ip4inno

22 22 de 30 Bienes intangibles Activos no-monetarios que no pueden ser vistos, tocados a físicamente medidos y que son creados a la largo del tiempo y/o inversión Intangibles legales –secretos comerciales, –derechos de autor, –patentes, –modelos de utilidad, –diseños, –marcas –y reputación Intangibles relacionados con la competitividad IP Management © ip4inno

23 23 de 30 1.Métodos basados en el coste –Costes históricos –Costes de replicación –Costes de reemplazo 2.Métodos basados en el mercado –Comparaciones de los valores de mercado –Comparación de regalías (royalty) –Auditoria 3. Métodos basados en los ingresos –Cash Flow Descontado (DCF) –Valor actualizado neto del riesgo (rNPV) –Rescate de la regalía –Método de factor tecnológico 4. Métodos basados en el precio de la opción – Métodos de opciones reales Métodos de valoración de derechos © ip4inno IP-Score

24 24 de 30 © ip4inno Bienes intangibles desarrollados en la propia empresa Como todos los demás activos, también contribuyen a la generación de beneficios futuros Se pueden activar los gastos en I+D interna La activación supone un reconocimiento del coste que ha tenido para la empresa esa inversión

25 25 de 30 Vamos a abordar los siguientes aspectos 1.¿En qué consiste la transferencia de tecnología? –Mecanismos de transferencia de Tecnología –Estrategia empresarial 2.¿Cómo se regula? –Normativa legal –El contrato de transferencia de tecnología 3.¿Cuánto cuesta? –Cálculo del valor de una tecnología –Ayudas 4.Algunos consejos a modo de conclusiones –La red de EENs

26 26 de 30 Existe una red con una larga experiencia que está a su disposición Red EEN – Enterprise Europe Network Intranet para la difusión de la oferta y demanda tecnológica 40 países y 600 organizaciones, Aprox expertos >> Mayor red europea que pone a disposición de empresarios e investigadores una ventanilla única par el asesoramiento y beneficio de servicios a Pymes.

27 27 de 30 SEAMOS SERIOS porque se trata de un tema complicado Relación onerosa Se basa en una relación de confianza entre las partes: –La tecnología es un bien intangible –Durante las primeras fases de negociación (las más difíciles) el objeto de la negociación permanece siempre oculto al adquiriente de la tecnología –Ni el vendedor/licenciante puede transmitir su tecnología antes de la formalización del contrato, –Ni el comprador/licenciatario puede evaluar lo que está adquiriendo. Culminada la fase de negociación, todo debe plasmarse en un documento (contrato) claro, conciso y exhaustivo. Es deseable que participen asesores jurídicos desde el principio de la negociación.

28 28 de 30 Elija un buen socio Un buen contrato con un socio inapropiado está condenado al fracaso, aun cuando la tecnología sea la apropiada. Es una relación de larga duración, hay que analizar la compatibilidad de las partes y cooperación. Trate de evitar conflictos de intereses mediante cláusulas para: –No competencia directa entre las partes o sus filiales. –Restringir el uso de la tecnología sobre territorios o productos no deseados. Recabe la máxima información posible de la otra parte

29 29 de 30 Los dos consejos finales más importantes 1.Haga un buen análisis previo –Identificar, valorar y confirmar la titularidad 2.¡Pida ayuda! –Expertos en Transferencia de Tecnología (por ejemplos los técnicos de la EEN) –Asesoramiento jurídico –Expertos externos en la tecnología –Cuestiones económicas

30 30 de 30 Gracias por su atención Esteban Pelayo Villarejo Departamento de Innovación Instituto de Fomento de la Región de Murcia T M


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