Estrategia de Patentamiento. www.olarteraisbeck.com ¿próximo paso? Es revolucionaria? Es innovadora? Puede controlar una industria determinada? Patente.

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1 Estrategia de Patentamiento

2 www.olarteraisbeck.com ¿próximo paso? Es revolucionaria? Es innovadora? Puede controlar una industria determinada? Patente Otorgada!!!

3 www.olarteraisbeck.com Estrategia de Patentamiento Patentes no exitosas en el mercado: Reivindicaciones deficientes Estado de la técnica muy cercano Reconocer infracciones activamente Ej. Thomas Edison (derecho de excluir)

4 www.olarteraisbeck.com Estrategia de Patentamiento Generar un portafolio Poder y flexibilidad Ej. Una sola patente: Compañía A (Patente Y para el Producto X); varias realizaciones, características/componentes clave; Producto X, no es el primer producto de este tipo; Competidor, producto muy similar sin violar la Patente, evitando las limitaciones de la Patente Y Comercialmente viable?

5 www.olarteraisbeck.com Estrategia de Patentamiento Portafolio de patentes: Compañía, diez patentes de variaciones del Producto X; Protección a diversas características/componentes clave; Uso en el entorno comercial relacionado; Difícil diseñar evitando las limitaciones del portafolio completo; Ej. gastos de análisis de patentes para entender el alcance (prohibitivo)

6 www.olarteraisbeck.com Estrategia de Patentamiento Obligar a competidores a licenciar; Pagar regalías; Sacar competidores del mercado (infracción); Licencias mutuas?

7 www.olarteraisbeck.com Estrategia de Patentamiento Si el competidor tiene también un portafolio de patentes, puede haber licencias cruzadas entre patentes: Pueden ser gratis o incluir regalías; Permite manufacturar productos sin temor a demandas; Las patentes pueden aún usarse contra nuevos competidores en el mercdo o en otros campos de uso.

8 www.olarteraisbeck.com Estrategia de Patentamiento Licenciamiento: Cobertura a características clave del producto aún cuando no se usen; Reivindicado sin limitar el alcance solo a un producto; Licenciamiento fuera del campo de uso; Litigios, riesgo de nulidad de la patente; No buscar primero al actor más importante, comenzar con empresas medianas y preparar el terreno para las más grandes

9 www.olarteraisbeck.com Estrategia de Patentamiento En adición al uso de las patentes contra sus competidores, el propietario también puede: Contra terceros que fabrican productos que incluyen las características clave de la patente; Aún cuando el producto no esté relacionado con los productos de la compañía propietaria de la pantente

10 www.olarteraisbeck.com Patentamiento Defensivo Licencia para el Producto X, en un campo de uso determinado: Compañía A licencia a B para Producto X B desarrolla Producto Z (exitoso en otro campo) A puede impedir la producción de Z y tomar el mercado de B. A puede licenciar con regalías para Producto Z en cantidad que se aproxime a sus propios beneficios por la fabricación del Producto Z (9%)

11 www.olarteraisbeck.com Estrategia de Patentamiento Licenciamiento fuera del campo de uso: Lucrativo, Simple, Rápido, Oportunidades de litigios por infracción.

12 www.olarteraisbeck.com Metáfora: PATENTES - BIENES INMUEBLES Patente Casa Contiene muebles La tecnología más valiosa Área Pública (Sin patentes)

13 www.olarteraisbeck.com Invasion Infracción Venta Cesión Alquiler Licencia Hipoteca Interés de seguridad Impuestos Anualidades Título y registro Certificado de patente Diseño, construcción Diseño, mercado Explotación Venta de productos Valorización de patentes SIMILITUDES CON BIENES INMUEBLES

14 www.olarteraisbeck.com Bienes InmueblesPropiedad intelectual Localización Competitividad Área Alcance de las Reivs Acabados Qué tan bien preparada está Los costos de obtención son proporcionales a la calidad!!! Valorización de patentes

15 www.olarteraisbeck.com Aumentar margen de ganancias Aumentar la participacón en el mercado Patentes: Bloqueo Ofensivo Restringir o limitar la competencia Prohibir la comercialización, fabricación, uso, venta o importación de un producto patentado Puede requerir una demanda Licenciamiento selectivo:

16 www.olarteraisbeck.com Patentes: Bloqueo Ofensivo Un propietario de una patente puede usar su patente directamente contra un infractror: No da el derecho de fabricar, usar o vender el producto cubierto por la patente Es posible obtener una patente para una invención que no puede ser explotada sin infringir una patente de un tercero Una patente (derecho) no infringe otra patente

17 www.olarteraisbeck.com Patentes: Bloqueo Ofensivo Vender un producto es, en general, más lucrativo que licenciarlo: Forzar competidores para design around de sus patentes (con un producto inferior?); Forzar competidores a licenciar sus patentes; Establecer una cuota de mercado de "lucro cesante" daños y perjuicios por infracción de patentes en litigio Regalías, para investigación Competidores, les resta dinero… el pase de los $2

18 www.olarteraisbeck.com Patentes: Bloqueo Ofensivo Naturaleza de la infracción: Infracción directa, Infracción contributoria, Inducción a la infracción, Infracción bajo la doctrina de equivalentes

19 www.olarteraisbeck.com Patentamiento Defensivo Patentes son espadas no escudos: derecho negativo sobre quién no puede poner en práctica la invención protegida de poca ayuda que el demandado tenga una patente y que sus propios productos están dentro del alcance (a menos que signifique diferencias esenciales) escudos: competidores que se abstendrán de iniciar una demanda por infracción por temor a una contrademanda más fácil para el demandado explicar por qué no comete infracción

20 www.olarteraisbeck.com Patentamiento Defensivo Escudo de defensa: Compañía A, 5.000 patentes relacionadas con el Producto X; Tres competidores, cada uno 1500 patentes; Demandar a la Compañía A con objetivos comerciales; Abstención por temor a una contra demanda, portafolio más poderoso no razones para adquirir patentes sin un fin comercial determinado

21 www.olarteraisbeck.com Patentamiento Defensivo Licencias cruzadas entre fuertes competidores: Licencias mutuas con fórmulas de pago de regalías o ser totalmente gratuito. Pueden incluir limitaciones de campo de uso (demandas de infracción fuera del campo de uso)

22 www.olarteraisbeck.com Técnicas de Design-around Determinar el alcance de las reivindicaciones: Requiere: Revisión detallada de la descripción Arte previo citado y aplicado durante el trámite Estudio de la historia del trámite; declaraciones del solicitante

23 www.olarteraisbeck.com Técnicas de Design-around Analisis del agente en forma de un dictámen: Importantes para evadir infracción intencional Esfuerzo para determinar que no se infringe

24 www.olarteraisbeck.com Técnicas de Design-around Dictámen de no infracción o invalidez también: Proporciona guía valiosa a una compañía Determina si hay problemas de infracción Respecto a una patente en particular El asesoramiento legal protegido por el privilegio de la relación abogado-cliente No hay obligación de revelar su contenido