LA TERRITORIALIDAD Y EL TLT LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ D´ALLEMAN

Marca → Signo Distintivo que identifica productos y/o servicios con el propósito de diferenciarlos de otros. Característica → La Territorialidad.

La Territorialidad → Lugar geográfico donde los atributos que la ley otorga al registro de una marca pueden ser ejercidos de manera plena. Regla general → la marca es nacional.

LA TERRITORIALIDAD SEGÚN EL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA “La regla general en derecho marcario es la de que el registro exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.” (Interpretación Prejudicial Proceso 17-IP-98)

LA TERRITORIALIDAD SEGÚN LA S.I.C. “Los derechos de propiedad industrial nacen en los países miembros de la Comunidad Andina, mediante un acto administrativo de concesión de la autoridad administrativa competente que, en el caso colombiano, es la Superintendencia de Industria y Comercio. En consecuencia, la protección jurídica y el ejercicio del derecho está delimitado al territorio del país en que se otorga la respectiva concesión, por lo que la protección no puede extenderse más allá del territorio del respectivo Estado. De allí deriva entonces el denominado principio de la territorialidad en materia de propiedad industrial.” (Concepto SIC de 2005)

EXCEPCIONES A LA TERRITORIALIDAD DE LA MARCA.

1. LA OPOSICIÓN ANDINA: Artículo 147 Decisión 486 de la CAN. Titular de una marca o solicitud de marca → puede presentar oposición al registro de un signo idéntico o similar solicitado en cualquier país de la CAN diferente al del opositor → facultando a la oficina competente a denegar dicho registro → el atributo de oponerse a terceros para proteger una marca traspasa la territorialidad de la misma.

2. MARCAS IDENTICAS O SIMILARES CON DIFERENTES TITULARES: Artículo 159 Decisión 486 de la CAN. Subregión Andina → registros marcarios idénticos o similares → diferentes titulares → mismos productos o servicios → prohíbe la comercialización de los productos o servicios de ese otro titular salvo que ambos titulares de dichas marcas suscriban acuerdos de comercialización → acuerdos → efectos extraterritoriales a la marca “extranjera”.

3. USO EXTRATERRITORIAL ANTE UNA ACCIÓN DE CANCELACIÓN: Artículo 165 Decisión 486 de la CAN. Acciones de cancelación → defensa → invocar el uso dentro de los 3 años anteriores a la acción → en cualquiera de los países miembros de la Subregión Andina, es decir, aún en un país diferente de en el cual se solicita la cancelación → efecto extraterritorial.

4. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS: Artículos 136 literal h, 155, 224 y 229 Decisión 486 de la CAN: Extiende los efectos de una marca notoriamente conocida a los demás países miembros de la CAN → idénticos efectos a los de una marca registrada (causal de irregistrabilidad…) y sin necesidad de haber sido al menos solicitado su registro ni de estar siendo usada. Críticas → Inseguridad jurídica → marcas nacionales:  Criterios subjetivos.  Acción → marca notoria contra una marca registrada → 5 años.  No existe registro de marcas notorias → se declaran → SIC → Oposiciones, C. de Edo. → Procesos de nulidad…

4. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS: Artículo 6bis del Convenio de Paris: Únicamente para marcas de productos. Aplica para todos los firmantes del Convenio o miembros de la unión → amplia los efectos extraterritoriales. Pueden aplicarlo → de oficio → las autoridades.

4. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS: ADPIC: Incluye las marcas de servicios. Numeral 2º del artículo 16 → 2 criterios → críticas:  Sector pertinente → sigue siendo subjetivo → puede no ser perceptible por la generalidad del comercio.  Promoción de la marca → inversión no es lo mismo que reconociendo o posicionamiento.

5. LA PRIORIDAD: Convenio de Paris Artículo 4. Plazo de 6 meses → solicitante → hacer valer la primera solicitud presentada en un país de la unión → fecha de presentación en los demás países que designe → ficción → fecha de presentación de la solicitud → efectos territoriales → 6 meses.

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE NOMBRES DE DOMINIO: ICANN → Política uniforme para la solución de controversias entre nombres de dominio y marcas → acogidas por la totalidad de los registradores de primer nivel (.com,.org,.net,.name…) y algunos países en el segundo nivel. La titularidad sobre una marca → recuperación contra la usurpación de nombres de dominio → arbitrajes → OMPI. Presupuestos:  El nombre de dominio registrado crea confusión con la marca registrada.  El titular del nombre de dominio no tiene dchos. ni intereses legítimos.  El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

7. SISTEMA DE MADRID: 118 años. 83 países y la Comunidad Europea (84 partes). Tratado y protocolo de Madrid. Administrado por la OMPI. Ventajas:  Facilita registro de marcas a nivel internacional.  Único conjunto de tasas.  18 meses → Se entiende concedida la marca → Silencio administrativo positivo.  Renovación → 10 años.  Modificaciones o Afectaciones → Base de datos central → surte efecto en todas las partes contratantes designadas.  Idiomas → Inglés, Español y Francés.

TLT (1994) (TRADEMARK LAW TREATY – TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS)

TLT (1994) (TRADEMARK LAW TREATY – TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS): Administrado por la OMPI. COLOMBIA: 1. LEY 1343 DE 2009 (31 de julio de 2009) → 2. Control Corte Constitucional → 3. Consulta del Gobierno (Conveniencia) → 4. Ratificación Tratado → 5. Canje o Depósito → 6. Entrada en vigor → 3 meses después del depósito.

TLT – ANTECEDENTES 1. Plan Nacional de Desarrollo → 2006 – 2010 → Contempla dentro de sus objetivos, Acciones, Herramientas y Mecanismos la PROPIEDAD INDUSTRIAL → Crecimiento económico, inserción en los mercados internales., promoción inversión extranjera → facilitar registros internales. en Colombia y registro de marcas colombianas en el exterior. 2. TLC (USA) → Exigencia para ambos países → ratificar o adherir al tratado. 3. Decisión 689 de 2008 de la CAN → Modifica la Decisión 486 en 2 puntos, para facilitar la adhesión al TLT, permitiendo a los países desarrollar y profundizar únicamente las siguientes disposiciones a través de sus normas internas:  Artículo 138 → Permitir Registro Multiclase.  Artículo 140 → Modificar los plazos para subsanar requisitos formales (Invitaciones → Reglamento TLT).

TLT – OBJETIVOS  Racionalización.  Simplificación.  Armonización.  Estandarización.  Facilitación.

TLT – PARTES CONTRATANTES Firmantes → 73. Vigente → 45. Costa Rica, Cuba, Uruguay, República Dominicana, Chile (Ley en tránsito), Honduras, El Salvador, Mexico (aún no vigente), USA, China (aún no vigente), Perú (Entrada en vigencia → noviembre 2009).

TLT – CONTENIDO  ÁMBITO DE APLICACIÓN → MARCAS: Aplica a:  Marcas perceptibles visualmente o visibles → Nominativas, figurativas y mixtas.  Marcas tridimensionales si la ley interna las contempla → Colombia. No aplica a:  Tipos de marca → Sonoras, Olfativas.  Otros signos distintivos → Marcas Colectivas, Marcas de Certificación.

TLT – CONTENIDO ESTRUCTURA: Tratado y Reglamento (Regula cómo indicar nombres, direcciones, formularios tipo) → Prima el tratado sobre el reglamento en caso de conflicto entre las normas. ETAPAS QUE REGULA: 1. SOLICITUD. 2. CAMBIOS O AFECTACIONES:  Nombre del titular – dirección.  Cambio de titular: Contrato, fusión…  Representante – dirección. 3. RENOVACIÓN:  Periodo inicial – 10 años.  Renovaciones – 10 años.

TLT – CONTENIDO – SOLICITUD Requisitos mínimos:  Petitorio: 1) Solicitante – 2) Marca Solicitada.  Petitorio: Formulario tipo. Otros requisitos:  Estados miembros: Tasas ($).

TLT – CONTENIDO – SOLICITUD No puede exigirse: 1. Certificados de existencia y representación o equivalentes. 2. Indicar que el solicitante ejerce actividad industrial o comercial y respecto de qué productos o servicios. 3. Prueba de solicitudes o registros en cualquier país. Excepción: Cuando la Oficina (SIC) tenga “duda razonable”.

TLT – CONTENIDO – SOLICITUD Oficina no podrá rechazar la solicitud: 1. Escrito: Formulario e Idioma establecidos. 2. Fax: Formulario e Idioma establecidos. Oficina asignará fecha de presentación → Formulario presentado ante la Oficina: 1. Idioma Establecido. 2. Objeto de la Solicitud: Registro Marca. 3. Identidad Solicitante. 4. Datos Contacto. 5. Reproducción Marca. 6. Productos y/o Servicios. 7. Pago Tasa (facultativo).

TLT – CONTENIDO - REPRESENTACIÓN REPRESENTANTES: Representantes Voluntarios: Edo. Parte → Podrá exigir que para actuar tenga capacidad para ejercer → Duda → ¿Abogado Titulado? Representantes Obligatorios: Edo. Parte → Solicitante no residencia en su territorio ni establecimiento de comercio → 2 opciones: 1. Representante o 2. Domicilio Legal

TLT – CONTENIDO - REPRESENTACIÓN PODERES: 1. Puede referirse a una o más solicitudes. 2. Puede referirse a solicitudes presentes o futuras. 3. Edo. Contratante → podrá exigir que las facultades de retiro o renuncia → expresas. 4. Edo. Contratante → podrá establecer plazos para la presentación del poder en fecha posterior a la solicitud → No inferior a 1 mes → domicilio → mismo Edo. → No inferior a 2 meses → Extranjero. 5. Edo. Contratante → podrá exigir que en toda actuación el representante haga referencia al poder.

TLT – CONTENIDO - REPRESENTACIÓN PODERES: No podrá rechazarse el poder: 1. Escrito: Formulario Establecido. 2. Fax: Formulario Establecido. Edo. Contratante → podrá exigir que se presente en el idioma o idiomas admitidos. No podrá exigirse: Requisitos adicionales → atestación, certificación notarial, autenticación, legalización… Excepciones: 1. Renuncia a registro. 2. Oficina → “Duda razonable”.

TLT – CONTENIDO – FIRMAS Escrito → Manuscrita en principio → Permite la firma digital o sellos. Fax → Mismo valor → Firma → Escrito.

TLT – CONTENIDO – MEDIOS ELECTRÓNICOS Radicación por medios electrónicos → Cabe en principio → Edo. puede exigir → Presentación original → plazo no inferior a 1 mes (Reglamento).

TLT – CONTENIDO – MEDIOS ELECTRÓNICOS Novedades más importantes: - REGISTRO MULTICLASE. - CORRECCIÓN DE ERRORES Y CAMBIOS → Durante todas las etapas del proceso.

TLT – CONTENIDO - NOVEDADES REGISTRO MULTICLASE Artículo 3 numeral 5. Solicitud → productos o servicios → una o varias clases. No obstante → tasas por cada clase. Duda → ¿Único registro o varios registros? → SIC. Puede dividirse la solicitud

TLT – CONTENIDO - NOVEDADES REGISTRO MULTICLASE – DIVISIÓN DE LA SOLICITUD: El solicitante podrá dividir la solicitud, en 2 o más solicitudes fraccionadas, durante todo el trámite, antes de la decisión en firme, por ejemplo → Oposiciones o Recursos (Reposición y Apelación). Petición de parte (no oficio) → pago de tasa. Cada una de las solicitudes fraccionadas conserva la fecha de presentación inicial y el beneficio de la prioridad. Duda → ¿Si no se divide la solicitud la SIC puede conceder el registro para unos productos o servicios o para unas clases y para otras no?

TLT – REGLAMENTO FORMULARIOS INTERNACIONALES TIPO: 1. Solicitud de registro. 2. Poder. 3. Petición de inscripción de cambios → nombre o dirección. 4. Petición de inscripción → cambio de titular. 5. Certificado de Transferencia. 6. Documento de Transferencia. 7. Petición de correcciones de errores. 8. Petición de renovación de un registro.

TLT – REGLAMENTO MARCAS TRIDIMENSIONALES: Reproducción de la marca → Clara, Completa y Precisa:  Reproducción Gráfica Bidimensional.  Vista única o varias vistas. Por Invitación de la Oficina (SIC):  6 vistas diferentes – Descripción.  Ejemplar de la marca.

TLT – CONCLUSIONES Beneficios:  Facilita la protección de las marcas internacionales en Colombia y de las colombianas en el exterior.  Prima lo sustancial sobre las formalidades. Necesidades:  Reglamentar de manera clara y precisa el tratado.