Tema 8: La tramitación de las solicitudes de patentes

AGENTES DE PATENTES: Representantes profesionales de los solicitantes, que actúan como catalizadores dentro de todo el sistema, y como mediadores ante las autoridades de Propiedad Industrial (Oficinas de Patentes y Cortes).  Su objetivo es lograr la máxima protección de los intereses de sus clientes, convirtiendo sus ideas en derechos definidos.

AGENTES DE PATENTES:  La naturaleza de su acción se caracteriza por ser: Previsora Objetiva Analítica Dinámica  No autónoma  Puede llegar a establecer una relación de antagonismo /cooperación con los funcionarios de las autoridades de PI (examinadores y jueces), según la situación.

ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA SOLICITUD o Lo más importante es determinar el momento óptimo para presentar la solicitud de patente (cumplimiento del requisito de divulgación habilitante/suficiente). Una vez presentada la solicitud, no se puede adicionar materia nueva a la misma.***

ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA SOLICITUD o Antes de presentar la solicitud, el agente debe revisar el contenido de la misma. Asesorar a su cliente en cuanto a las posibilidades reales de alcanzar protección (principalmente sobre la base de la materia patentable para una jurisdicción particular).

ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA SOLICITUD o El agente NO puede responder acciones oficiales sin instrucciones de su cliente. Debe transmitirle lo mejor posible el contenido de las mismas y sugerirle vías para superar las objeciones en ellas, sobre la base de su conocimiento de la práctica local.

ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA SOLICITUD o El examinador NO siempre tiene la razón. El agente, con argumentos proporcionados por su cliente, debe persuadir de forma respetuosa al examinador de reconsiderar su posición.

ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA SOLICITUD o Las respuestas a los reportes (vistas) en la mayoría de las jurisdicciones son escritas, en otras se aceptan las entrevistas orales, y en aquellas en que no, vale la pena intentarlo, pues resulta muy beneficioso para el trámite.

ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA SOLICITUD o Todas las objeciones presentadas por el examinador en el reporte deben ser contestadas: ya sea argumentado contra las mismas o enmendando las reivindicaciones (restringiéndolas) para superarlas. El no cumplimiento de esto puede ser causa de denegación.

ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA SOLICITUD o Es muy importante velar los plazos durante el trámite, los cuales de no cumplirse (sin solicitarse las prórrogas posibles), pueden conllevar al abandono de la patente.

ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA SOLICITUD o Las vistas o acciones oficiales se emiten hasta tanto se alcance una conciliación sobre la patentabilidad de las reivindicaciones, aunque ésta puede no alcanzarse y la patente puede finalmente ser rechazada por la oficina o abandonada por el propio solicitante.

ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA SOLICITUD o Si el examinador encontrara algunas reivindicaciones no patentables (supuesta falta de novedad o nivel inventivo), una estrategia para continuar el trámite de las mismas es presentar una o varias solicitudes divisionales para ellas.

ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA SOLICITUD o Tener mucho cuidado con lo que se argumenta o con lo que se elimina del alcance de las reivindicaciones para superar objeciones de novedad y nivel inventivo durante el examen. Esto puede volverse contra el solicitante a la hora de hacer demandas de infracción por equivalencia.

DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD o Considerar que el agente tendrá que tramitar la solicitud probablemente en varias jurisdicciones, por lo tanto tendrá que lidiar con examinadores con diferentes niveles de conocimientos técnicos y especialización, dentro del campo de la invención.

DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD Análisis de la Novedad  Novedad Absoluta vs Novedad Relativa  First to invent vs First to file

DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD Análisis de la Novedad  Para que se destruya la novedad, un solo documento del E. A. tiene que anticipar todas las características técnicas esenciales de la invención.  Dichas características derivadas de un único documento del E. A. deben estar implícitas, ser derivadas directamente y sin ambigüedad y no interpretadas por examinador.

DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD Análisis de la Novedad  Una característica distintiva con respecto al estado del arte, aunque sea trivial, dota de novedad a la invención.  Para que se afecte la novedad, la anterioridad debe describir la invención de manera suficiente para que el experto en la materia la pueda ejecutar.

DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD Experto en la materia: Se presume que es un profesional ordinario consciente de lo que es común en el conocimiento general en un campo técnico particular, y que se presume que tiene acceso a todo el estado de la técnica relacionado. Conocimiento general: Conocimiento en el campo técnico pertinente, y fuera del campo sólo de manera excepcional El contenido de una patente individual no forma parte del conocimiento general.

DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD Análisis del Nivel Inventivo  A diferencia de cuando se analiza la novedad, en la evaluación de actividad inventiva se pueden combinar dos más documentos del arte anterior para demostrar su falta.

DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD Análisis del Nivel Inventivo  A diferencia de cuando se analiza la novedad, en la evaluación de actividad inventiva se pueden combinar dos más documentos del arte anterior para demostrar su falta.

Nivel Inventivo: características técnicas Las características técnicas de la invención no se derivan de manera evidente a partir del Estado del Arte 1. Contribución al E.A.  Ventaja Técnica Inesperada (hacer la invención)  Efecto Técnico Sorprendente (usar la Invención) 2. No existen enseñanzas o indicaciones en el Estado del Arte que conduzcan de forma obvia a las CT DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Análisis del Nivel Inventivo  La falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para no reconocer N. I.  No se debe determinar qué cantidad de N. I. existe. El N. I. existe o no, no hay términos intermedios.

DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD Análisis del Nivel Inventivo  No deben aceptarse objeciones sobre falta de N. I. basándose en apreciaciones personales del examinador. La obviedad debe demostrarse a partir del estado del arte.  No debe permitirse el uso de la retrospectiva en la evaluación del nivel inventivo: Una vez que se conoce la invención parece obvia.