LEY DE MARCAS GRUPO 21: Ainara Artola Telmo de la Caba Néstor de la Fuente Miguel Jaureguiberri Joana Jiménez

ÍNDICE Introducción: LEY DE MARCAS SENTENCIA VITALITE SENTENCIA EQUILIBRA VS. EQUILIBRANCE SENTENCIA MULTIAVENTURA vs. HANNAH BARBERA SENTENCIA NOMBRE DOMINIO Banco Vitoria SENTENCIA ORIENT WATCH SENTENCIA DIOR y CHANNEL vs. YODEYMA SENTENCIA ZARAGOZA VIRTUAL.COM

Ley marcas 17/2001 Reglamento CE nº 40/94 del Consejo Legislación sobre Marcas, Competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.9) Ley para la adecuación a la normativa comunitaria europea Reglamento CE nº 40/94 del Consejo Introduce concepto de marca comunitaria  Signo distintivo aplicable a todo el territorio de la UE Se introduce este concepto para aproximar las marcas nacionales y las comunitarias y que así dos marcas que produzcan los mismos efectos en España estén sujetos a normativas distintas.

Introducción teórica Concepto de Marca: Signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa con respecto de otras. Puede estar integrada por distintos elementos: Denominativos: palabra o combinaciones de palabras Gráfico o emblemático: imágenes, figuras, símbolos y dibujos Integrado por letras o cifras, tridimensional: envoltorios, envolturas… Sonoros y mixtos: Combinación de los anteriores

Nomenclátor de marcas Existe una clasificación de productos y servicios a nivel europeo para el registro de las marcas de fábricas o de comercio y las marcas de servicio 45 clases de productos y servicios: Productos (clases 1 a 34) Servicios (clases 35 a 45)

SENTENCIA VITALITE

The Sunrider Corporation: SENTENCIA VITALITE JURISDICCIÓN COMUNITARIO MARCA COMUNITARIA: Solicitud de registro DENEGADA ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? IMPROCEDENCIA: productos o servicios que no tienen una relación directa con la denominación solicitada. ¿QUIÉN? Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos The Sunrider Corporation: VITALITE VS.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS ANTECEDENTES CLASE 5 Productos farmacéuticos... 1 de abril de 1996  presentó SOLICITUD de marca comunitaria denominativa en la Oficina de Armonización del Mercado Interior Registro solicitado es VITALITE Conforme al ARREGLO DE NIZA (15 de junio 1957) CLASE 29 Carne, pescado, fruta, verdura CLASE 32 aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol Resolución de 19 de enero de 1999, el examinador DENEGÓ la solicitud: artículo 38 del Reglamento núm. 40/94 FUNDAMENTOS JURÍDICOS ARTÍCULO 7 apartado 1, letras b) y c), del Reglamento núm. 40/94 Requiere que se considere un conjunto de elementos: la impresión general dada por la marca en su conjunto y la percepción del consumidor

SOLICITUD AL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA Anule la resolución, en la medida en que no acoge sus pretensiones Condene en costas a la parte demandada Solicitud DEMANDANTE Desestime el recurso Solicitud DEMANDADO

DECISIÓN TRIBUNAL Desestimar el recurso en todo lo demás 1 Anular la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior Productos a los que se refiere: «alimentos para bebés» y «agua mineral con o sin gas» 2 Desestimar el recurso en todo lo demás 3 La parte demandante soportará sus propias costas y la mitad de las costas de la demandada. Esta última cargará con la mitad de sus costas

Marcas. Concesión de inscripción. Sentencia del TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 3 de Noviembre de 2005 Marcas. Concesión de inscripción.

CONTRA SENTENCIA Recurso de casación nº190/2003 Sentencia nº1387/2002 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, recaída en el recurso nª 1548/2000, sobre concesión de inscripción de la marca internacional gráfica 681.083 “EQUILIBRANCE”. CONTRA

ANTECEDENTES DE HECHO En el proceso Contencioso-Administrativo, se dictó sentencia desestimando el recurso promovido por Don Lorenzo, contra la resolución de la OEPM, que denegó la inscripción de la marca internacional grafica “EQUILIBRANCE”, para designar productos de la clase 5ª del Nomenclátor internacional. Don Lorenzo  interpone recurso de casación, exponiendo los siguientes motivos:

INSCRIPCIÓN DE MARCAS MIXTAS. DENEGACIÓN. SIMILITUD Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 5 de Mayo de 2006 INSCRIPCIÓN DE MARCAS MIXTAS. DENEGACIÓN. SIMILITUD Vs

SENTENCIA Recurso de casación nº 7969/2003  interpuesto por la Entidad MULTIAVENTURA, S.L. La sentencia dictada por la S.7ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J de Madrid  recaída en el rec. Nº 798/2000 sobre denegación de inscripción de las marcas mixtas nº 2.159.362 y 2.159.363 “MULTIAVENTURA” CONTRA

ANTECEDENTES DE HECHO FALLO Sentencia del T.S, Sala 3ª de 17/12/1990 En el Proceso Cont.-Adm.  se dictó sentencia desestimando el recurso promovido por MULTIAVENTURA S.L., contra las resoluciones de la oficina Española de Patentes y Marcas, que estimó los recursos de alzada interpuestos contra otras, que concedió las inscripciones de las marcas mixtas nº 2.159.362 y 2.159.363, para designar productos de la clase 35ª y 41ª del Nomenclátor internacional. FALLO MULTIAVENTURA S.L. ALEGA  Hanna-Barbera Productions (HBP)  NO MONOPOLIO de representación gráfica de monopolio. EN BASE A: Sentencia del T.S, Sala 3ª de 17/12/1990

Infracción por inaplicación del art. 1 de la Ley 32/88 de Marcas, Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Notificada la sentencia, MULTIAVENTURA S.L.  INTERPONE RECURSO DE CASACIÓN, exponiendo los siguientes motivos: Infracción por inaplicación del art. 1 de la Ley 32/88 de Marcas, Infracción por inaplicación de los art. 3.1 y 30 de la Ley 32/88 de Marcas, Violación en la aplicación del contenido del art. 12.1 a) de la Ley 32/88 de Marcas. Por providencia  11/01/06, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación. 3.1. El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. 30. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios. 1. No podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

FUNDAMENTOS DE DERECHO OEPM deniega inscripción de marcas mixtas “MULTIAVENTURA” Nº 2.159.362 Y 2.159.363 Para las clases 35 y 41. ¿Por Qué? Similitud y relación entre las áreas comerciales. Se interpone recurso Contencioso-Administrativo = Desestimado por similitud con el dinosaurio Hanna- Barbera. MULTIAVENTURA  presenta recurso de casación, exponiendo los motivos antes señalados No tiene transcendencia el argumento de que la marca pretendida goza de la distintividad que exige el art. 1 de la Ley de Marcas, ya que, el hecho de estar incursa en la prohibición del art. 12 de la ley de marca, le impide tener acceso al registro.

FALLO DESESTIMATORIO  el recurso de casación nº 7976/2003, contra la sentencia dictada por la 7ª de los Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, recaída en el recurso nº 798/2000; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.

Al amparo de lo preceptuado en el Nº 1, d) del art Al amparo de lo preceptuado en el Nº 1, d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional. Por infracción, por inaplicación, la prohibición del art. 12.1 a) Ley de Marcas. Por infracción del art. 12.1 a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicable. Por infracción, por inaplicación, la prohibición del art. 12.1 a) de la Ley de marcas, atinente al riesgo de asociación con el art. 13 c) de la Ley de Marcas. El recurso de casación habrá de fundarse en alguno o algunos de los siguientes motivos: d) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

SENTENCIA NOMBRE DOMINIO BANCO VITORIA

1 2 3 Fundamentos jurídicos Partes -Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de DominioAdoptada por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) -Reglamento adoptado por el mismo organismo 2 3 Partes Demandante: Banco de Vitoria S.A. Demandado: Multimedia Digital Rioja, S.L. Objeto de demanda  Nombre de dominio “bancodevitoria.com” -Presentada la demanda ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (4/4/2001). -Tras la verificación registral (19/4/2001) Notificación al demandado -14/5/2001  Se presenta la falta de personación y contestación a la demanda -22/5/2001 Contesta al Centro via email alegando que estaba ausente La firma demandante ostenta la titularidad de numerosos registros de marca en España para el distintivo BANCO DE VITORIA, junto con el logo característico (todo debidamente acreditado) Banco de Vitoria  constituida en 1900 y conocida por dicha denominación El demandado obtuvo el nombre de dominio “bancodevitoria.com” el 2/3/2000 www.bancodevitoria.com  solo aparecen los números “212.163.200.128” El demandado es titular de otros muchos nombres de dominio, algunos de los cuales se corresponden con las marcas y denominaciones de otros bancos españoles

Pretensiones de las partes ”Banco de Vitoria”  propiedad del Banco de Vitoria Uso continuado de la marca “Banco de Vitoria”  NOTORIEDAD Nombre de dominio idéntico, por lo que puede existir confusión (competencia desleal) No existe interés legítimo del demandado e imposibilidad de casualidad Mala fe El demandado no contesta ni al email de Banco de Vitoria, ni a los del Centro de Arbitraje posteriores Se solicita la transferencia del nombre de dominio Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, o semejante, produciendo confusión, con una marca sobre la que el demandante tenga derechos Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la política uniforme Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe

1º) Semejanza entre el nombre de dominio y las marcas i)Impide que el titular pueda adoptar el nombre de dominio. Dada la notoriedad, el demandado era consciente de su adquisición ajena. Posible confusión de los clientes 1º) Semejanza entre el nombre de dominio y las marcas Concurrencia del primer requisito indiscutible Comparación de marca con nombre de dominio. El “.com” no entra en juego ii) Marca notoria: Dado la notoriedad de la marca, no puede tratarse de una mera coincidencia, sino que el demandado quería obtener algún beneficio, o no dejar al titular de la marca ejercer sus derechos como propietario 2º) Posible existencia de mala fe Párrafo 4.b de Política Uniforme 3º) Intereses legítimos a favor del demandado titular del nombre de dominio Dada la notoriedad de Banco de Vitoria y la cercanía geográfica del demandado La no contestación = reconocimiento implícito de inexistencia de derechos legítimos iii)Tenencia pasiva Debido a que en la página web solamente aparecen unos números, se considera una tenencia pasiva del nombre de dominio Según la interpretación de numerosas decisiones del Centro de Arbitraje, la tenencia pasiva es causa justificativa de la mala fe

Decisión Debido a que… El nombre de dominio “bancodevitoria.com” es idéntico a la marca "BANCO DE VITORIA" de la que es titular el demandante El Panel ordena la transferencia del nombre de dominio “bancodevitoria” al demandante. dicho registro se produjo sin existir derecho o interés legítimo alguno que el registro y uso de dicho nombre de dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

SENTENCIA ORIENT WATCH

Aproximación general (STS 1103/2001, 22 noviembre, sala de lo Civil) 1.- “Orient Watch”, pide nulidad 1ª instancia contra Rita por todas las marcas inscritas con el nombre de “Creacions Orient”. El juez les da la razón y determina que las marcas de doña Rita son nulas. 2.-Doña Rita recurre en apelación ante Audiencia Provincial 3.- Confirmación parcial, juez de 1ª instancia tenia razón en anular casi todas las inscripciones de “Creacions Orient”, menos 1. 4.- “Orient Watch” presenta recurso de casación ante TS por esa sentencia de la Audiencia Provincial

1ª Instancia Audiencia Provincial Desestiman la apelación, pero declara nula una de las marcas de Orient Watch por haber caducado la acción de nulidad, por lo que doña Rita la podía inscribir. Audiencia Provincial El juez de 1ª instancia admite la demanda de Orient Watch y falla a su favor, declarando nulas las marcas inscritas por doña Rita 1ª Instancia El Tribunal Supremo entiende que la marca que la AP había dejado inscribir a doña Rita tampoco podía inscribirse, ya que ésta la había inscrito de mala fe. De acuerdo con el art. 6 bis del Convenio de la Unión de París (ley aplicable en este caso), la acción de nulidad de las marcas registradas de mala fe es imprescriptible. Respecto a lo que exige doña Rita de declarar su marca como prioritaria, no podría hacerse porque al ser declarada nula es como si nunca hubiese existido. Por tanto, el TS viene a ratificar lo que había declarado la 1ª instancia. Tribunal Supremo

SENTENCIA DIOR Y CHANNEL VS. YODEYMA

STC nº 7/2002  PROPIEDAD INDUSTRIAL: COMPETENCIA ILÍCITA Y DESLEAL Demandante: Chanel SA y Parfums Christian Dior SA Demandado: Perfumes y Cosméticos Yodeyma SL RECURSO DE ALZADA  por: COMPETENCIA DESLEAL Acto de publicidad adhesiva (art. 6b LCD) Uso o referencia a marcas ajenas, con el objetivo de confundir directa o indirectamente al consumidor final Actos de aprovechamiento de marca ajena (art. 12 LCD)

DAÑO EMERGENTE LUCRO CESANTE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS  en virtud de lo dispuesto en: Ley de Competencia Desleal Ley de Patentes Comportamiendo doloso o culposo REQUISITOS Relación de causalidad CRITERIOS DE VALORACIÓN Gastos surgidos de la investigación de las actividades que constituyen el acto de competencia desleal DAÑO EMERGENTE Beneficio obtenido por Yodeyma por la comercialización de pdtos. sirviéndose de marca ajena LUCRO CESANTE

FALLO: Yodeyma debe cesar la comercialización de perfumes o cosméticos haciendo cualquier referencia o alusión (escrita /verbal) a marcas ajenas. Retirar del mercado todos los documentos en los que aparezcan las marcas de Dior o Chanel. Indemnización de daños y perjuicios Publicación de la STC en un medio de comunicación nacional (Objetivo: rehabilitar la fama de Dior y Chanel. Pago de costas causadas en el juzgado

SENTENCIA ZARAGOZA VIRTUAL. COM

CASO: ZARAGOZAVIRTUAL.COM Demandante: SEINTENCO SL zaragozavirtual.com Desde 1998 utiliza como marca y nombre comercial: Demandados: INTERNET ZARAGOZA, SOCIEDAD CIVIL + J.G.S como socio de Internet Zaragoza, Sociedad Civil + RESIDUO CERO SL Zaragoza-Virtual.com Utiliza posteriormente como marca:

contra quien lesione su derecho Ley de Competencia Desleal FUNDAMENTOS JURÍDICOS: Se solicita EL CESE EN EL USO DEL DOMINIO ‘zaragoza-virtual.com’ en virtud de: Ley de Marcas: art. 1  marca: signo/medio que sirva para distinguir B/S de una persona similares a los de otra art. 30  el registro de una marca confiere a su titular el dcho. Exclusivo de utilizarla en el tráfico económico art. 31  el titular de la marca puede utilizar las acciones del art. 35 contra quien lesione su derecho Ley de Competencia Desleal art. 6  regula los actos de confusión Ley General de Publicidad arts. 26 y 27: regulan los actos de publicidad que inducen a confusión con empresas, actividades, marcas

FALLO: Se declaran ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Obligación de los demandados de cesar en el uso del dominio ‘Zaragoza-Virtual.com’ + excluir su publicidad Prohibición para la parte demandada de utilizar en cualquier tráfico mercantil, comercial o de internet el dominio o la referencia a ‘Zaragoza Virtual’ Los demandados deben notificar la noticia: · a sus clientes · por la televisión local donde se ha difundido la publicidad

FUNDAMENTOS DE DERECHO La OEPM otorga la inscripción de la marca EQUILIBANCE, solicitada por DISTRIBORG SA. Para la clase 5ª (productos dietéticos...) Contra esta resolución  interpone recurso Contencioso-Administrativo Don Lorenzo (titular marca EQUILIBRA), para la clase 5ª que ampara sustancias dietéticas de uso médico. La Sala  desestima el recurso Contra esta sentencia, se interpone recurso de casación Por Don Lorenzo.

FALLO DESESTIMAN el recurso de casación nº 190/2003, interpuesto por Don Lorenzo, contra la STS. 1387/2002 dictada por la sección Primera de la Sala de los Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid el 28/10/02, Con condena a la parte recurrente en las costas del mismo. (art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional)