Octubre 2001Novedad en Europa Rafael CASTELLANOS LLORENÇ OFICINA PONTI EL REQUISITO DE NOVEDAD EN EUROPA

Novedad en Europa2 SUMARIO 1. LA NOVEDAD SEGÚN EL CPE 2. LA NOVEDAD SEGÚN LA LEY DE PATENTES ESPAÑOLA 3. LA NOVEDAD EN OTROS ESTADOS EUROPEOS 4. COMENTARIOS

Novedad en Europa3 1. LA NOVEDAD SEGÚN EL CPE El artículo 54 del convenio sobre patentes europeas (CPE) define el concepto de novedad. Los artículos 55 y 89 también deben tenerse en cuenta. El artículo 139 se refiere a los derechos nacionales anteriores y afecta a la novedad en los Estados contratantes. Las Guidelines for examination in the EPO exponen con más detalle este concepto en la parte C-IV, 5 a 8 (procedimiento de examen) y en la parte D-V, 3.1 (procedimiento de oposición). La jurisprudencia de las cámaras de recursos completa la bibliografía básica.

Novedad en Europa4 El artículo 54 define el concepto de novedad en función del concepto estado de la técnica y define estado de la técnica mediante las tres frases siguientes que se comentarán en detalle: a) todo lo que se ha hecho accesible al público b) mediante una descripción escrita u oral, mediante uso o cualquier otro medio c) antes de la fecha de presentación

Novedad en Europa5 a) todo lo que se ha hecho accesible al público Esta frase significa que se trata de cualquier información accesible a cualquier persona no obligada a la confidencialidad sobre dicha información. Las Guidelines D-V, 3.1 dan ejemplos concretos para apreciar cuando existe obligación de confidencialidad. Al exponer el artículo 55 se comentará la relación entre confidencialidad y abuso evidente. No existe restricción geográfica, por lo que debe entenderse que se trata de información accesible en cualquier país del mundo.

Novedad en Europa6 b) mediante una descripción escrita u oral, mediante uso o cualquier otro medio Esta frase significa que se trata de información divulgada por cualquier medio y sin ninguna limitación (novedad absoluta). En particular, significa en cualquier idioma y no depende del número de ejemplares o copias accesibles. Una divulgación en japonés forma parte del estado de la técnica. La comprensión lingüística no interviene como limitación. En el caso de una descripción oral es preciso establecer la fecha y el contenido, generalmente recurriendo a una descripción escrita posterior.

Novedad en Europa7 c) antes de la fecha de presentación Cuando una solicitud de patente se ha presentado con prioridad, la fecha de prioridad es la que debe considerarse (artículo 89 CPE). Una divulgación producida el mismo día de la presentación de la solicitud no forma parte del estado de la técnica.

Novedad en Europa8 El artículo 54 (3) CPE establece que también forman parte del estado de la técnica las solicitudes europeas anteriores, no publicadas antes de la fecha de presentación. Sólo para los Estados contratantes cuya designación es definitiva dentro del plazo de seis meses del art. 79(2) CPE, prorrogado según la regla 85a CPE. En este caso, debe tenerse en cuenta que si dicha solicitud anterior no llega a publicarse no forma parte del estado de la técnica.

Novedad en Europa9 También forman parte del estado de la técnica de las solicitudes de patente europeas, las solicitudes PCT con la condición de que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 158 (1) y (2) CPE (traducción en una lengua oficial, tasa nacional). Las solicitudes de patente anteriores presentadas en los estados miembros del CPE no forman parte del estado de la técnica.

Novedad en Europa10 Apreciación de la novedad Para apreciar la novedad deben tenerse en cuenta los siguientes principios: En primer lugar, debe considerarse que se trata de una simple constatación, es decir, se trata de comprobar si las características reivindicadas forman parte del estado de la técnica. Más concretamente, se trata de ver si dichas características derivan directamente y sin ambigüedad del estado de la técnica.

Novedad en Europa11 Concretando un poco más, la información divulgada debe ser interpretada por un experto en la materia en la fecha de publicación (Art 54 (2) CPE o de presentación (Art 54 (3) CPE). Las características reivindicadas deben aparecer en su estructura y en su funcionalidad, teniendo en cuenta el contenido global del documento anterior. La anterioridad debe describir la invención de manera suficiente para que el experto en la materia la pueda ejecutar (Art 83) CPE. Para destruir la novedad es necesaria la divulgación de al menos una característica técnica reproducible por un experto en la materia. La anterioridad debe ser cierta, en cuanto al contenido, a su accesibilidad al público y su fecha de divulgación. Si existe alguna duda, la anterioridad no destruye la novedad.

Novedad en Europa12 El estado de la técnica comprende los conocimientos generales de un experto en la materia, así como las obras generales de referencia. El estado de la técnica comprende también las características implícitas interpretadas por un experto en la materia a partir de lo que está explícitamente divulgado, teniendo en cuenta el conjunto del documento y en coherencia con el mismo. Una simple hipótesis no divulga una característica. Una divulgación fortuita no relacionada con el problema técnico de la invención tampoco debe considerarse como parte del estado de la técnica.

Novedad en Europa13 En general, para apreciar la novedad sólo puede utilizarse un único documento. La combinación de documentos es posible para apreciar la actividad inventiva. Los equivalentes no deben tenerse en cuenta para apreciar la novedad. En cambio, deben tenerse en cuenta para apreciar la actividad inventiva. Una divulgación genérica no destruye la novedad de una reivindicación de una característica particular, mientras que una característica particular sí que destruye la novedad de una reivindicación genérica.

Novedad en Europa14 De modo análogo, una gama de valores más amplia no destruye la novedad de una gama de valores más estrecha, mientras que una gama de valores más estrecha destruye la novedad de una gama de valores más amplia (novedad debida a la selección). En el primer caso, siempre que la gama más estrecha esté alejada de la gama más amplia y tenga otra finalidad (no sea escogida al azar). Una sustancia mencionada en un documento anterior destruye la novedad de una sustancia reivindicada, a no ser que pueda demostrarse que dicha sustancia no podía obtenerse o separarse con los conocimientos disponibles en la fecha efectiva del documento anterior.

Novedad en Europa15 Un nuevo uso de un producto conocido no resulta nuevo si dicho producto ya era anteriormente adecuado para dicho uso. Los productos definidos por su procedimiento de obtención (product-by-process) no resultan nuevos por el simple hecho de que lo sea el procedimiento. Finalmente, existe el concepto de novedad basado en la utilización: primera indicación terapéutica, segunda indicación terapéutica, preparación en forma yuxtapuesta kit of parts, segunda aplicación no terapéutica, etc.

Novedad en Europa16 Excepciones a la divulgación El artículo 55 (1) CPE prevé dos casos: a)Cuando la divulgación se ha producido porque ha existido un abuso evidente respecto al solicitante o su causante. b) Cuando la divulgación se ha producido porque el solicitante o su causante han exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972.

Novedad en Europa17 En algunos casos puede existir abuso evidente y obligación de confidencialidad. Ya que se considera que si existe obligación de confidencialidad no hay divulgación, el artículo 55 (1) a) CPE debería aplicarse solamente en aquellos casos en que resulta difícil probar la existencia de la citada obligación de confidencialidad.

Novedad en Europa18 Decisiones de la Alta Cámara de Recursos de la OEP referidas a la novedad G 6/83 Segunda indicación terapéutica. G 2/88, G 6/88 Segunda aplicación no terapéutica. G 1/92 Para que exista divulgación, no es necesario que existan razones particulares para analizar un producto. Es suficiente que el producto sea acce- sible y que pueda ser analizado. G 3/93 Una publicación producida durante el plazo de prioridad forma parte del estado de la técnica. G 3/98, G 2/99 Para el cálculo del período de seis meses del art 55(1) CPE, la fecha relevante es la de pre- sentación de la patente europea.

Novedad en Europa19 2. LA NOVEDAD SEGÚN LA LEY DE PATENTES ESPAÑOLA La ley de patentes española de 1986 (LP) coincide esencialmente, en lo que se refiere a los requisitos de patentabilidad, con el convenio sobre la patente europea (CPE). Así, existe una correspondencia entre los siguientes artículos: Art 4.1 LP ……………………… Art 52(1) CPE Art 6 LP ………………………... Art 54 CPE Art 7 LP …………………………. Art 55 (1) CPE Art 28.3 LP ……………………….. Art 89 CPE

Novedad en Europa20 Especialmente destacable es la analogía existente entre el artículo 6.3 LP y el artículo 54(3) CPE, que significa que en ambos casos las solicitudes de patente anteriores todavía no publicadas forman parte del estado de la técnica, pero para la ley española sólo forman parte del estado de la técnica las solicitudes españolas y para el convenio sobre la patente europea sólo forman parte del estado de la técnica las solicitudes europeas. Este hecho tiene consecuencias que se analizarán más adelante. También forman parte del estado de la técnica en España según el artículo 6.3 LP las solicitudes de patente europea y las solicitudes PCT que designan España.

Novedad en Europa21 Otra diferencia destacable existe entre el artículo 7(b) LP y el artículo 55 (1) b CPE, los dos referidos a exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas, el primero sin ninguna limitación explicitada y el segundo limitado a las exposiciones internacionales publicadas en el Diario Oficial (Oficial Journal) de la OEP.

Novedad en Europa22 Merece una mención especial el requisito de novedad en los modelos de utilidad. Para esta modalidad de protección, el artículo LP limita el estado de la técnica a la divulgación en España (novedad local). En cuanto a la consideración como estado de la técnica de las patentes extranjeras incorporadas al Fondo Documental de la OEPM existen opiniones vacilantes tanto por parte de la OEPM como del Tribunal Supremo, pero parece que últimamente está prevaleciendo una respuesta afirmativa.

Novedad en Europa23 3. LA NOVEDAD EN OTROS ESTADOS EUROPEOS En la mayoría de estados europeos, los requisitos de novedad para la patente son análogos a los del CPE y, por lo tanto, a los de la ley española. Esencialmente: novedad absoluta. solicitudes locales sin publicar y solicitudes europeas y PCT que designan este Estado. La consecuencia de ello es que antes de la publicación de una primera solicitud pueden existir solicitudes de patente posteriores legalmente válidas en otros países. Las excepciones a la divulgación son en general también las mismas en todos los Estados.

Novedad en Europa24 Existen, sin embargo, algunas diferencias: En Alemania, el requisito de novedad para los modelos de utilidad (Gebrauchmuster) es mixto: divulgación escrita en todo el mundo y utilización en la República Federal de Alemania (que incluye el territorio de la República Democrática desde el ). Por otro lado, los modelos de utilidad son accesibles al público desde el día de su inscripción en el registro de modelos de utilidad (Eintragungstag), cuya fecha es anterior a la fecha de publicación de la solicitud en el boletín de patentes (Bekanntmachung im Patentblatt). Para esta modalidad de protección existe un período de gracia de seis meses (Neuheitsschonfrist) para cualquier divulgación realizada por el solicitante antes de la fecha de presentación.

Novedad en Europa25 En Francia, el certificado de utilidad (certificat dutilité) requiere también novedad absoluta. Las anterioridades se refieren tanto a las solicitudes de patentes como a los certificados de utilidad. En Italia, de modo análogo a Francia, la exigencia de novedad para los modelos de utilidad es también absoluta y las anterioridades se refieren tanto a las solicitudes de patentes como a los modelos de de utilidad.

Novedad en Europa26 En Portugal, tanto la patente como el modelo de utilidad requieren novedad absoluta. Las excepciones a la divulgación se extienden a las comunicaciones realizadas ante sociedades científicas o asociaciones técnicas profesionales, a las ferias oficiales reconocidas en cualquier país miembro del CUP, siempre que la solicitud sea presentada en Portugal dentro de los 12 meses. Las divulgaciones erróneas realizadas por el INPI tampoco son tenidas en cuenta. Hasta el existieron requisitos distintos, de acuerdo con el antiguo Código de Propiedad Industrial.

Novedad en Europa27 En Suiza, forman parte del estado de la técnica las reivindicaciones de solicitudes anteriores suizas o europeas que designan Suiza, todavía no publicadas. En este país, no se considera el conjunto de la descripción (whole content approach) como en la OEP y en la mayoría de oficinas de patente de Estados europeos, sino solamente las reivindicaciones (prior claim approach).

Novedad en Europa28 4. COMENTARIOS En general es aconsejable publicar el contenido de una solicitud de patente lo antes posible después de su presentación, con el objeto de destruir la novedad de cualquier otra solicitud de patente posterior presentada en otro país referida a la misma invención. La utilización del derecho de prioridad es la única excepción a la afirmación anterior.

Novedad en Europa29 Suponiendo la presentación de una solicitud de patente española (ES) y la presentación posterior de una solicitud de patente francesa (FR) para la misma invención y reivindicando la prioridad española, la publicación del contenido de la invención no destruye la novedad de la solicitud de patente francesa posterior a dicha publicación porque la fecha efectiva de presentación de dicha solicitud es la de la solicitud de patente española, anterior a la publicación, como muestra el gráfico siguiente: prioridad ES Publ. GB FR

Novedad en Europa30 El efecto de esta publicación avanzada es destruir la novedad de eventuales solicitudes de patente posteriores en los países donde no se extiende la patente original utilizando el derecho de prioridad. De este modo, el titular de una primera solicitud obtiene el derecho de exclusiva en los países en los que extiende la solicitud de patente y evita la existencia de patentes en los demás países.

Novedad en Europa31 En el gráfico se representa una solicitud en Francia que reivindica la prioridad de la solicitud española y una solicitud en Gran Bretaña (GB) que no reivindica dicha prioridad. Si no existiera la publicación, la solicitud británica sería legalmente válida. prioridad ES Publ. GB FR

Novedad en Europa32 La publicación avanzada permite utilizar la posibilidad de ceder el derecho de prioridad a terceros sin riesgo de usurpación de la patente, ya que después de la publicación únicamente el derecho de prioridad permite la presentación de una solicitud de patente legalmente válida. Esta estrategia es especialmente indicada para los solicitantes de una patente española que no quieren o no pueden invertir en solicitudes de patente en otros países. La cesión del derecho de prioridad puede permitir recuperar la inversión y conseguir una compensación económica por la invención. Sin embargo, esta estrategia puede no ser conveniente en algunos casos en los que interesa destacar la actividad inventiva de una solicitud de patente respecto a la publicación anterior referida a características muy próximas.