Soporte adecuado de las reivindicaciones en la memoria Dr. Gastón Richelet Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial 27 de agosto de 2010

Lineamientos de la exposición 1. Art. 22° de la Ley de Patentes 2. Art. 22° del Reglamento de la Ley 3. Directrices de Patentabilidad 4. Casos especiales 5. Derecho comparado 2

El texto de la Ley de Patentes 1. La Ley de Patentes – Art. 22° “Las reivindicaciones definirán el objeto para el que se solicita la protección, debiendo ser claras y concisas. Podrán ser una o más y deberán fundarse en la descripción sin excederla.” 3

Interpretación del texto legal 4 1. La Ley de Patentes – Art. 22° “Deberán” – es un mandato legal “Fundarse” – RAE 22° edición = apoyar 2° y 5° definición “Descripción” (o memoria descriptiva) ¿Qué abarca? TODO lo presentado – TODA la memoria descriptiva incluidos los dibujos, secuencias, etc. “Sin excederla” No pueden ir más allá de lo que está en la descripción

El texto del Reglamento 5 2. El Reglamento de la Ley – Art 22° No dice nada respecto del soporte Menciona las partes que deben tener las reivindicaciones Número de reivindicaciones Subordinación

6 Las Directrices de Patentabilidad 3. Las Directrices – Parte C. Cap.III Pto. 6 a) “Las reivindicaciones deberán estar soportadas en la descripción. Esto significa que deberá haber una base en la descripción para sustentar el objeto cubierto por cada reivindicación.” - “base” ¿qué alcance debe tener? ¿qué es una base suficiente? Esta es la cuestión central

7 Las Directrices de Patentabilidad 3. Las Directrices – Parte C. Cap.III Pto. 6 b) “El alcance de las reivindicaciones no deberá ser más amplio que el justificado por el alcance de la descripción y los dibujos.” - en acuerdo con lo que dice la Ley - habla de descripción y los dibujos = TODA la descripción

8 Las Directrices de Patentabilidad 3. Las Directrices – Parte C. Cap.III Pto. 6 c) “La mayoría de las reivindicaciones serán generalizaciones de uno o más ejemplos particulares.” - primera referencia a los ejemplos d) “Se deberá permitir al solicitante que cubra a través de las reivindicaciones todas las modificaciones obvias, equivalentes y usos que él ha descripto.” - grado de generalización de las reivindicaciones - interesante la referencia a los equivalentes

9 Las Directrices de Patentabilidad 3. Las Directrices – Parte C. Cap.III Pto. 6 e) “Por regla general, una reivindicación deberá considerarse apoyada por la descripción a menos que excepcionalmente haya razones bien fundadas…” (…) “El Examinador deberá realizar una objeción de falta de sustento únicamente si tiene razones bien fundadas, las razones deberán preferentemente estar apoyadas específicamente por un documento publicado.” - presunción “iuris tantum” en favor del soporte - excepcionalmente + razones bien fundadas para entender lo contrario

10 Las Directrices de Patentabilidad 3. Las Directrices – Parte C. Cap.III Pto. 6 f) “El soporte deberá ser sin embargo de carácter técnico; afirmaciones o declaraciones vagas, sin ningún contenido técnico no proveerán sustento a lo reivindicado.” - ¿qué es un soporte técnico? - ¿qué es una declaración vaga? - ¿soporte literal sin ejemplificación es una declaración vaga? - ¿todo lo que no está ejemplificado es una declaración vaga?

11 Las Directrices de Patentabilidad 3. Las Directrices – Parte C. Cap.III Pto. 6 g) “Una reivindicación podrá definir ampliamente una característica en términos de su función, aún cuando se ha dado para esa característica un único ejemplo en la descripción,…” - menciona nuevamente a los ejemplos - da la impresión de que se requiere una pluralidad de ejemplos - ¿soporte en la memoria (TODA) o en los ejemplos únicamente?

12 Casos especiales 4. Casos especiales de soporte a)Reivindicaciones originales vs. modificadas - las originales se auto-soportan - puede permitirse el agregado dentro de la memoria - “re-claims “ - práctica japonesa para evitar la discusión b)Reivindicaciones Markush - se consideran soportadas aunque no estén todas las posibilidades específicamente descriptas o ejemplificadas c)Reivindicaciones en el área biotecnológica - % de homología

13 Derecho Comparado 5. Derecho comparado – Estados Unidos a)U.S.C. 112 para. 1 “The specification shall contain a written description of the invention” - demostrar que el solicitante inventó la materia que se busca proteger - divulgación suficiente para soportar las reivindicaciones - demostrar que estaba en posesión de la invención reivindicada

14 Derecho Comparado 5. Derecho comparado – Estados Unidos b)MPEP 2163 I) a) y b) “The fundamental factual inquiry is whether the specification conveys with reasonable clarity to those skilled in the art that, as of the filing date sought, applicant was in possession of the invention as now claimed.” Vas-Cath, Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d at , 19 USPQ2d at 1117.

15 5. Derecho comparado – Estados Unidos b)MPEP 2163 I) a) y b) i) presunción en favor del soporte “There is a strong presumption that an adequate written description of the claimed invention is present when the application is filed.” See, e.g., Vas- Cath, Inc., 935 F.2d at , 19 USPQ2d at “Consequently, rejection of an original claim for lack of written description should be rare.” In re Smith, 458 F.2d 1389, 1395, 173 USPQ 679, 683 (CCPA 1972 “We are of the opinion that the PTO has the initial burden of presenting evidence or reasons why persons skilled in the art would not recognize in the disclosure a description of the invention defined by the claims“ In re Wertheim, 541 F.2d 257, 263, 191 USPQ 90,97 (CCPA 1976) Derecho Comparado

16 Derecho Comparado 5. Derecho comparado – Estados Unidos b)MPEP 2163 I) a) y b) ii) las reivindicaciones originales se auto-soportan “The claims as filed in the original specification are part of the disclosure (…) therefore (…) the applicant may amend the specification to include the claimed subject matter.” In re Benno, 768 F.2d 1340, 226 USPQ 683 (Fed. Cir. 1985) iii) reivindicaciones enmendadas “…newly added claim limitations must be supported in the specification through express, implicit, or inherent disclosure. In re Oda, 443 F.2d 1200, 170 USPQ 268 (CCPA 1971). “

17 Derecho Comparado 5. Derecho comparado – EP a) EPC 84° “The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.” b) EPO Guidelines Parte C Cap. 3 Pto. 6 - texto idéntico al de las Directrices Argentinas c) Jurisprudencia “Debe haber una base en la descripción para la materia de cada reivindicación y el alcance de las reivindicaciones no puede ser más amplio que el justificado por la descripción, los dibujos y la contribución al arte realizado por la invención.” T409/91 Exxon OJ 9/

18 Derecho Comparado 5. Derecho comparado – Japón a) Ley de Patentes Japonesa Art 36° 6) i) “6) Las reivindicaciones deberán cumplir con cada una de las siguientes premisas: i) indicar la invención para la cual se pide protección la cual debe estar descripta en la explicación detallada de la invención…” b)Directrices Japonesas Parte 1 Cap “Una reivindicación se describirá con expansión o generalización en base a uno o más ejemplos específicos de la descripción detallada de la invención. (…) La evaluación deberá hacerse cuidadosamente para no ser demasiado restrictivo en base a los ejemplos.” c) Jurisprudencia - Polarizing film - Flinbanserin

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