Taller Sobre Propiedad Intelectual y Las Pequeñas y Medianas Empresas Montevideo, Uruguay 26 al 30 de mayo de 2008

Los derechos de P.I. y las exportaciones: Como evitar los errores mas frecuentes? Lien Verbauwhede Koglin Consultora, División de Pymes Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

1. Pensar que la protección de los DPI es universal Los DPI son territoriales Exc. Derecho de autor, pero … Exc. Secretos comerciales En mayoría de países: registro necesario Protección en el extranjero ‘vía nacional’ ‘vía regional’ ‘vía internacional’ Una posibilidad consiste en solicitar protección en cada país por separado presentando una solicitud directamente a las Oficinas Nacionales. Cada solicitud deberá traducirse en un idioma determinado, que suele ser el idioma nacional. Deberá abonar las tasas nacionales de solicitud y, particularmente en el caso de las patentes, deberá encomendar un mandatario o abogado de propiedad intelectual que le ayudará a asegurarse de que la solicitud cumple los requisitos nacionales. Si aún se encuentra en la fase de evaluar la viabilidad comercial de una invención o si sigue explorando potenciales mercados de exportación o interlocutores en materia de licencias, el proceso nacional le resultará particularmente pesado y oneroso, especialmente si desea obtener protección en un gran número de países. En dichos casos, los mecanismos que ofrecen los sistemas de protección internacional administrados por la OMPI para las invenciones, las marcas y los dibujos y modelos industriales ofrecen una alternativa más sencilla y, por lo general, más económica. Algunos países han establecido acuerdos regionales para obtener protección mediante propiedad intelectual para toda una región gracias a un única solicitud. Entre las oficinas regionales de propiedad intelectual se incluyen: La Oficina Europea de Patentes (para patentes europeas): http://www.european-patent-office.org La Oficina de Armonización del Mercado Interior (para las marcas de la Comunidad Europea y los diseños de la comunidad): http://oami.eu.int/ La Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO, oficina regional de propiedad industrial de los países de habla inglesa para las patentes, las marcas y los dibujos y modelos industriales): http://aripo.wipo.net/ La Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI, oficina regional de propiedad intelectual de los países africanos de habla francesa para las patentes, las marcas, los dibujos o modelos industriales y, próximamente, indicaciones geográficas y esquemas de trazado de los circuitos integrados): http://oapi.wipo.net/ La Oficina Eurasiática de Patentes (para la protección por patentes en países de la Comunidad de Estados Independientes): http://www.eapo.org/ La Oficina de Marcas del Benelux y la Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux (para la protección de las marcas y los dibujos o modelos industriales en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo): http://www.bmb-bbm.org/ & http://www.bbtm-bbdm.org/ La Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (para patentes): http://www.gulf-patent-office.org.sa/

2. Pensar que la legislación sobre los DPI es idéntica en todo el mundo Ejemplos Marcas protección de marcas mediante el uso (Panamá) protección de colores, olores, sonidos protección de marcas notorias Patentes patente al primer solicitante vs. patente al primer inventor protección de los programas informáticos Derecho de autor Excepciones Duración de protección Etc.

Ejemplos: Ford Nova, Pajero, etc 3. Utilizar una marca que no se puede registrar o que tenga connotaciones no deseadas en el mercado extranjero Ejemplos: Ford Nova, Pajero, etc

4. Utilizar marca que ya existe en otros mercados para mismos tipos de productos El lanzamiento de un producto en un mercado de exportación con una marca idéntica o similar a la de terceros, podría tener consecuencias fatales sobre la estrategia de exportación de una empresa. Ejemplos NIKE Cidesport registro “Nike” en 1932 en Espana 1992 Juegos Olimpicos en Barcelona MAKRO Productos alimentarios en Venezuela TAP (≠ productos) compañía aérea en Portugal empresa farmacéutica en EEUU empresa de Internet en Canadá, etc. Cidesport, propiedad de la familia Rosell, registró la palabra Nike en 1932, y como símbolo una imagen de la diosa griega de la Victoria de Samotracia. En 1980 la empresa norteamericana y japonesa Blue Ribon Sports (ahora Nike) licenció a Cidesport para que comercializara sus productos en España. La empresa catalana acabó su contrato de licencia en 1989, pero había adquirido siete años antes los derechos para el uso del nombre Nike. Este último detalle fue el detonante del conflicto. Con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, Nike International decidió potenciar su imagen de marca y reorganizar sus licenciatarios en España. La ruptura con Cidesport provocó uno de los conflictos entre marcas que dura desde entonces, con demandas y recursos cruzados. El 22 de septiembre de 1999 una sentencia del Tribunal Supremo obligó a Nike a anular sus marcas en España, impidiendo utilizar el nombre Nike en prendas textiles, y otorgando a Cidesport el derecho exclusivo sobre el mercado nacional. Nike International recurrió al Tribunal Constitucional. Un auto de esta última institución del 24 de julio de 2000 acordó mantener la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo. Fuentes conocedoras del conflicto aseguraron que, a pesar de estas sentencias favorables, Cidesport no pudo superar los efectos de la batalla legal, cesando su actividad el año pasado, transformándose en la sociedad Muswellbrook, que sigue controlada por la familia Rosell. Cidesport contaba con una facturación anual de alrededor de 10 millones de euros, mientras que las ventas de la filial española de Nike se situaron en los 250 millones en 2000, incluyendo la comercialización de todo tipo de productos con marca. Nike Int ha intentado superar las trabas que le impone el conflicto judicial en España potenciando la imagen del logotipo de la empresa.

5. Utilizar una marca en conflicto con indicación geográfica Ejemplo ‘Corte de justicia europea’ contra venta de queso azul bajo la marca CAMBOZOLA, considerando que es similar hasta el punto de generar confusión con la indicación geográfica GORGONZOLA 4 March 1999 - Judgment of the Court of Justice in Case C-87/97 The designation "Gorgonzola" has been protected in Austria since 1951 under international conventions and since 1996 under Community law in accordance with the regulation concerning the registration of GI and designations of origin. Since 1983 a soft cheese manufactured in Germany has been sold in Austria under the trade mark "Cambozola". The Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola (Consortium for the protection of Gorgonzola cheese) applied to the Handelsgericht Wien (Commercial Court, Vienna) for an order prohibiting the marketing of the cheese in Austria under that name. The Austrian court referred to the Court of Justice for a preliminary ruling as to whether such a measure could be adopted without infringing the Community rules on the free movement of goods, in the light of Austria's accession to the European Union. The Court points out first that Community law guarantees that designations of origin will be protected against all "evocations". The concept of evocation covers the situation where the term used to indicate a product reproduces part of a protected designation and has the same number of syllables, so that, because of that resemblance, when the consumer is confronted with the name of the product, the image triggered in his mind is that of the product whose designation is protected. The Court concludes therefore that the term "Cambozola", used for a cheese, may be regarded as an evocation of the designation "Gorgonzola". However, the Court observes that it is for the national court to determine whether the requisite conditions are satisfied for allowing use of the trade mark "Cambozola" to continue, despite the fact that it is an evocation and as such in principle prohibited. That TM was registered before the entry into force of the Community protection of the designation "Gorgonzola". If its use is to be allowed to continue, its initial registration must have been made in good faith and its use must not be liable to deceive the public. The Court maintains that the application of those criteria falls outside its jurisdiction. However, it points out that the fact that there is an evocation does not necessarily mean that the public is likely to be deceived. Gorgonzola (an Italian soft blue cheese), has been registered as a PDO since 1996. Cambozola (a German soft blue cheese) has been registered as a trade mark in Austria since 1983. The Consortium for the protection of Gorgonzola cheese applied to the Commercial Court in Vienna for an order prohibiting the marketing of cheese in Austria under the name "Cambozola" on the basis that it amounted to an evocation of "Gorgonzola" and, as such, infringed the Origin Regulation. March 05 2007 in Denmark: National court ordered the Consorzio per la Tutela Formaggio Gorgonzola to recognize that the owner of the designation Cambozola was entitled to market cheese in Denmark under the trademark CAMBOZOLA.

En algunos países: multa 6. Dejar ® en producto/envase cuando se exporta en país donde la marca no es registrada En algunos países: multa (aun cuando se presentó una solicitud para registro) 8

7. Presentar solicitudes en el extranjero demasiado tarde Una vez solicitado DPI en Uy, dispone de un período limitado de tiempo (el “período de prioridad”) para presentar solicitidues en el extranjero Patentes: 12 meses Diseños Industriales: 6 meses Marcas: 6 meses* Ejemplo Exportador de habichuelas de Argentina hacia Espana Distribudor local registró misma marca en Espana Exportador no tuvo clientela directa en Espana 9

7. Conceder licencias a empresas en el extranjero sin asegurarse que el DPI esta protegido en los países en cuestión Ejemplo 1: Empresa farmacéutica hondureña. No se pueden conceder licencias de propiedad intelectual por productos que no están protegidos en un determinado mercado 10

8. Divulgar información sobre su producto o ponerlo a la venta antes de haber solicitado DPI en el mercado en cuestión Ejemplo: Dar a conocer detalles de su producto a sus socios comerciales sin acuerdos de confidencialidad publicar una foto del producto en un catálogo antes de haber solicitado DPI → habrá riesgo de (a) perder su invención o diseño a terceros (b) que ya no le permitan protegerlos.

9. Comercializar sin controlar que el producto no este infringiendo los DPI de otros en el mercado extranjero Ej, es posible que una determinada tecnología no esté patentada en Uy pero sí lo esté en el país de exportación. Ej, si Ud. tiene una licencia para comercializar un producto en Uy, verifique bien que la licencia también le permita comercializarlo en el país de exportación.

10. No definir con claridad la titularidad de los DPI con los socios comerciales en el extranjero Ej, Ud. establece una “joint venture” con otra empresa para el desarrollo de un producto o servicio → es importante que haya claridad con respecto a los DPI generados de dicho proyecto. Ej, exportador agrícola argentino El Camino (habichuelas)

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