La Propiedad Intelectual y las Transferencias de Tecnología Dra. Andrea Barrios Kübler UdelaR – Facultad de Química Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) 29/05/08

Esquema Conocimiento aplicado a la tecnología Contratos tecnológicos. Generalidades Cesión de derechos Licencia de derechos Contrato de transferencia de Know how Contrato de Asistencia técnica Contrato de “engineering” Contrato de confidencialidad

Conocimiento aplicado a la Tecnología Resolución de problemas técnicos Mejoramiento de procesos Desarrollo de productos Desarrollo de procesos alternativos Nuevas aplicaciones de productos ya conocidos

Tecnología “Conjunto de conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial” (Diccionario de la Real Academia Española) Se distinguen dos fuentes de acceso a la tecnología: interna (generación propia) externa (adquisición o comercialización)

Transferencia de Tecnología Se refiere a los acuerdos contractuales según los cuales se transmite un conjunto de conocimientos, sean patentables o no, estén o no protegidos por algún sistema legal, ya sean correspondientes a los institutos de propiedad intelectual o al secreto industrial o empresarial. Registro ante la DNPI (Art. 111 Ley 17.164)

Previsiones internacionales Proyecto de Código de conducta para la transferencia de tecnología en el marco de Naciones Unidas. Ley Modelo de OMPI sobre patentes de invención para países en vías de desarrollo. Registro de contratos de transferencia de tecnología Pautas para el control de los contratos.

Tecnología y Colaboración Universidad - Empresa Proyectos I&D Convenios marcos de colaboración Contratos de desarrollo Convenios de transferencia de tecnología Contratos de asistencia técnica Consorcios Convenios de confidencialidad

Cláusulas más comunes Comparescencia Antecedentes Objeto Precio Plazo Obligaciones de las partes Rescisión / cláusula penal Propiedad Intelectual Condiciones de comercialización del desarrollo Comisión de seguimiento

Elección de las cláusulas de un contrato Depende de la naturaleza jurídica del contrato Contratos nominados e innominados Depende de la determinación del objeto y de las obligaciones asumidas Depende de la situación jurídica que se pretende proteger TRATO VS. CONTRATO

Anexos Suelen ser de diferentes tipos: Anexo Técnico o Planes de trabajo Inventario de los bienes a ser utilizados Convenio de confidencialidad Asistencia técnica

Tipos de contratos de transferencia de tecnología Cesión de patentes Licencia de patentes Contrato de Know how Contrato de Asistencia Técnica Contrato de “Engineering” Contrato de Confidencialidad

Cesión de Patentes Es la figura típica a través de la cual se articula la transmisión plena de estos bienes, permitiendo al adquirente ocupar la posición jurídica del cedente a todos los efectos. Implica un desplazamiento o cambio de titular de los derechos de la patente o de la solicitud de la misma a cambio de un precio. Puede ser total o parcial En cuanto a los derechos cedidos En razón del territorio Inscripción en el Registro (DNPI)

Regulación legal de la cesión de patentes “Los derechos patrimoniales derivados de una patente o de una solicitud de patente pueden ser transferidos o cedidos por su titular o causahabientes, total o parcialmente, por sucesión o por acto entre vivos. Dichos actos surtirán efecto frente a terceros a partir de la inscripción en el registro correspondiente” (art. 36 Ley 17.164)

Regulación legal de la cesión de patentes - (cont.) Autonomía de la voluntad Responsabilidad del titular por el pago de las tasas de mantenimiento de las patentes. En caso de pluralidad de personas, se establece el deber de expresar si son copropietarios, condóminos o socios.

Licencia de patentes El contrato de licencia es aquel por el cual el titular de un derecho de propiedad industrial confiere a un tercero el derecho de explotación. Objeto: Patente concedida Derechos emergentes de una solicitud de patente Es un contrato nominado (art. 50 Ley 17.164) No es solemne Inscripción en el Registro (DNPI) Efecto: oponible frente a terceros

Regulación Legal de la Licencia Principio general: Autonomía de las partes Extensión – a todos los actos de explotación o comercialización del objeto de la patente durante toda la vigencia, en todo el territorio del país y respecto de todas las aplicaciones del objeto. Prohibición de ceder o transferir la licencia No exclusividad Faculta al licenciatario a adoptar todas las medidas necesarias para la defensa de la patente a falta de iniciativa del titular.

Regulación Legal de la Licencia (cont.) Prohibiciones: Establecer cláusulas que: produzcan un efecto negativo en la competencia, constituyan competencia desleal impliquen abuso de posición dominante del titular de la patente. Condiciones: Efectos perjudiciales en el comercio Condiciones exclusivas de retrocesión Impedimentos a la impugnación de la validez de las patentes Limitaciones al licenciatario en el plano comercial o industrial, cuando ello no se derive de los derechos conferidos por la patente. Limitaciones a la exportación del producto protegido por patente hacia zonas de integración económica y comercial

Obligaciones principales comunes a ambos tipos de contratos Obligación de entrega de la patente ya sea con la finalidad de cederla definitivamente o conceder su uso. Obligación de pago del precio Obligación de Garantía de la vigencia de los derechos conferidos por la patente?

Contrato de Transferencia de Know How El know how es uno de los posibles contenidos de los contratos de transferencia de tecnología. No es una modalidad de contrato en sí mismo. Naturaleza jurídica del contrato Compraventa Arrendamiento de servicios Sociedad Licencia Sui generis

Particularidades del Know How Contrato innominado Autonomía de la voluntad Elementos esenciales Objeto: dar y hacer Obligaciones básicas de las partes Acuerdos de confidencialidad (incluso en la etapa precontractual) Cláusulas que complementan el cumplimiento de las prestaciones Obligaciones de ejercicio Obligaciones de trasmitir las mejoras del objeto Limitaciones espaciales relativas a la venta de los productos Obligación de compra de materias primas o repuestos al dador del know how. Obligación posterior a la expiración del contrato como devolución de documentos y materiales, o prohibición de competencia por un plazo que se pacte

Contrato de Asistencia Técnica Es la transmisión de conocimientos relativos a la aplicación práctica, mediante el cual el trasmisor, proporciona al receptor apoyo o cooperación para obtener determinados resultados prácticos.

Contrato de Engineering Es un contrato que tiene por objeto que una parte proporcione a otra los datos y conocimientos necesarios para la fabricación de un equipo o instalación de una planta, y/o la puesta en práctica de tales conocimientos. Es la prestación de un servicio intelectual para la elaboración de una obra en concreto.

Pautas comunes a ambos tipos contractuales Implican transferencia de conocimientos técnicos a cambio de un precio Pueden ser accesorios a otros contratos de transferencia de tecnología Pueden tener a su vez contratos accesorios. Ej. Acuerdos de confidencialidad o transferencia de know how.

Confidencialidad Por Ley Por Contrato Funcionarios Públicos Profesionales Trabajadores Sanciones: Código Penal Reparación por daños y perjuicios derivados de competencia desleal Por Contrato Determinación del objeto Determinación del plazo Determinación de condiciones precisas sobre la garantía del secreto.

Bibliografía recomendada Bugallo, Beatriz “Propiedad Intelectual” FCU 2006. Correa, Carlos, “El nuevo escenario para la transferencia de tecnología: repercusiones en los países en desarrollo” en Comercio Exterior tomo 44 Num 9, 1994. Chuliá, Vincent “Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos III”, Bosch 1998. De Miguel, Pedro, “Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial” Civitas 1995. Farina, Juan “Contratos comerciales modernos. Modalidades de contratación empresarial”, Astrea 1999. Gómez Segade, José A. “Algunos aspectos de la licencia de know how” en Tecnología y Derecho, Marcial Pons 2001. Lorenzetti, Ricardo “Redes Contractuales, Contratos Conexos y Responsabilidad” en Revista de Derecho Privado y Comunitario Nº 17 – 1998. Massaguer, José “El contrato de licencia de know how”, Bosch 1989.