“El Convenio de Colaboración en I y D como instrumento de transferencia de Tecnología” Conferenciante: M.Sc. Orbel Machado González Curso: La negociación de los bienes intangibles de la Propiedad Industrial.

Objetivos 1- Definir el concepto de Convenio de Colaboración en I y D 2- Caracterizar las principales cláusulas que deben contener los mismos. - Definiciones - Conocimientos previos. - Cláusula de Propiedad Intelectual. - Atribución de la titularidad de los resultados de la investigación. - Formas de explotación de los resultados susceptibles de protección mediante derechos de Propiedad Intelectual. - Confidencialidad de la información y publicaciones.

- Escasez de recursos para financiar la investigación. - Interés gubernamental de responder al sector productivo y de lograr una efectiva aplicación de los resultados alcanzados. - Desarrollo conjunto de Propiedad Intelectual partiendo de entes que poseen capacidad de investigación distintas pero complementarias. Condicionan la adopción de Convenios de Colaboración El Convenio de Colaboración puede caracterizarse como aquel en virtud del cual un organismo del sector público y/o privado contribuye financieramente o participa conjuntamente con investigadores de Centros de Investigación o Universidades en las actividades de investigación y desarrollo. La obligación principal del investigador no consiste en alcanzar un resultado (D.P.I), sino en el desarrollo de una actividad (proyecto de investigación).

Cláusulas que debe contener el Convenio -Identificación de las partes. -Preámbulo. -Definiciones. -Objeto del Convenio. -Conocimientos previos. -Informes de ejecución del Proyecto. -Presupuesto total y medios para la ejecución del Proyecto. -Responsables de la ejecución del Proyecto. -Confidencialidad de la información. -Publicaciones. -Propiedad Intelectual. -Entrada en vigor, vigencia y terminación. -Responsabilidades y garantías. -Ley aplicable. -Solución de controversias. -Fuerza mayor. -Cuestiones generales.

: Definiciones : En esta se definen una serie de términos a los efectos de la interpretación del clausulado del Convenio. “Proyecto”: el proyecto descrito como anexo al Convenio y cuya ejecución constituye el objeto del presente instrumento jurídico. “Conocimientos previos”: en esta cláusula si se tratase de derechos de Propiedad Intelectual que se encuentren registrados se describirá el número de registro de los mismos, en el supuesto en que no constituyan derechos previamente registrados, sino por ejemplo secretos empresariales, se describirán los conocimientos de manera que posibiliten su identificación. “Información confidencial”: de manera general se podrá establecer que tendrán este carácter cualquier información a la que una parte tenga conocimiento de la otra, y que puede estar relacionada con nuevos productos, listas de clientes, precios, secretos empresariales, o procesos.

: Conocimientos previos : Aquellos en posesión o bajo en control de los contratantes y relativos a los mismos campos de investigación, u otros afines, a los previstos en el Convenio particular. Estos derechos como que tienen una existencia anterior ni pueden ser afectados por el Convenio ni deben perjudicar la ejecución de las etapas de la investigación. Así, se pueden concertar licencias o derechos de uso a cambio de la correspondiente contraprestación, o estos pueden constituir aportaciones de las partes en aras de que la propiedad intelectual se continúe desarrollando.

: Propiedad Intelectual : Como resultado de la ejecución del Proyecto se pueden producir distintos tipos de conocimientos, los cuales pueden ser objeto de protección a través de diferentes modalidades de la Propiedad Intelectual. Así – independientemente de que las leyes de Patentes, y las legislaciones aplicables a la relación de empleo (derechos de los inventores), contengan disposiciones sobre el régimen jurídico aplicable a estos Derechos – resultará de gran importancia que en el Convenio se establezca a quien corresponderá la titularidad de los resultados de la investigación. Así, pueden darse las siguientes posibilidades: A - Cuando la relación de colaboración se establece entre dos o más instituciones de investigación: - que cada una sea titular de los derechos que hayan sido obtenidos de manera independiente, o que la titularidad de todos los derechos corresponda a ambas instituciones (cotitularidad). - que la titularidad corresponda al titular que ha concebido la invención. B - Cuando se trate de una institución de investigación y de una entidad que aporte fondos: - la atribución de la titularidad a ambas instituciones (cotitularidad). - la atribución de la titularidad a la institución de investigación. - la atribución de la titularidad a la entidad que ha financiado la investigación. - la atribución de la titularidad al investigador que ha concebido la invención.

: Propiedad Intelectual : La atribución de la titularidad a ambas instituciones (cotitularidad). Esta opción generalmente se usa cuando se trata de instituciones que aportan ambas capital intelectual complementario para que a través de la ejecución del Proyecto se continúe desarrollando este por ejemplo: Art. 10.2) de la Ley Española de Patentes dispone que “Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas.” En este supuesto se tendrán que atener a lo que dispongan las legislaciones nacionales sobre la titularidad conjunta de la Propiedad Intelectual: -En la mayoría de los países cuando una patente tiene dos titulares, ninguno de estos puede conceder en licencia sus intereses sobre la patente sin el consentimiento del otro, por ejemplo: en España (Art de la Ley de Patentes); Reino Unido (Art de la Ley de Patentes de 1977); Japón (Art de la Ley de Patentes); y Australia (Art de la Ley de patentes de 1990) - Pero también puede ser que un cotitular pueda conceder una licencia sobre sus intereses en una patente sin el consentimiento del otro cotitular y sin tener que rendirle cuanta sobre la remuneración que por este concepto perciba, por ejemplo: EUA (Schnack vs. Applied Arts Corporation 278 N.W. 117 Mich 434). - Pero cada cotitular podrá por sí mismo realizar determinados actos de explotación del derecho en correspondencia con los actos que comprenda la legislación respectiva, por ejemplo Art72.2 de la Ley de Patentes de España (ejercitar acciones de defensa del derecho, realizar actos pertinentes para la conservación del derecho, explotar propiamente la invención)

: Propiedad Intelectual : La atribución de la titularidad a ambas instituciones (cotitularidad). Dentro de estas posiciones lo importante es que en el Convenio se plasmen sus Derechos en correspondencia con sus intereses, teniendo estos una serie de posibilidades: - que la Propiedad Intelectual conjunta no será concedida en licencia ni explotada por ninguno de los cotitulares por sí, sino de manera conjunta. - Que una de las partes le conceda a la otra la opción de negociar una licencia, la cual puede ser exclusiva o no, para producir, usar, o comercializar los productos obtenidos a partir de la propiedad intelectual conjunta. Para esto generalmente se requiere que la creación sea puesta en conocimiento de la otra parte, luego de lo cual decidirá si acepta esta opción (Derecho de primera opción). Acuerdos de cotitularidad

: Propiedad Intelectual : La atribución de la titularidad de manera independiente a cada institución de investigación. Las partes pueden decidir que la contribuciones o aportaciones en colaboración se producirán en campos distintos, de manera que toda la Propiedad Intelectual en cada uno de los campos respectivos pertenecerá de manera independiente a las partes y no en forma de cotitularidad, por ejemplo:

: Propiedad Intelectual : La atribución de la titularidad a la institución que ha financiado la investigación. Esta solución se toma cuando se han aportado sumas significativas, entonces la atribución de los Derechos de Propiedad Intelectual a la institución que ha financiado la investigación, se entiende como una contraprestación. En este supuesto también se utiliza en la práctica la utilización de la figura del derecho de primera opción.

: Propiedad Intelectual : La atribución de la titularidad al investigador que ha concebido la invención. Esta situación jurídica puede estar regulada por leyes de patentes (España, Título IV “Invenciones laborales”; Brasil, Art. 88 – 93 Ley No ); por legislaciones especiales (Alemania, “Ley de Invenciones de Empleados”); legislaciones laborales (Venezuela, “Ley orgánica del trabajo”, Arts ); disposiciones universitarias dentro del marco de la Autonomía Universitaria. Principio general Que aquellas invenciones que sean obtenidas como consecuencia de la relación laboral corresponderá su titularidad al empleador (invenciones de servicio) Si la invención no fuera el resultado de sus funciones como investigador o empleado, entonces se tratará de una invención libre, y el investigador puede solicitar su titularidad. Se establece como obligación del investigador poner en conocimiento del empleador la solución al problema técnico y cómo se obtuvo la invención. A su vez la institución tendrá un período de tiempo para solicitar el correspondiente Derecho. Si el trabajador incumpliera esta obligación perderá el derecho a recibir una remuneración justa.

: Propiedad Intelectual : La atribución de la titularidad al investigador que ha concebido la invención. Existen legislaciones que disponen que el investigador tendrá la facultad de participar en la explotación que del Derecho realice la Universidad o centro de investigación, por ejemplo: en Alemania se dispone que sea el 30 % de los beneficios; la Reglamentación del CONICET (Argentina) dispone que el 50 % de los beneficios percibidos por patente de invención corresponderán a los investigadores. Otras legislaciones en lugar de predeterminar una determinada cantidad, disponen que el inventor tiene derecho a recibir una remuneración justa o razonable (Japón, Sección 35 de la Ley de Patentes).

Confidencialidad de la Información (consideraciones) Información no divulgada Información que esté legítimamente bajo el control de una persona (física o jurídica), en la medida en que sea secreta, tenga valor comercial por ser secreta y haya sido objeto de medidas razonables con el objetivo de mantener la secretividad. (Art. 39 del ADPIC) ¿Por qué protegerla? - Tiene un valor especial y único, devenido de su secretividad. -Esta puede estar relacionada con materia patentable y llegar a ser objeto de una solicitud de patente, la cual sólo será concedida si no forma parte del dominio público. Por lo que el acuerdo de confidencialidad es fundamental para preservar la patentabilidad. - Puede constituir por sí misma un secreto empresarial. Por lo que es aconsejable que se establezcan acuerdos específicos de confidencialidad con todo el personal que tenga acceso a información confidencial.

Consecuencias de la revelación de la información Ejercer acciones contra el responsable de la información y contra quien hubiera adquirido información a sabiendas de su carácter secreto. No restaurará el carácter secreto de la información. Una vez que esta se haya revelado habrá pasado al dominio público. Solo permitirá obtener una reparación económica y/o una sanción penal. Revele información Interés del investigador en publicar VS. Interés de la institución de mantener el secreto Algunas legislaciones conceden un período de gracia (1 año) en el que se puede publicar una solución técnica antes de la solicitud de una patente sin perder la novedad (Brasil y Argentina). Confidencialidad de la Información (consideraciones)

Reserva: el receptor de la información confidencial (previamente descrita en la definiciones) se obliga a mantener la misma en reserva y a no divulgarla a terceros sin el previo consentimiento de la otra parte legítima tenedora de a información. Uso con fines autorizados: se enumeran los uso o fines que el receptor está autorizado a dar a la información confidencial. Prohibiéndose cualquier otro uso no autorizado. Duración de la obligación de confidencialidad: Puede que se pacte un período de tiempo luego de que termine la relación contractual en el que cesan las obligaciones de confidencialidad, o puede ser que no se establezca un período de tiempo, sino que dichas obligaciones mantendrán su vigencia en tanto no ocurran las circunstancias descritas en el aparatado siguiente. Lo cual es de mucha importancia cuando la información que posee carácter confidencial constituye secreto empresarial que no será objeto de una solicitud de patente. Extinción de la obligación de confidencialidad: generalmente se dispone que la obligación de confidencialidad se extinguirá si ocurrieran los supuesto siguientes: -La información confidencial se incorpora al dominio público por actos no imputables al receptor. - el receptor tiene conocimiento de la misma a través de otra persona con derecho a divulgarla, sin ninguna obligación de confidencialidad. - El receptor puede demostrar que previo a la transmisión de dicha información ya esta era conocida por él. Confidencialidad de la Información (cláusulas)

Extinción de la obligación de confidencialidad continuación): - cuando sea expresamente autorizado por quien transfiere la información que la misma sea puesta a disposición del dominio público. - cuando le sea impuesta por la aplicación de la ley o por sentencia de un tribunal la revelación de dicha información. Confidencialidad de la Información (cláusulas) Derecho de Primera Opción Transmitir confidencialmente información Previo a solicitar protección por patente o para analizar la concesión de una licencia

Además de las disposiciones relacionadas con la confidencialidad y en relación con estas se adoptan acuerdos relativos a las informaciones que van a ser publicadas. Generalmente se establece que previo a la publicación se pondrá en conocimiento de la otra parte la información a ser publicada, quien podrá realizar comentarios a esta y la revisará además en aras de proteger la información confidencial. Si se determinase que dicha información puede ser objeto de patente, no se publicará la misma hasta tanto se hayan realizado las solicitudes respectivas, para lo cual se establece generalmente un período de tiempo. Publicación

Muchas gracias