Capítulo 7 Diseño de las Reivindicaciones de Patentes

Capítulo 7 Diseño de las Reivindicaciones de Patentes
Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

Diseño de las Reivindicaciones de Patentes
Representan el núcleo de cualquier solicitud Definen el alcance de protección dado a una invención Normalmente son la primera y a veces única parte de la solicitud de patente que realmente se revisa por el examinador

Primero preparar las reivindicaciones Escribir un borrador de reivindicaciones antes de preparar la descripción, dibujos, etc. Discutir el borrador de reivindicaciones con el inventor al inicio del proceso de redacción de la solicitud. Revisar/repasar las reivindicaciones otra vez cuando se haya completado la descripción

Incluir reivindicaciones de alcance amplio y restringido Incluir reivindicaciones de alcance variable Considerar juegos reivindicatorios de alcance variable No sólo una reivindicación independiente seguida de reivindicaciones dependientes restringidas

Ofrecer al cliente un rango de opciones Una “cesta” de reivindicaciones amplias abarcará a un número mas amplio de infractores Una “cesta” de reivindicaciones restringidas tendrás más posibilidades de ser “válida” a la vista del arte previo no conocido durante la tramitación. Estas opciones no son mutuamente excluibles Ofrecer al cliente ambas opciones

Ejemplo. Suponer que el cliente ha inventado un nuevo aparato para convertir el plomo en oro. El cliente muestra al agente la realización física de la invención, y esta es la realización que el agente de patentes utiliza para redactar la descripción. Pero el agente sabe que “la invención” es un concepto abstracto y algo más amplio que la realización física del cliente.

Primer borrador de reivindicación del agente de patentes: 1. Un aparato para convertir plomo en oro, que comprende: un bastidor de metal en forma de caja; un motor eléctrico montado dentro del bastidor de metal en forma de caja; un bol para recibir la viruta de plomo sobre una superficie del bastidor de metal en forma de caja; y un elemento de conversión de plomo en oro unido por debajo del bol y hacia el interior del bastidor de metal en forma de caja y configurado para recibir energía eléctrica del motor eléctrico.

Segundo borrador de reivindicación del agente de patentes: 1. Un aparato para convertir plomo en oro, que comprende: un bastidor de metal en forma de caja; un motor eléctrico montado dentro del bastidor de metal en forma de caja; un bol para recibir la viruta de plomo sobre una superficie del bastidor de metal en forma de caja; y un elemento de conversión de plomo en oro unido por debajo operativamente al bol y hacia el interior del bastidor de metal en forma de caja y configurado para recibir energía eléctrica del motor eléctrico.

Tercer borrador de reivindicación del agente de patentes: 1. Un aparato para convertir plomo en oro, que comprende: un motor eléctrico una fuente de energía; un bol para recibir viruta de plomo; y un elemento de conversión de plomo en oro unido operativamente al bol y configurado para recibir energía eléctrica de l motor eléctrico la fuente de energía.

Cuarto borrador de reivindicación del agente de patentes: 1. Un aparato para convertir plomo en oro, que comprende: una fuente de energía; un bol para recibir viruta de plomo un depósito de plomo; y un elemento de conversión de plomo en oro unido operativamente al bol depósito de plomo y configurado para recibir energía de la fuente de energía.

Conclusión de agente de Patentes sobre la invención: El elemento de conversión de plomo en oro por si mismo debería ser el objeto de la reivindicación.

El agente puede preparar reivindicaciones dependientes tomando elementos que se hayan retirado de los borradores de reivindicaciones cuando redactaba reivindicaciones más amplias..

Ejemplo -- 2. El aparato de la reivindicación 1, que comprende además: un bastidor de metal en forma de caja, en cuyo interior se alojan la fuente de energía y el conversor de plomo en oro. 3. El aparato de la reivindicación 1, en el cual la fuente de energía es un motor eléctrico. 4. El aparato de la reivindicación 1, en el cual el depósito de plomo es un bol. 5. El aparato de la reivindicación 4, en el cual el depósito de plomo está configurado para recibir viruta de plomo

Lo que un agente siempre debe preguntar: ¿Cuáles son los objetivos de esta invención? ¿Qué es lo que está tratando de proteger el inventor? ¿Quién/qué sería una posible infracción? ¿Quién/qué sería una posible licencia? ¿Estoy protegiendo la invención adecuadamente con esta redacción de las reivindicaciones? Como agente de patente se debe ser creativo y tratar de obtener la protección máxima para la invención.

Elección de palabras en reivindicaciones Ser cuidadosos Las palabras deben abarcar tanto la invención como sus variantes El significado de las palabras debe ser apropiado Las palabras deben transmitir el sentido y cubrir la invención

Elección de palabras en la reivindicación Atención a palabras “relativas” como Rápido, lento, largo, corto, alto, ancho, perfecto, completo, estrecho, fuerte, plano, etc. A menos que la relación se refiera a otro elemento citado en la reivindicación “donde la primera pieza es más corta que la segunda”

Elección de palabras en la reivindicación Si se utiliza una palabra establecida en un campo de la técnica específico, hay que asegurarse de comprender lo que la palabra dice o no dice Rehacer el significado de la palabra en la descripción si fuera necesario Si se usa una nueva palabra en la descripción, entonces hay que asegurar que claramente se establece su significado en la descripción.

Elección de palabras en la reivindicación Evitar limitaciones negativas en las reivindicaciones “un neumático que no es macizo” Establecer las limitaciones en términos positivos “un neumático hueco” A menos que la limitación no se pueda redactar de otra manera “de color no-negro”

La descripción debe soportar el lenguaje de la reivindicación Asegurarse que cada reivindicación tiene un adecuado soporte en la descripción Palabras y terminología deben ser consistentes No es necesario definir términos ya conocidos en la industria – si se están utilizando de forma coherente con la práctica de la industria

Reivindicar variaciones/modificaciones de la invención Pensar sobre variaciones u otras realizaciones de la invención Pensar como un competidor potencial trataría de evitar la patente Suponer que el competidor tiene un elemento del arte previo que puede atacar a la reivindicación más amplia. Incorporar realizaciones alternativas en la descripción y cubrirlas con reivindicaciones Las realizaciones alternativas amplían la protección

Ejemplo El producto del cliente (la realización de la invención) es de plástico moldeado Las reivindicaciones más amplias se refieren a la esencia de la invención (que tiene poco que ver con un material específico) Las reivindicaciones dependientes se refieren a “plástico moldeado” Se conoce del cliente que una realización con plancha de metal sería solo un poco más cara. Se añadirían reivindicaciones dependientes referidas a “plancha de metal” Se añadiría soporte en la descripción para una realización con plancha de metal.

Evitar limitaciones innecesarias Al prepara el jugo reivindicatorio inicial, incluir limitaciones adicionales, si es necesario, para ayudar a entender la invención Eliminar todas las limitaciones innecesarias antes de presentar las reivindicaciones Solo presentar las limitaciones necesarias para leer la invención en su forma patentable más amplia en la reivindicación independiente más amplia.

Las reivindicaciones deben cubrir productos de la competencia Mantenerse al tanto de los productos de la competencia en el campo de la invención Preguntar al inventor/cliente sobre los competidores y sus productos El conocimiento de antecedentes es útil en la redacción de reivindicaciones que cubran los productos de la competencia

Las reivindicaciones deber superar el arte previo Estar pendiente del arte previo relacionado No presentar reivindicaciones que ya se sepa son inválidas Lo ideal es redactar una reivindicación más restringida que el arte previo pero mas amplia que los productos de la competencia (no arte previo)

Utilizar múltiples tipos de reivindicaciones para la misma invención Útil para obtener la más amplia protección posible Algunos competidores infringirán las reivindicaciones de dispositivo pero no las de método y viceversa No incluir cada tipo de reivindicación en aras de la inclusión - utilizar criterio propio

Tener un punto de vista coherente Por reivindicación/por juego reivindicatorio Tener múltiples puntos de vista en todos los juegos de reivindicaciones Focalizar las reivindicaciones/juegos de reivindicaciones en un actor específico en el mercado – al máximo posible

¿Por qué redactar reivindicaciones para cubrir la parte “más pequeña” de la invención? ¿Siempre pensando quién es el infractor? NO HACER AL CLIENTE EL ÚNICO POSIBLE INFRACTOR.

Ejemplo. La Compañía A inventa un Componente mejorado X que va en el Dispositivo Y. El Componente mejorado X se protege por la Patente 001. Todas las reivindicaciones en la Patente 001 están dirigidas a un Dispositivo Y mejorado que tiene el Componente X. A vende el Componente X al Cliente B que fabrica el Dispositivo Y. El Cliente B también compra el Componente X del Competidor C. Si el Competidor C infringe la Patente 001, entonces la Compañía A puede verse obligada a demandar al Cliente B si la Compañía A quiere ejercer su derecho de patente.

Cada reivindicción de una patente debe tener su propio punto de vista Imaginar un único infractor por cada juego reivindicatorio. Redactar el juego reivindicatorio previendo acciones solo por un único infractor. Redactar juegos reivindicatorios adicionales desde el punto de vista de otros infractores.

Ejemplo – Múltiples puntos de vista en reivindicación de patente 1. Un aparato para prolongar la vida útil de la batería de una linterna, que comprende: una pieza de cobre con forma de caracol que tiene un receptáculo macho y que está adaptada para acoplarse operativamente a una batería; una linterna que funciona a batería con cableado eléctrico; y una pieza de cobre con forma de caracol que tiene un receptáculo hembra, donde la pieza de cobre con forma de caracol está sujeta al cableado eléctrico de una linterna que funciona a batería, en donde dicha pieza de cobre con forma de caracol tiene un receptáculo macho adaptado para su acoplamiento operativo a dicha pieza con forma de caracol que tiene un receptáculo hembra.

Ejemplo – Punto de vista sencillo 2. Un aparato para prolongar la vida útil de la batería de una linterna, que comprende: una linterna que funciona a batería con cableado eléctrico; y una pieza de cobre con forma de caracol que tiene un receptáculo hembra, donde la pieza de cobre con forma de caracol está sujeta al cableado eléctrico de una linterna que funciona a batería, en donde dicha pieza de cobre con forma de caracol tiene un receptáculo hembra adaptado para su acoplamiento operativo a dicha pieza con forma de caracol que tiene un receptáculo macho sujeto a la batería

Ejemplo – Punto de vista sencillo 3. Un aparato para prolongar la vida útil de una batería de linterna, que comprende: una batería; y una pieza de cobre con forma de caracol que tiene un receptáculo macho, donde dicha pieza de cobre con forma de caracol está acoplada operativamente a la batería, en donde la pieza de cobre con forma de caracol tiene un receptáculo macho que está adaptado para acoplarse operativamente a una pieza con forma de caracol que tiene un receptáculo hembra conectado a un cableado eléctrico en una linterna.

Ejemplo – Punto de vista sencillo (Posible) 4. Un aparato para prolongar la vida útil de una batería de linterna, que comprende: una pieza de cobre con forma de caracol que tiene un receptáculo macho y que está adaptada para acoplarse eléctricamente a una batería; y una pieza de cobre con forma de caracol que tiene un receptáculo hembra, donde dicha pieza de cobre con forma de caracol está adaptado para acoplarse operativamente al cableado eléctrico de una linterna que funciona con baterías, en donde la pieza de cobre con forma de caracol tiene un receptáculo macho que está adaptado para acoplarse operativamente a la pieza con forma de caracol que tiene el receptáculo hembra

Restricción de una reivindicación de patente durante su tramitación Añadir nuevos elementos a las reivindicaciones y/o Añadir nuevas limitaciones a los elementos existentes Todas las nuevas adiciones deben estar soportadas por la descripción – como se presentó Considerar todas las opciones relevantes al modificar una reivindicación Hacer el menor daño posible El cliente debe entender las implicaciones de cualquier modificación de reivindicaciones

Ejemplo 1. (Modificada) Un aparato, que comprende: un lápiz; una goma sujeta a un extremo del lápiz; [[y]] una luz unida al centro del lápiz; y un capuchón removible unido a un extremo del lápiz.

Reivindicaciones y Exclusiones de patentabilidad La mayoría de las jurisdicciones excluye determinados objetos de la protección de derechos de propiedad industrial El agente de patentes a veces podrá simplemente re-escribir una reivindicación para traerla de un tipo de invención inaceptable a uno aceptable. AVISO: Estar preparado para luchar por la patentabilidad de ciertos tipos de invenciones.

Reivindicaciones y Exclusiones de patentabilidad Ej. La EPO excluye la patentabilidad de software para computadoras “per se” Pero la EPO ha concedido miles de patentes de invenciones de software. ¿Cómo? Las invenciones de software pueden no reivindicarse “per se”, ej. “una computadora configurada como....”

Reivindicaciones y Exclusiones de patentabilidad Ej. En el área de biotecnología existen reglas estrictas debido a la preocupación pública sobre el patentamiento de la vida y a varias preocupaciones morales. Sin embargo, miles de patentes biotecnológicas existen porque los agentes de patentes han redactado las reivindicaciones para evitar las exclusiones de patentabilidad.

Por lo menos una reivindicación de la solicitud debe contrastarse con lo que el cliente está haciendo realmente De lo contrario, defender los productos del cliente contra infracciones puede ser difícil El mercado de patentes es también difícil

Contrastar una reivindicación contra algo El arte previo o infracciones potenciales Todos los elementos deben estar presentes

Interpretación de reivindicaciones por la Justicia
Las reivindicaciones se ponen a prueba ante la justicia en un juicio de patente Interpretación del alcance de las reivindicaciones Interpretación de reivindicaciones Proceso de interpretación de reivindicaciones Cada parte argumentara vigorosamente sobre que reglas de interpretación se aplican

Ejemplo de Interpretación de reivindicaciones
ACTV v. Disney Three patents in suit related to alleged infringement by: Sunday Night Football Monday Night Football Who Wants To Be a Millionaire Complaint filed – Dec. 20, 2000 Markman hearing – Oct. 5, 2001 Markman order – May 24, 2002 Appeal to CAFC by ACTV – July 15, 2002 Oral Argument at CAFC – June 3, 2003 Decision by CAFC – Oct. 8, 2003 Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

U.S. Patent No. 5,778,181 (1 of 3 patents in suit) Title: “Enhanced Video Programming System and Method for Incorporating and Displaying Retrieved Integrated Internet Information Segments” Inventor: Jack Hidary et al. Assignee: ACTV, Inc. Filed: March 14, 1996 Issued: July 7, 1998 Expires: March 14, 2016

Abstract: The ‘181 patent discloses a method and system for integrating video programming with the Internet. A computer based system receives a video program with embedded uniform resource locators (URLs). The URLs are interpreted by the system and direct the system to the Web site locations to retrieve related Web pages. Upon receipt of the Web pages by the system, the Web pages are synchronized to the video content for display. The actual retrieved Web pages are time stamped to also be displayed, on another portion of the display screen, when predetermined related video content is displayed in the video window.

Claim 1 of USP 5,778,181 1. A system for presenting integrated television programming and corresponding related Internet information segments obtained from Web sites on the Internet, the system comprising: a means for receiving programming, wherein the programming contains a video signal, an audio signal and one or more uniform resource locators, wherein the uniform resource locators specify one or more Internet addresses of the information segments which relate specifically to the content of the video and audio signals of the programming; a means for decoding, connected to the receiving means, the uniform resource locators to determine the specified Internet addresses; a controller means, connected to the decoding means, for interpreting the uniform resource locators; a web browser, connected to the decoding means and the controller means, for sending message requests to specific Internet sites located at the Internet addresses corresponding to the uniform resource locators and consequently receiving the one or more requested Internet information segments residing at the determined Internet addresses, the browser retrieves the requested Internet information segments under the direction and control of the controller means; and a display means, connected to the controller and receiving means, for presenting the video and audio signals concurrently with the Internet information segments; whereby the Internet information segments are synchronized to the video signal and displayed at predetermined times during the program.

Claim 1 as construed by the courts
1. A system for presenting integrated television programming and corresponding related Internet information segments obtained from Web sites on the Internet, the system comprising: a means for receiving programming, wherein the programming contains a video signal, an audio signal and one or more uniform resource locators, wherein the uniform resource locators specify one or more Internet addresses of the information segments which relate specifically to the content of the video and audio signals of the programming; “Programming” construed to mean data streams containing video signals, audio signals, and/or URLs. There is no requirement that all signals be contained in a single stream. “Internet Information Segments” construed to mean parts into which information on the Internet is commonly divided, e.g., a web page. “Web sites” construed to mean a location on the World Wide Web. “Uniform Resource Locator” construed by trial court to mean the complete address of a site on the Internet specifying both a protocol type and a resource locator. CAFC reversed and construed URLs to mean both absolute and relative URLs.

a means for decoding, connected to the receiving means, the uniform resource locators to determine the specified Internet addresses; a controller means, connected to the decoding means, for interpreting the uniform resource locators; a web browser, connected to the decoding means and the controller means, for sending message requests to specific Internet sites located at the Internet addresses corresponding to the uniform resource locators and consequently receiving the one or more requested Internet information segments residing at the determined Internet addresses, the browser retrieves the requested Internet information segments under the direction and control of the controller means; and “Internet addresses” construed to mean a particular host on the Internet, specified by a URL that must be unique to the host. “Decoding” construed to mean extracting or retrieving desired data from a data stream based on a predetermined format or encoding stream. “Connected” construed to mean joined or linked with the capacity of transferring data. “Interpreting” construed to mean analyzing or translating. “Web browser” construed to mean a software application that can be used to locate and display web pages in human-readable form.

USP 5,778,181 , claim 1 CAFC decision remanded case to trial court
a display means, connected to the controller and receiving means, for presenting the video and audio signals concurrently with the Internet information segments; whereby the Internet information segments are synchronized to the video signal and displayed at predetermined times during the program. CAFC decision remanded case to trial court Case taken up again by trial court in December 2003 Parties settled in July 2004

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