Capítulo III.A La preparación de una solicitud de patente

¿quién es el interlocutor/inventor? Inventor particular Pequeña o mediana empresa (nivel de innovación) Empresas o consorcios Investigadores del sistema de C & T

La preparación de una solicitud de patente Recibir información del inventor Analizar la información aportada por el inventor Comprender la invención Definir la invención Redactar la solicitud junto con los inventores

Recibir información del inventor Cuestiones técnicas: Descripción de la invención: formulario de divulgación, copia de un manuscrito de una publicación científica, copia de un resumen enviado a un congreso, una lista de ideas manuscritas, etc. Cuestiones legales: Identidad de los inventores. Titularidad Divulgaciones realizadas (publicaciones, tesis, congresos, etc.)

Analizar la información aportada por el inventor ¿Qué plazo hay para presentar? Existencia de divulgaciones previas. Desconocimiento sobre que se considera una divulgación. Comercialización Alcance posible de la protección en virtud de las divulgaciones realizadas Necesidades comerciales Acuerdos de confidencialidad 2. ¿ Qué invenciones patentables hay? Re inventar la invención. Pensar en términos de reivindicaciones 3. Mercados y selección de países o regiones. Estrategia de presentación. Costos y exclusiones Conocer las necesidades y el presupuesto del cliente

Comprender la invención ¿Qué contribución sobre el estado de la técnica ha hecho el inventor? ¿Es dicha contribución susceptible de ser patentada? (por ejemplo, los mecanismos de acción responsable de la actividad biológica conocida de un determinado compuesto no suelen ser aceptados por las oficinas de patentes a no ser que tengan una aplicación inmediata distinta a la ya conocida. La supuesta invención ¿es un método o un producto? ¿ambos? ¿Qué otras posibles aplicaciones se derivan de los resultados?. Productos o procesos similares conocidos, problema que resuelve, ¿lo resuelve realmente o no? ¿existen otras alternativas? Si usted no desea infringir esta patente ¿qué modificaría? Otras realizaciones ¿se podría elaborar con otro metal? ¿Existe descripción suficiente?

Determinar los elementos inventivos El investigador describe: Aisló una proteína y la secuencia de ADN que la codifica (ambas están secuenciadas) La proteína confiere resistencia a coleópteros dañinos de los cultivos Obtuvo una planta de tabaco transgénica resistente a coleópteros La proteína se expresa en la superficie de las hojas. Cuando es menor de 5µg/mm2, no se observa el efecto Preparó un péptido de fusión (con una secuencia de direccionamiento) que confiere resistencia en las raíces, y obtuvo la planta transgénica correspondiente Reivindicaciones independientes

Es necesario tener en cuenta el estado de la técnica ¿En qué se diferencia la invención con respecto a lo que es conocido en el estado de la técnica? ¿Qué problema resuelve la invención? ¿Cumple la invención con los requisitos de novedad y de actividad inventiva? ¿Dónde acaba el estado de la técnica y dónde empieza la invención? 8

¿Cual es la invención? ¿Qué características técnicas definen la invención? Características esenciales y no esenciales. En general, las características esenciales se incorporan en la reivindicación independiente, mientras que las no esenciales pueden incorporarse en reivindicaciones dependientes. ¿Cómo funciona la invención? ¿Qué ventajas tiene la invención con respecto a otras tecnologías disponibles? ¿Qué tipo de reivindicaciones son necesarias? Producto, aparato, método o procedimiento

Redactar la solicitud junto con los inventores Iniciar la redacción preparando las reivindicaciones La solicitud de patente debe ser revisada, comprendida y aprobada por el inventor. Los inventores no entienden frecuentemente los términos abstractos usados en la solicitud. Es preferible explicar al inventor el lenguaje utilizado antes que simplificar la solicitud para que el inventor la entienda. Explicar el uso de término abstractos (Lápiz vs Dispositivo de escritura).

La solicitud de patente debe describir la invención de forma que pueda ser reproducida sin esfuerzo indebido por un experto en la materia. Uso de definiciones No está permitido añadir información a la solicitud de patente tras la presentación. Las distintas oficinas de patente tienen criterios más o menos estrictos en cuanto a la posibilidad de modificar la solicitud sin que se considere que se ha añadido materia.

Comprobar la/s reivindicación/es ¿Contiene la reivindicación todas las características técnicas esenciales? ¿se han introducido características técnicas no esenciales? ¿cubre la reivindicación todas las formas de realización descritas y productos potencialmente interesantes? ¿Cubren las reivindicaciones variantes obvias? ¿Se puede evitar la reivindicación vendiendo un producto inferior?

Alcance de las reivindicaciones Una composición farmacéutica de uso tópico, que comprende un solvente polar aprótico; un polímero; y excipientes aceptables. Una composición farmacéutica de uso tópico, que comprende DMSO; el polímero A; y excipientes aceptables. Una composición farmacéutica de uso tópico, que comprende 10% v/v de DMSO; 10% p/v del polímero A; y excipientes aceptables.

Proteína- Polipéptido El alcance de las reivindicaciones se establece en función de lo que se considera novedosos e inventivo frente al arte previo. Situación de compromiso entre un alcance demasiado amplio o extremadamente restringido

Claridad de las reivindicaciones Requisito de claridad: Un tercero debe estar en condiciones de determinar, sin un esfuerzo indebido, si se encuentra dentro del ámbito de la reivindicación. Todas las reivindicaciones deben ser claras. ¿Es la terminología usada en las reivindicaciones claro en el contexto de la solicitud considerada en su totalidad? Los términos y expresiones usados en las reivindicaciones se interpretan en el contexto de las definiciones que aparecen en la descripción. Si la descripción no contiene definiciones de los términos usados en las reivindicaciones, se recurre a libros de texto o publicaciones científicas. Es importante que las características técnicas esenciales se describan correctamente puesto que puede que no sea posible remplazar el término por otro alternativo si tienen significados ligeramente distintos.

Claridad de las reivindicaciones Ejemplos de términos que pueden dar lugar a objeciones de falta de claridad: “esencialmente”, “sustancialmente”, “en torno a”, “aproximadamente” Términos relativos: “rugoso”, “largo”, “delgado”, “alta temperatura” Uso no consistente de los términos “péptido”, “oligopéptido”, “polipéptido”, “proteína” Uso no consistente de los términos “ácido nucleico”, “oligonucleotido”, “polinucleótido” Referencia a características técnicas en una reivindicación anterior que no aparecen en dicha reivindicación.

Materia excluida La solicitud no debe contener materia que se encuentre excluida de patentabilidad en el territorio en donde se desea obtener protección. Las distintas Oficinas de Patentes tienen distintos criterios en cuanto a lo que se considera materia excluida de patentabilidad: Puede que sea necesario incluir en la solicitud inicial materia excluida en una determinada Oficina de Patentes para luego eliminarla durante la tramitación en esa oficina

Redacción de la descripción Es importante redactar la descripción correctamente. La descripción se usa para: (i) interpretar las reivindicaciones, (ii) como fuente de posiciones defensivas en caso de que sea necesario modificar las reivindicaciones y (iii) mostrar como llevar a cabo la invención.

Redacción de la descripción La descripción como léxico para la interpretación de las reivindicaciones Si los términos usados en las reivindicaciones están definidos en la descripción, esta es la definición que se usa al evaluar la patentabilidad como en caso de litigio (el agente de patentes es su propio lexicógrafo) Si los términos usados en las reivindicaciones no están definidos en la descripción, se usaría una definición disponible en un libro de texto.

Redacción de la descripción La descripción como fuente de posiciones defensivas Debe contener posibles formas particulares que puedan ser usadas (estrategia de la cebolla) A veces, las posiciones defensivas se incluyen en la descripción y no en las reivindicaciones para reducir costes.

Redacción de la descripción La descripción debe mostrar como llevar a cabo la invención. El experto en la materia puede usar el conocimiento general común para poner en práctica la invención. Por tanto, no es necesario describir en detalle todos los elementos de la invención sino que es suficiente con hacer referencia a publicaciones en donde se describan los distintos elementos necesarios para poner en práctica la invención En la Oficina Europea de Patentes, no existe un requisito absoluto de ejemplos en la descripción. No obstante, la información incluida en la descripción debe de hacer plausible que se haya resuelto el problema.

Puntos a señalar Discutir los pro y contra de la estrategia de presentación de la solicitud Discutir los pro y contra del alcance de las reivindicaciones Mostrar el porqué de la redacción de la solicitud y sus reivindicaciones Definir las debilidades. Nulidades Dar a conocer la etapas hasta la concesión. Las posibles objeciones de las oficinas de patentes Costos Litigios

Pensar en: Examinadores de la Oficinas de Patentes Inventor/es Titulares Jueces Competencia Inversores

MUCHAS GRACIAS Amalia Koss amalia@koss.com.ar