Ley de Franquicias en los EE.UU. Presentado por: José I. Rojas Rojas Law Firm LLP Miami

Métodos de Concesión de Franquicias Franquicia Maestra Desarrollador de Área Concesión de Franquicias Directa “Joint Ventures”

Contratos de Concesión de Franquicias

Aspectos Internacionales Diferente métodos de contratación en países, como España, regidos por código civil y países, como los EE.UU., regidos por el derecho consuetudinario (“common law”): Países de Código Civil: – contratos mas breves porque mas detalles en el código comercial; Países “Common Law” – se especifica los deberes, derechos y remedios en gran detalle en los contratos Es critico coordinar con abogados locales en la jurisdicción indicada.

Creación del Contrato de Concesión de Franquicias Creación del Contrato de Concesión de Franquicias. Elementos Esenciales del Acuerdo Concesión de Licencia de Propiedad Intelectual al Franquiciado: Marcas Registradas (Representación de Bienes o Servicios) Copyright (Derechos de autor) “Know-How” (Secretos Industriales, Conocimiento Técnico, Información Comercial y Experiencia Desarrollada) Definiciones Cláusula de Otorgamiento Derechos Territoriales y Expansión - Internet Obligaciones del Franquiciante y del Franquiciado: Cumplimiento con Expectativas y Niveles de Servicio Cláusulas Relacionadas al Pago. Asignación/Cesión/Alienación de Derechos. Cláusulas de Incumplimiento & Solución Cláusulas de Compra y Venta (‘Buyout’) (“Divorcio Amistoso”) Cláusulas de Separación o Exclusión de Términos Cuando Hay Nulidad o Ilegalidad

Elementos Esenciales -- continúa… Enmiendas Restricción del Comercio No-Divulgación y Confidencialidad Períodos Provisionales y Renovaciones Recompras a la Terminación Resolución de Disputas Elección de legislación Elección de foro Arbitraje Arbitral Número de jueces árbitros Reglamentos estándar Provisiones adicionales o modificadas

Aspectos Internacionales -- continúa… Diferentes Sistemas Legales Fuente: Prof. Avv Aldo Frignani, U. of Turin, IFA/IBA – “Emerging Trends and Difficult Issues in International Franchising”

Nuevo Reglamento de Franquicias por la Agencia FTC

Reglamento de Franquicias de la “Federal Trade Commission” (FTC) Modificado Aprobado por la FTC el 22 de enero, 2007 Efectivo con carácter voluntario el 1o de julio, 2007 Obligatorio para todas las franquicias ofrecidas o vendidas en o después del 1o de julio, 2008 Nuevas exenciones: Ventas de franquicias localizadas fuera de los EE.UU.; Franquicias involucrando inversiones mínimas de $1MM; Inversiones de franquiciados con 5 años de experiencia comercial, y patrimonio neto mínimo de $5MM; Ventas a ciertos funcionarios, propietarios y gerentes de franquiciantes; No más factores de riesgo con divulgación de intermediario, o la elección del local y la ley. Los tiempos de divulgaciones simplificados. Deber de proveer una divulgación en ‘la primera reunión personal” queda eliminado; Se elimina problema de conteo de diez días hábiles después de la divulgación antes de firmarse contrato o pagar algún dinero; Ahora simplemente se requiere divulgación 14 días antes de firmar o pagar.

Modificaciones al Reglamento de Franquicias de la FTC -- continúa… Novedades destacadas sobre divulgación: Requisitos adicionales para divulgar información : Información acerca de la casa matriz del franquiciante (estados financieros); Información acerca de litigios promulgados por franquiciante contra sus franquiciados; Información acerca de la existencia de “asociaciones de marcas comerciales específicas para franquiciados;” Afirmaciones sobre ingresos, re-denominados como “Representaciones de Desempeños Financieros”, pueden ser provistos en documento separado; Información del volumen de negocios del franquiciante debe presentarse de modo tal, para reducir la probabilidad del “doble conteo” de transferencias y terminaciones; Información acerca del uso de acuerdos de confidencialidad. Nuevas prohibiciones: Requerir que un franquiciado potencial renuncie a depender de una representación hecha en una declaración de divulgación o sus anexos y modificaciones. El uso de “referencias” (que reciben paga de los franquiciantes), para promover franquicias.

Ventajas del Reglamento Modificado Eliminación de la divulgación en la “primera reunión personal;” Eliminación del deber de proveer una copia completa de un acuerdo de franquicia a un franquiciado prospectivo cinco (5) días hábiles antes de la ejecución, permitiendo negociación hasta el ultimo minuto. Exenciones del cumplimiento para transacciones con franquiciados prospectivos involucrando: Grandes inversiones; Franquicias otorgadas a compañías experimentadas y con alto valor neto patrimonial. Franquicias otorgadas a gerentes y propietarios de franquiciantes. Divulgaciones electrónicas (p.ej., e-mail o Internet) Período de tiempo extendido para actualización anual de documento de divulgación, de 90 a 120 días.

Requisitos para Franquiciantes del Extranjero Los documentos de divulgación deben de incluir estados financieros auditados La auditoria tiene que hacerse de acuerdo con los requisitos de los estándares de auditoria generalmente aceptados en los EE.UU. (“GAAS”). La regulación revisada ahora permite que franquiciantes extranjeros presenten sus estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad (“GAAP”) de su país. Tiene que cumplirse con los requisitos publicados por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (“SEC”) referente al uso de estados financieros extranjeros en conexión con la venta de valores de esas empresas en la bolsa estadounidense. Regla se encuentra en flujo – se discute aceptar estados financieros preparados de acuerdo con normas internacionales sin tener que “traducirse” a las normas estadounidense.

(Circular de Oferta Uniforme de Franquicia) Contenidos “UFOC” (Circular de Oferta Uniforme de Franquicia) Parte 1 El franquiciante, sus antecesores y afiliadas 2 Experiencia Comercial 3 Litigios 4 Quiebra 5 Arancel de Franquicia Inicial 6 Otros Cargos 7 Inversión Inicial 8 Restricciones sobre Fuentes de Productos y Servicios. 9 Obligaciones del Franquiciado 10 Financiamiento 11 Obligaciones del Franquiciante 12 Territorio 13 Marcas Comerciales 14 Patentes, Derechos de Autor (“Copyrights”) e Información Propietaria 15 Obligación de Participar en la Operación Actual del Negocio de la Franquicia 16 Restricciones sobre aquello que el Franquiciado Puede Vender 17 Renovación, Terminación, Transferencia y Resolución de Disputas 18 Figuras Públicas 19 Afirmaciones sobre Ingresos 20 Listado de Puntos de Venta 21 Balances Financieros 22 Contratos 23 Recibo

Contenidos UFOC – continúa… Adjuntos A. Acuerdo de Franquicia B. Alquiler de Equipamiento C. Alquiler de Locales D. Acuerdo de Préstamo

Reglamento Estatal – Estados Individuales y la “North American Securities Administrators Association” (“NASAA”)

Estados en los EE.UU. que Regulan la Oferta y la Venta de Franquicias Quince (15) estados regulan la oferta y la venta de franquicias – Requieren uso de UFOC: California, Hawaii, Illinois, Indiana, Maryland, Michigan, Minnesota, New York, North Dakota, Oregon, Rhode Island, South Dakota, Virginia, Washington y Wisconsin

Alaska, California, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Oficinas Estatales Individuales en los EE.UU., que Administran Leyes de Divulgación de Oportunidades de Negocio. Veintiséis (26) estados tienen leyes de “oportunidades de negocio” La mayoría prohíben la venta de oportunidades de negocio, a menos que el vendedor le entregue a los compradores potenciales, un documento de pre-divulgación presentado en una agencia estadual designada. Aunque el reglamento de franquicias pueda no requerir del vendedor un documento de pre-divulgación, usualmente es requerida al menos alguna registración previa por las leyes de los estados que se listan a continuación: Alaska, California, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Virginia*, Washington, Wisconsin * Virginia excluye las ofertas a franquiciados extranjeros

Registro o Exención de la Oportunidad de Negocio Exención automática en algunos estados de los EE.UU. Exención de única vez requerida en: Kentucky, Nebraska y Texas Exención se debe solicitar anualmente en: Florida y Utah Exención para franquiciantes que han obtenido registro de marcas comerciales o de servicios involucrados en la franquicia: Connecticut, Maine, North Carolina y South Carolina

Marcas Comerciales y Protección en EE. UU.

Protección de Marcas Comerciales en los EE.UU. Administrado por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (“USPTO”), Consideraciones: Contratar un abogado – Investigar usos similares confundibles Temas de “Common law” – Prioridad basado en uso actual Bases para aplicar: Uso actual en el comercio Intención de usar marca para el comercio Oposiciones potenciales a la marca Tiempo de procesamiento de USPTO típicamente es de 12 – 18 meses Para mantener un registro federal: Presentar declaración de uso entre los 5º y 6º años siguientes a la registración Renovación el registro cada diez (10) años

Protección de Marcas Comerciales al Nivel Internacional Bajo el Convención de París La Convención de París para la Protección de Derechos de Propiedad Industrial: - Administrado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) - Firmada el 20 de Marzo, 1883 en París, implementada el 7 de Julio de 1884, y revisada en 1967 en Estocolmo. - Uno de los primeros tratados de propiedad intelectual - Protección incluye patentes, marcas comerciales, nombres comerciales y la represión de competencia desleal. - La Convención expresamente: Estipula que requisitos para solicitud y registro de marca comercial serán prescriptos por cada país miembro como ley doméstica. Regula el alcance de la protección de marcas. Permite a países miembros el estipular protección más fuerte en la ley doméstica. Establece derechos de prioridad Un candidato de un país miembro puede usar su primera fecha de aplicación como fecha efectiva de aplicación en otro país miembro. Debe ser presentado dentro de los seis (6) meses luego de la primera presentación.

Estrategias Internacionales El Acuerdo de Madrid El Acuerdo de Madrid para la protección de marcas internacionales: Adoptado en 1891 Países contratantes de la Convención de Paris son miembros del Acuerdo de Madrid Simplifica los procedimientos para presentar solicitudes para el registro de marcas al nivel internacional Prescribe que después de que una marca este registrada en cualquier país miembro, se puede presentar una solicitud de registro de la misma marca en cualquier otro país miembro El Protocolo de Madrid fue desarrollado subsiguientemente en 1989

Estrategias Internacionales Bajo el Protocolo de Madrid Un instrumento esencial en la protección de marcas internacionales Administrado por el World Intellectual Property Organization (WIPO) Protege solicitudes de registro o registros de marca en cualquier país miembro Una sola solicitud de registro puede proporcionar protección en países miembros Es posible establecer prioridad bajo la regla de prioridad de seis meses bajo la Convención de Paris Archivado por la oficina de marcas del país respectivo para certificación Solicitud “básica” (“Basic application”) o registro tiene que haberse presentado en la oficina de marcas local La oficina de marcas local entrega la solicitud bajo el Protocolo al WIPO Registro internacional llega a ser independiente de la solicitud básica o del registro básico después de cinco (5) anos si no hay desafío de la registración básica. Registro internacional tiene vigencia de diez (10) anos; renovable en incrementos de diez anos. Estados Unidos accedió al Protocolo y dueños de marcas Españolas pueden tomar ventaja del Protocolo para proteger sus marcas en los EE.UU.

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