Acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial Silvia Solís Iparraguirre Agosto 2007

ACCIONES POR INFRACCIÓN Acción administrativa que tiene como objeto evitar y sancionar el uso, fabricación, importación, introducción en el mercado, comercialización o explotación de los productos protegidos, por parte de terceros sin autorización

Facultades del Indecopi Realizar inspecciones Requerir información Dictar medidas cautelares Imponer sanciones

Medidas que se pueden tomar La cesación de los hechos El decomiso, depósito o inmovilización de productos El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción Prohibición de la importación y/o de la exportación de los productos

Medidas que se pueden tomar - El cierre temporal del establecimiento del denunciado. - Publicación de la resolución condenatoria. - Otras medidas que tengan como objeto evitar que se produzcan perjuicios derivados de los actos denunciados o que tengan como finalidad la cesación de los mismos

TRÁMITE DE LA ACCIÓN Presentación de denuncia Admisión a trámite y medidas cautelares Diligencia de inspección y notificación Contestación (5 días) Audiencia de Conciliación Determinación de pruebas a evaluar Informe Técnico Resolución de la Oficina de Invenciones Apelación (5 días) Contestación de la apelación Resolución de la Sala de Propiedad Intelectual

Sanciones Administrativas Amonestación: Infracciones Leves Multa (hasta 150 UITs): Infracciones Graves Criterios: Provecho ilícito obtenido por el denunciado; la conducta procesal del denunciado, la gravedad de la falta

ACCIONES JUDICIALES Contencioso administrativo Indemnización por daños y perjuicios Denuncia Penal por delito contra la propiedad industrial

PRESCRIPCIÓN La acción por infracción prescribe: - 2 dos años contados desde la fecha en que el titular de la patente tuvo conocimiento de la infracción o - 5 años desde que se cometió la infracción.

¿Qué puede ser objeto de una patente de invención? Un producto (artículo, aparato, máquina, equipo, mecanismo, dispositivo, u otro objeto, asi como cualquiera de sus partes; y cualquier sustancia, compuesto, composición o material). Un procedimiento (cualquier método, sistemas de producción, de elaboración, sistemas y procesos en general). Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El titular de una patente tiene el derecho de impedir que terceros que no tengan su autorización, puedan realizar: - Patente de un producto: fabricar, ofrecer en venta, vender o usar el producto e importarlo. - Patente de procedimiento: emplear el procedimiento y respecto al producto obtenido por el procedimiento los actos mencionados.

Infracción una patente de producto Infracción a una patente cuyo objeto es un producto. La carga de la prueba le corresponde al accionante.

Infracción a una patente de procedimiento Infracción a una patente cuyo objeto es un procedimiento para obtener un producto. La carga de la prueba le corresponde al emplazado, quien deberá probar que el procedimiento empleado para obtener el producto es diferente al protegido por la patente.

En los casos de infracción a una patente de procedimiento, la ley establece una presunción. Se presume salvo prueba en contrario que todo producto idéntico producido sin consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

1. El producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo. 2. Existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento, y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

Infracción patente de procedimiento Procedimiento para producir un complemento nutritivo a partir del tratamiento del agua de cola de pescado y el producto que se obtiene a través de dicho procedimiento. El procedimiento protegido comprende 11 etapas. El producto posee proteínas, minerales, aminoácidos y vitaminas

El procedimiento de elaboración del producto denunciado comprende un proceso de deodorización y deshidratación de sólidos solubles de pescado, mezclado con extracto vegetal. El producto contiene proteínas, minerales, vitaminas, aminoácidos y aminoácidos provenientes de harina vegetal en base a extracto de semilla de tara.

Sobre la base del Informe técnico se determinó que: - Los procedimientos son diferentes, pues el procedimiento patentado comprende 11 etapas, mientras que el procedimiento del producto denunciado comprende un procedimiento de deodorización y deshidratación, mezclado con extracto vegetal. - Los productos difieren en el porcentaje de proteínas, cantidad de aminoácidos. Además, el producto denunciado contiene aminoácidos provenientes de harina vegetal a base de extracto se semilla de tara.

Se determinó que tanto el procedimiento como el producto materia de la denuncia difieren de la materia protegida por la patente de invención.

Modelo de utilidad patentado Horno con sistema de quemadores infrarrojos mejorado, caracterizado porque presenta quemadores infrarrojos instalados en la parte central de la pared posterior del horno, de forma rectangular alargada, que pueden estar dispuestos en un primer caso en forma vertical y adecuadamente enmarcados entre dos barras horizontales, a manera de rejilla; y, en un segundo caso en dos filas paralelas en forma horizontal.

Modelo de materia de la denuncia  

El objeto principal del modelo de utilidad patentado se encuentra afectado, ya que los hornos materia de la denuncia presentan quemadores infrarrojos instalados en la parte central de la pared posterior del horno, de forma rectangular alargada, ya sea con una disposición vertical o una disposición horizontal, lo que determina que el objeto principal del modelo de utilidad patentado se encuentre afectado.  

a) Tanto el horno patentado como los de la emplazada presentan quemadores infrarrojos instalados en la parte central de la pared posterior del horno, de forma rectangular alargada, los mismos que pueden estar dispuestos en forma vertical y horizontal. b) La regulación del ingreso de gas es a través de una válvula por quemador infrarrojo.

Dado que los hornos presentaban semejanzas, lo que afectaba el objeto principal del modelo de utilidad se determinó que existía una infracción. Sanción: 8 UIT.

Perilla materia de la acción

Si bien los diseños presentan algunas diferencias en la cara superior, la perilla materia de la infracción es sustancialmente igual al diseño industrial registrado, pues sólo presenta diferencias secundarias respecto del diseño industrial registrado. Sanción: la Sala tomó en cuenta las diferencias secundarias que presenta la perilla respecto al diseño industrial registrado y la conducta procesal de las denunciadas, quienes a lo largo del procedimiento no han obstaculizado el trámite del proceso. Multa: 2 UIT.

Diseño industrial para tapa Diseño industrial registrado

Diseño materia de la acción

Las tapas elaboradas por la denunciada encontradas durante la visita inspectiva presentaban diferencias sustanciales respecto al diseño industrial registrado. En consecuencia, la Sala consideró que no se había cometido una infracción a los derechos de propiedad industrial respecto al diseño industrial registrado.

Gracias por su atención ssolis@indecopi.gob.pe