2º CONGRESO INNOVACIÓN Y EMPRESA LA INNOVACIÓN NO PUEDE ESPERAR 28, 29 Y 30 DOS HERMANAS (SEVILLA) Subtitular 1

PROTECCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS EN LOS PROYECTOS DE I + D + I MANUEL BELLIDO MENGUAL ABOGADO GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS, S.L. 2

1) TODA OPERACIÓN DE I + D + I TIENE SIEMPRE ASPECTOS JURÍDICOS Si se ignoran: Se dejan flancos sin cubrir. Se asumen riesgos innecesariamente. Podemos vernos desprovistos de la titularidad y de los derechos de explotación sobre nuestras creaciones. 2) HAY QUE PROTEGER LA INNOVACIÓN, TAMBIÉN, DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL Evita el aprovechamiento ilícito por parte de terceros de nuestro trabajo. Incrementa el valor de nuestros activos tecnológicos y permite mejorar la competitividad. 3

4 3)CUANDO SE PROTEGE LA INNOVACIÓN. Durante toda su vida, o sea: Cuando se crea (Momento Inicial). Cuando se transmite o se desarrolla (Momento Posterior).

I)MOMENTO INICIAL DE PROTECCIÓN. Hay que distinguir: Patentes Modelo de utilidad Diseño Industrial Know how Software, Bases de Datos 5

A.Patentes Ley 11/1986. Concepto: nueva, que implique actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Exclusiones: teorías científicas, métodos matemáticos, know how, software. Titular: Inventor / En el caso de persona jurídica Invención laboral. Derecho: Uso y explotación en exclusiva de la invención durante 20 años. Protección: OEPM: nacional Registro europeo de patentes (Convenio de Munich de 5/10/1973) Europea Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) Internacional 6

B. Modelo de utilidad Ley 11/1986 de Patentes. Invención Nueva actividad inventiva basada en un objeto ya existente. dar una configuración, estructura o constitución con ventaja comparativa. Protección de invenciones menores. Periodo de protección: 10 años. Régimen jurídico y de protección similar a la de las patentes. 7

C. Diseño industrial Ley 20/2003 de 7 de julio. Definición: apariencia o totalidad de un producto. Novedad y carácter singular. Duración: 5 años renovable hasta meses de gracia para su registro. Posibilidad de registro múltiple y de aplazamiento de la publicación del diseño. Titular: Autor o causahabientes / Empresas (laboral) Derecho: exclusivo y excluyente de explotar el diseño. Protección: nacional OEPM internacional: depósito cada estado vía OMPI Europa: Rto. 6/2002 ante la OAMI 8

D. Know How No hay regulación legal expresa. No hay concepto legal expreso (conocimiento prácticos, técnicos). Información secreta Información valiosa Medidas de protección: Legal (actuaciones en contra de la competencia desleal). Contractual contratos laborales licencia, cesión, cláusula de confidencialidad. 9

E. Software / Base de Datos En España, Ley de Propiedad Intelectual Se platea la patentabilidad del software (admitida en los Estados Unidos y algún país rechazado por ahora a la UE). Inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. Depósito Notarial. 10

II. MOMENTO DE DESARROLLO a)Contrato de investigación: o Ausencia de regulación legal. oUnilaterales o en colaboración. oReglados / No reglados oCláusula típica: Confidencialidad Exclusividad Esfuerzo o diligencia para el desarrollo del producto. conocimientos anteriores y desarrollos posteriores. resultado de las investigaciones. 11

b) Transferencia de Tecnología Definición: Acuerdo en virtud del cual una de las partes proporciona a la otra el acceso a una tecnología a cambio de una remuneración que puede consistir en un importe global, unos royalties periódicos, participación accionarial o adquisición de mercancía a precio inferior. Por tanto incluye D de propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad, marcas), Know-How y D de propiedad intelectual (software, base de datos). Consideración inicial: Todos estos derechos se rigen por el principio de la territorialidad. -Su validez como regla general está limitada al país donde están registradas. -El nivel de protección es el determinado por la legislación de cada estado. 12

Se articulan mecanismos para intentar romper los límites territoriales: -Creando figuras transnacionales: Patentes europeas, marcas comunitarias. -Adoptando tratados que faciliten el registro y protección en múltiples países: Convenio de la Unión de París, Arreglo de Madrid, Tratado sobre el Derecho de Marcas. Convenio de cooperación en materia de patentes (PCT). Convenio de Berna y Convenio de Ginebra sobre Derecho de autor, ADPIC. 13

Tipos contractuales: i.Cesión: - Afecta D de Propiedad Intelectual, Industrial y know how. - Transmisión plena de los derechos. El cesionario pasa a ocupar la posición del cedente. - Su contenido próximo al del contrato de compraventa de muebles. - El derecho debe de transmitirse en bloque sin que quepan cesiones parciales, debiendo delimitarse con exactitud el objeto de la cesión. - Especialidades cuando afecta al Know-How: Entrega de conocimientos secretos. No protegidos registralmente. Obligación de confidencialidad. 14

ii.Licencias: -Puede afectar a todos los D de Propiedad Industrial y al know-how. -Transmisión parcial de los Derechos. -Su contenido próximo al contrato de arrendamiento aunque también en defecto de ley se acude a otros tipos contractuales. -Usualmente vinculada a una exclusiva, pueden afectar sólo a determinadas facultades o a determinados territorios. 15

16 - Licencias de patentes: O del licenciado: poner a disposición la posibilidad de explotación y prestación de garantías. O del licenciatario: Pago del precio (suma fija, regalía, otros), explotación del derecho, comunicación de mejora. - Licencias del know-how: No hay limitación territorial legal. Obligación recíproca de mantener secretos los conocimientos comunicados incluso después del contrato. Prohibición de explotar los conocimientos incluso después del contrato.

- Licencias mixtas: Incluyen diversas categorías de bienes inmateriales. Un solo contrato pero cada derecho mantiene su autonomía e independencia. Acuerdos más complejos: Franquicia. Joint Venture. Engineering. 17

18 iii)Marco legal: Acuerdo entre las partes. En defecto de lo anterior: ley del país con vínculos más estrechos. Normalmente el del cedente o licenciante. Excepciones: cuando se integra dentro de otro contrato o si el contrato tiene como objeto directo de propiedad industrial de un solo país. Excepciones: Normas imperativas, relativas a tecnología de doble uso, normas en materia de competencia o normas de registro.

19 CONCLUSIÓN I + D + I tiene Marco jurídico Naturaleza jurídica Normas aplicables Sistemas legales de reconocimiento y protección. * Hay que tener en cuenta los aspectos legales a la hora de acometer cualquier actividad de investigación / innovación.

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