LAS ZONAS GRISES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS DERECHOS DE AUTOR Baker & McKenzie International is a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a “partner” means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an “office” means an office of any such law firm.

1. Los derechos intelectuales Noción general Tipos de creaciones intelectuales y funciones Las dos grandes disciplinas Las zonas grises 2

2. Diferencias entre los sectores de la propiedad intelectual. Objeto de protección Fuentes del derecho Requisitos para obtener la protección Contenido y alcance del derecho Bases y fundamento en que se apoya el sistema 3

3. Diferentes normativas atendiendo el tipo de creación. - Las innovaciones técnicas y las creaciones estéticas No serán registrables (…) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpora ningún aporte arbitrario del diseñador (…) (Art. 116, literal b), Decisión 486). (Las formas técnicamente necesarias) 4

- Las innovaciones técnicas y los signos distintivos No podrán registrarse como marcas los signos que (…) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican (…). (Art. 135, literal d), Decisión 486). (…) Consistan exclusivamente en formas (…) o características impuestas (…) por la función del producto de que se trate (…) (Art. 135, literal c), Decisión 486). 5

- Las obras literarias y artísticas y las patentes de invención (…) No se consideran invenciones (…) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor (Art. 15, literal c), Decisión 486). (…) Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales, (…) (art. 15, literal e), Decisión 486). (…) No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial. (Art. 7 Decisión 351). 6

4. Las zonas de confluencia - Una misma creación con finalidades distintas (obra artística y marca). - Una misma creación con las mismas finalidades (diseño industrial y obra aplicada a la industria). - Diferentes aspectos objeto de protección de una misma creación intelectual. - Creación intelectual que integra varios elementos creativos 7

Distintividad en abstracto Distintividad en concreto 5. Las obras literarias y artísticas y los signos distintivos - Noción de marca. La aptitud marcaria Distintividad en abstracto Distintividad en concreto - Limitaciones por razón de la estructura de la marca - La forma que da valor sustancial al producto 8

- Obras protegidas por el derecho de autor aptas para cumplir la función de marca. Títulos originales de obras Personajes de historietas gráficas Obras de pintura, de dibujo, grabados, litografía Obras literarias (lemas comerciales) Obras musicales (marcas sonoras) Obras audiovisuales (marcas en movimiento) Obras de dominio público 9

6. Creaciones intelectuales de naturaleza híbrida Diseño industrial (…) la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. (Art. 113, Dec. 486). Obra de arte aplicado (…) creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida a escala industrial. (Art. 3, Decisión 351). 10

- Protección independiente Requerimientos para otorgar la protección 7. Ámbitos de protección - Protección independiente Requerimientos para otorgar la protección Contenido y alcance del derecho Conductas de terceros violatorias del derecho - Protección concurrente 11

El caso de Pola & Cola “Las obras aplicadas a la industria solo son protegidas en la medida que su valor artístico pueda ser separado del carácter industrial del objeto u objetos en los que ellas puedan ser aplicadas” . (Ley 23 de 1982, Art. 6, inc. final). 12

Sentencia del Consejo de Estado de 3 de febrero de 1995 “(…) las figuras que aparecen en la obra (…) caracterizan a la compañía e identifican los productos de esta. De tal manera que cualquier persona que observe la obra, necesariamente la relacionaría con un producto de la Cervecería Bavaria S.A. Llámese refajo o simplemente cerveza”. - Criterio de la separabilidad del arte – Criterio de la unidad del arte 13

- Sistemas de protección del diseño industrial (Otero Lastres) Tipos de creaciones: Obras puramente artísticas Obra de arte aplicadas a la industria Diseños Sistemas de protección El sistema de acumulación absoluta (Teoría de la unidad del arte - derecho francés) El sistema de acumulación restringida El sistema de no acumulación 14

Delimitación de la obra de arte aplicado y el diseño industrial Criterio cualitativo (Criterio de disociación - derecho italiano) Criterio cuantitativo (Diferente nivel artístico) 15

La causal de irregistrabilidad marcaria 8. Conflicto de derechos - La infracción del derecho de autor mediante el registro de una marca: La causal de irregistrabilidad marcaria (Art. 136, lit. f), Decisión 486) Consistan en un signo que infrinja (…) el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de este (…). 16

El caso Supermani “Tal impedimento (…) estará sometido a que este sea capaz de crear confusión en el público consumidor, con respecto a la clase de productos o servicios que distingue, ya que si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el derecho marcario (…) podrá ocurrir el caso de un título de una obra, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas de alto renombre, sea capaz de producir confusión con cualquier clase de productos o servicios por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad (…)”. 17

División de Signos Distintivos. Resolución 5434 de 18 de marzo de 2005. (…) El personaje en si mismo considerado sólo sería protegible por el derecho de autor, cuando se caracteriza en una obra artística, v. gr. en un dibujo (caricatura). 18

(…) si bien es cierto en lo que tiene que ver con la aplicación relativa a confundibilidad, como se verá más adelante, no existe conexión competitiva, en aplicación de la causal relativa a derechos de autor pasa lo contrario. Encontramos que el derecho de autor tiene una serie de derechos patrimoniales que incluyen la explotación económica de la obra a diversos y variados sectores, es ese vasto alcance el que se debe tener en cuenta para efectos de entender la relación entre los productos solicitados y la explotación económica del derecho de autor, que no obedece a los mismos criterios que se aplican en marcas. 19

- Requisitos para que un signo afecte indebidamente el derecho - Requisitos para que un signo afecte indebidamente el derecho de autor de un tercero. Fecha anterior de la creación protegible Copia de la creación protegida por el derecho de autor Que el signo objeto de la marca reproduzca, imite o transforme la creación protegida por el derecho de autor. Riesgo de confusión 20

LAS ZONAS GRISES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS DERECHOS DE AUTOR Baker & McKenzie International is a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a “partner” means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an “office” means an office of any such law firm. 21