1/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES.

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1 1/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT Criterios de Apreciación de Actividad Inventiva en las solicitudes de patentes PCT

2 2/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 Supongamos que sólo tuviéramos el requisito de Novedad para la patentabilidad Invención ¿Otras Invenciones?

3 3/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 Razones para establecer este requisito... debe existir una buena razón para la concesión de un monopolio...desanimar a los especuladores... minimizar recelos por la limitación de las patentes al libre comercio

4 4/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 El requisito de Actividad Inventiva según el PCT Artículo 33(3), a los efectos del examen preliminar internacional, se considerará que una invención reivindicada implica una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica anterior como se define en el Reglamento, no es evidente para un experto en la materia en la fecha pertinente prescrita.

5 5/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 La tarea del Examinador El Público Debe estar protegido frente a patentes injustificadas Debe estar informado sobre el estado de la técnica El Inventor Debe recibir la protección que merece Debe ser capaz de desarrollar la invención superando las conocimientos del técnico en la materia

6 6/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 Divulgado Dominio dentro de la habilidad del experto en la materia ¡Invención! DIVULGACIÓN FRENTE A ÁMBITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA Ámbito de actividad inventiva

7 7/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 ¿Cómo medirlo? Experto en la materia Combinación de documentos Niveles de Actividad Inventiva

8 8/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 DIFICULTADES A RESOLVER: ¿Cuál sería el estado de la técnica relevante? ¿Quién es el experto en la materia? Decidir entre “obvio o no obvio” no es necesariamente menos subjetivo que entre “inventivo, no inventivo” La pregunta “¿es la invención evidente para un experto en la materia?” es muy general y no tiene una respuesta fácil, directa y objetiva

9 9/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 Consideraciones fundamentales para establecer la actividad inventiva: i)la invención reivindicada debe ser considerada como un todo ii)los documentos de referencia deben ser considerados como un todo y el experto en la materia debe ser motivado o alentado a combinar la enseñanza de esos documentos de forma que conduzca al objeto reivindicado con una esperanza o una probabilidad razonable de éxito iii)los documentos de referencia deben ser examinados sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada

10 10/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 Consideraciones en la valoración de actividad inventiva a) El experto en la materia Tiene un conocimiento normal o de tipo medio en el campo técnico Pero si el problema sugiere soluciones en otro campo, también lo será en este En casos determinados o ciertos campos técnicos, el experto puede estar representado por un grupo de expertos

11 11/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 b) El estado de la técnica: Fuentes de información utilizables Todo lo puesto a disposición del público, antes de la fecha de presentación (o prioridad), sin límites de medio, lugar, momento y difusión. Conocimiento técnico común: no depende de un documento publicado en una fecha determinada Sólo se consideran documentos e indicios en los que esté descrito en todo o en parte el problema objetivo Interpretación de AI (diferente a Novedad) con los conocimientos posteriores La totalidad del estado de la técnica incluye: Consideraciones en la valoración de actividad inventiva

12 12/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 Consideraciones en la valoración de actividad inventiva - Se permite combinar documentos (al contrario que la Novedad), pero puede usarse un sólo documento. - ¿Probabilidad de su combinación? - ¿Pertenecen a campos técnicos cercanos o remotos? - Vínculo razonable para su combinación. c) Combinación de documentos

13 13/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 - El examinador evitará realizar análisis a posteriori (análisis “ex post facto”) - Un conjunto de indicadores o pruebas secundarias ayudan a evaluar la AI ¿Es obvia la invención? La pregunta correcta no es “¿podría el experto haberlo hecho?” sino “¿lo habría hecho?”.. PENSANDO EN UNA MEJORA O VENTAJA Argumentos e indicadores

14 14/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 Consideraciones en la valoración de actividad inventiva El caso de las Invenciones de Problema - Invenciones de Problema: inmediatas tras un planteamiento adecuado. - Peligro frente al análisis ex post facto. Se reformulará el problema para valorar su AI. Ejemplo Faros Ejemplo Gatera

15 15/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 Indicadores de Actividad Inventiva - Son ejemplos de lo que comúnmente se considera inventivo o no. - Representan la ayuda más importante para señalar el camino adecuado Los indicadores: - Favorables - Desfavorables - Menores

16 16/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 INDICADORES A FAVOR DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA Una necesidad largamente sentida Superación de un prejuicio técnico existente Existencia de alternativas equivalentes, pero con sólo una materialización particular exitosa Un efecto técnico sorprendente Una nueva propiedad que no ha sido aún detectada Eliminación en un proceso de una etapa hasta ahora considerada necesaria, sin efecto perjudicial para el producto final

17 17/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 INDICADORES DE OBVIEDAD (CONTRA LA ACTIVIDAD INVENTIVA) El resultado obtenido podría ser previsto por el experto El estado de la técnica dirigía al experto a adoptar inevitablemente una determinada solución La única diferencia entre la invención y el estado de la técnica radica en la implementación de equivalentes bien conocidos La esencia de la invención es un nuevo uso de una sustancia conocida mediante la explotación de sus propiedades conocidas Lo esencial de la invención es la aplicación de un producto o proceso conocido a una situación análoga La invención proporciona sólo una agregación de los efectos de características conocidas, sin ningún efecto particular consecuencia de una combinación funcional de las características

18 18/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 Éxito económico o comercial La patente se concedió en otro lugar... Si era evidente, ¿porqué no se hizo antes? (Novedad frente a AI) ARGUMENTACIONES QUE POR SÍ SOLAS TIENEN POCO PESO

19 19/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 LOS CASOS TÍPICOS DE ACTIVIDAD INVENTIVA - Diferencias mínimas entre reivindicación y ET - Mismo problema. - Combinación obvia de varias características. - Combinación obvia de dos documentos. - Elección entre alternativas obvias. - Equivalencia de características. - Reivindicaciones dependientes también carecen de AI. - Ventaja comercial - Nueva utilización de un material ya conocido. - Selección obvia dentro de un rango. - Omisión obvia.

20 20/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 El Método PROBLEMA-SOLUCIÓN Elementos Básicos El estado de la técnica más próximo a la invención. El problema técnico objetivo que pretende resolver la invención. Obviedad o no.

21 21/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 EL ESTADO DE LA TÉCNICA MÁS PRÓXIMO Un único documento El que tenga más características en común con la invención de la solicitud Varios documentos igualmente relevantes: normalmente se evaluará la actividad inventiva respecto a cada uno debe pertenecer al mismo campo técnico, u otro íntimamente relacionado el mismo propósito o uso el problema o las propiedades relevantes deben coincidir el experto en la materia lo habría elegido como punto de partida

22 22/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 Entre las características técnicas reivindicadas y el estado de la técnica más próximo LA DIFERENCIA Puede estar representada por:  características adicionales  características modificadas  características del estado de la técnica ausentes en el objeto reivindicado Sólo se pueden tener en cuenta características contenidas en la reivindicación Se ignoran las características de una reivindicación que no contribuyan al efecto técnico o al resultado de la invención

23 23/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 EL PROBLEMA OBJETIVO Resulta de un análisis “objetivo” de la diferencia (o de los efectos adicionales) de la invención con respecto al estado de la técnica más próximo y del efecto técnico producido por la diferencia Ha de ser visto sobre el fondo del estado de la técnica más próximo y con independencia de la intención subjetiva del inventor Ha de comprobarse que está realmente resuelto por la invención tal como se reivindica

24 24/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 LA OBVIEDAD O EVIDENCIA Partiendo del estado de la técnica más próximo ¿resulta obvio para un experto en la materia la implementación de las diferencias identificadas en la etapa 1 (estado de la técnica) para dar solución al problema técnico objetivo (etapa 2)? La cuestión clave es:

25 25/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL MÉTODO PROBLEMA-SOLUCIÓN Dado que es un método estructurado y sistemático, es más fácil revisar la actividad inventiva y comparar resultados para que los examinadores trabajen siguiendo las mismas líneas y aplicando los mismos estándares de decisión. También ofrece el método ventajas a los usuarios, pues les ayuda a defender mejor su solicitud en el momento del examen, e incluso después, y a las que se oponen a encontrar mejores argumentos. Es un método incorporado en las Directrices de Búsqueda y Examen, lo que permite su contraste con otras Administraciones PCT.

26 26/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 EJEMPLO: SAL Y PIMIENTA Reivindicaciones: 1.- Pieza de cubertería que comprende un mango (1) hueco, para recibir especias, con una tapa trasera (2) provista de perforaciones (3) y donde se instala un elemento de cierre (4) que evita la salida de especias cuando no se utiliza el cubierto. 2.- Pieza de cubertería según la primera reivindicación caracterizada porque el elemento de cierre (4) tiene unos salientes (5) que encajan en las perforaciones (3) en la posición de cierre. 123 4 5 NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA

27 27/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 Estado de la técnica más próximo: D1 El elemento de cierre en el estado de la técnica más próximo tiene una tapa articulada que al cerrar cubre las perforaciones. Solicitud examinada NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA

28 28/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 1.- A la vista del documento D1: ¿son Nuevas y/o tienen Actividad Inventiva las reivindicaciones 1 y 2? 2.- ¿Qué característica se debería buscar para combinar y atacar la reivindicación 2? NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA

29 29/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 3.- Con D2, ¿tiene Actividad Inventiva la reivindicación 2? Un nuevo documento D2 Pimentero con un elemento de cierre con salientes que encajan en las perforaciones de la tapa. NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA

30 30/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 SOLUCIÓN:  La reivindicación 1 no es nueva al existir identidad con el documento D1.  La reivindicación 2 no tiene actividad inventiva ya que resultaría obvio para el experto en la materia combinar las características de cierre recogidas en los documentos D1 y D2. NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA

31 31/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 Opini ó n Escrita (ISA 237): Primera p á gina

32 32/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 Opini ó n Escrita, Recuadro V: Novedad, Actividad Inventiva y Aplicaci ó n Industrial Este es el Recuadro esencial de la Opinión Escrita. Positiva o negativa Se refleja la opinión del examinador basada en el informe de búsqueda y se emite la valoración técnica de la invención. CITAS Y EXPLICACIONES

33 33/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 Ejemplo Informe negativo

34 34/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 Continuación

35 35/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Número de reivindic afectadas Cumplen 32% No Cumplen 68% CONTROL DE CALIDAD Encuesta interna OEPM 2004 PCT Asunto: Evaluación de niveles de calidad en IBIs y OEs Tamaño: 234 IBIs + OEs Periodo: Enero – Junio 2004 Novedad y Actividad Inventiva Recuadros VII y VIII: 29% solicitudes afectadas Artículo y Regla 5 (Descripción) Otros Artículo y Regla 6 (reiv.)

36 36/36 Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006 Muchas gracias por su atención