UNIVERSIDAD FINIS TERRAE DIPLOMADO PROPIEDAD INTELECTUAL Santiago de Chile, 25 de noviembre de 2010 FERNANDO TRIANA SOTO TRIANA, URIBE & MICHELSEN CALLE.

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1 UNIVERSIDAD FINIS TERRAE DIPLOMADO PROPIEDAD INTELECTUAL Santiago de Chile, 25 de noviembre de 2010 FERNANDO TRIANA SOTO TRIANA, URIBE & MICHELSEN CALLE 93 B No. 12-48 Piso 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA TEL: (571) 6019660; FAX: (571) 6114209 E-mail: tum@tumnet.com MEDIDAS EN FRONTERA EN LA REGIÓN ANDINA

2 AGENDA ►Introducción ►Panorama General – Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones ►Medidas en Frontera en la Región Andina (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela) ►Conclusiones

3 ►INTRODUCCIÓN ►REGIÓN ANDINA

4 INTRODUCCIÓN REGIÓN ANDINA ► Posición geográfica privilegiada para el comercio internacional aéreo, marítimo y terrestre. ► Situación económica y social propicia para la piratería marcaria.

5 ►GENERALIDADES – DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

6 ► Aplicación inmediata y preferente en los países miembros. ► En vigencia desde el 1º de diciembre de 2000. ► Se ajusta a las disposiciones de ADPIC (TRIPS). ► Régimen general sobre propiedad industrial. Chile, Panamá y Venezuela no hacen parte de la CAN, por lo que la Decisión 486 no les es aplicable. ►GENERALIDADES – DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

7 ►MEDIDAS EN FRONTERA EN LA REGIÓN ANDINA

8 ► En la actualidad se protegen derechos de propiedad intelectual, incluyendo el de autor. Sin embargo, se dejan por fuera otros derechos de propiedad intelectual como las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, nombres comerciales y enseñas. ► Se acoge regulación incluida en ADPIC (TRIPS). ►MEDIDAS EN FRONTERA EN LA REGIÓN ANDINA

9 ¿EXISTEN UNIDADES ESPECIALIZADAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS AUTORIDADES ADUANERAS DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN ANDINA? BOLIVIALa Unidad de Análisis Criminal e Inteligencia COLOMBIANo existe CHILENo existe ECUADOREl Departamento de Inteligencia de la Gerencia de Fiscalización PANAMÁSi existe un Departamento de Propiedad Intelectual al interior de la Autoridad Nacional de Aduanas PERÚNo existe pero se trabaja en coordinación con IDECOPI VENEZUELANo existe

10 ¿ EXISTEN EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN ANDINA MEDIDAS EN FRONTERA ESPECIALES PARA EL DERECHO DE AUTOR? BOLIVIASí, se decomisa la mercancía y se notifica al Ministerio Público. COLOMBIASí, opera igual que para las marcas. Además existe una base de datos para registrarlos. CHILESe protegen las marcas registradas y el derecho de autor. La medida en frontera procede cuando del examen de la mercancía resulte evidente que se trata de mercancía de marca falsa que infringe el derecho de autor. ECUADORSe informa al IEPI y a los titulares, ésta decide si continúa la medida. Si hay mérito se pone la mercancía a disposición del Fiscal de Propiedad Intelectual. PANAMÁSe retienen las mercancías infractoras y se informa al titular de derechos quien deberá contestar por escrito si se opone a la importación. PERÚSi, a solicitud de parte o de oficio. Se suspende el levante de la mercancía cuando se presuma la existencia de mercancía pirata que lesione el derecho de autor. VENEZUELAOpera igual para todos los derechos de Propiedad Intelectual.

11 “Artículo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan las normas internas del País Miembro.” “Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional competente la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.” “Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera.” ►MEDIDAS EN FRONTERA EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

12 PROCEDIMIENTO EN COLOMBIA

13 ► En la actualidad los avances han sido incipientes. ► Trámite se encuentra regulado por el Decreto 4540 de 2006, vigente desde el 23 de enero de 2007. ► Autoridades competentes: ►Aduanera: DIAN. ►Marcaria: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). ►Judicial: Jueces y Fiscales. PROCEDIMIENTO EN COLOMBIA

14 Definición de mercancía pirata de conformidad con el Decreto 4540: “Cualquier copia hecha sin el consentimiento del titular del derecho de autor o derechos conexos, o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de una obra o producción protegida cuando la realización de esas copia habría constituido una infracción al derecho de autor o de un derecho conexo”. Definición de mercancía de marca falsa de conformidad con el Decreto 4540: “Cualquier mercancía, incluido su embalaje, que lleve puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tal mercancía, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, o sea confusamente similar, y que de ese modo lesione los derechos del titular de la marca de que se trate”.

15 TRÁMITE PREVISTO EN EL DECRETO 4540 ► Art. 4 Solicitud de suspensión de la operación aduanera: El titular de un Derecho de Propiedad Intelectual vinculado a mercancías objeto de Importación, Exportación o Tránsito, puede solicitar a la Autoridad aduanera la suspensión provisional de dicha operación, mientras la autoridad judicial competente resuelve la denuncia o demanda que el titular deberá presentar por la supuesta condición de piratas o de marca falsa. ► Art. 5. Contenido de la solicitud: Identificación del titular del derecho de Propiedad Intelectual; identificación del licenciatario; Identificación del Derecho de Propiedad Intelectual y de los hechos en los que hace consistir la violación del mismo; Indicación del lugar donde se produce la mercancía genuina; Descripción de las mercancías auténticas; Descripción de las mercancías supuestamente piratas o de marca falsa; En caso de no haberse realizado autorización para examinar la mercancía.

16  Titular de la marca tiene un plazo de 10 días para presentar prueba de la iniciación de acción judicial contra el presunto infractor ante la justicia civil o penal.  Dentro del mismo plazo, el titular de la marca debe presentar caución por el 20% del valor declarado de la mercancía retenida, para garantizar perjuicios que pudieran causársele al importador o exportador.  Si no se cumple con lo anterior, se entenderá desistida la solicitud y se ordenará la continuación de la operación aduanera.

17 ► Mientras la autoridad judicial decide la controversia, la mercancía permanecerá bajo la custodia de la autoridad aduanera. ► Una vez finalizada la acción judicial a favor del titular de la marca, el Juez decidirá el destino definitivo de la mercancía. ► Se excluye aplicación de medidas en frontera a mercancías sometidas al régimen de viajeros, entregas urgentes o tráfico postal y que no constituyan expediciones comerciales. TRÁMITE PREVISTO EN EL DECRETO 4540

18 DIFICULTADES PRÁCTICAS EN LA APLICACIÓN DEL DECRETO 4540  Los funcionarios confrontados a su aplicación, desconocen las normas vigentes en materia de propiedad industrial e intelectual. Es imperativo que los funcionarios llamados a aplicar el Decreto, cuenten con la capacitación necesaria que les permita entender el objeto sobre el cual recae la protección del Decreto.  El Decreto está llamado a producir efectos en un corto periodo de tiempo. En consecuencia, la autoridad aduanera está facultada para suspender la operación aduanera sin estar obligada a realizar inspecciones previas sobre la mercancía y basándose exclusivamente en la solicitud de suspensión presentada por quien alega ser el titular del derecho protegido. Esta circunstancia, lleva a que en algunas ocasiones, se suspendan operaciones aduaneras sin haber inspeccionado la mercancía y sin que la misma, infrinja derechos de terceros.

19 DIFICULTADES PRÁCTICAS EN LA APLICACIÓN DEL DECRETO 4540  El decreto debería incluir dentro del procedimiento, una inspección previa obligatoria, que permita determinar con exactitud la naturaleza de la mercancía objeto de la medida en frontera.  Es indispensable la implementación de un registro aduanero, formal y público, de todos los titulares de derechos sobre los cuales recae la protección del Decreto.  Los titulares de derechos objeto de la protección establecida por el decreto, deben quedar obligados a mantener el registro actualizado a su costa, para asegurar una mejor protección de sus derechos.

20 DIFICULTADES PRÁCTICAS EN LA APLICACIÓN DEL DECRETO 4540  En el caso colombiano, el tramite de suspensión de la operación aduanera es un trámite administrativo y como tal, está sujeto a las reglas del procedimiento administrativo. Lo anterior significa que las decisiones adoptadas por la autoridad aduanera, están sujetas a recursos en vía gubernativa, los cuales pueden tener como consecuencia el levantamiento de la medida en frontera. Ante esta eventualidad, existe un gran vacío en el Decreto, en la medida en que de levantarse la suspensión como consecuencia de una revocatoria del acto que la ordenó, nada se dice en cuanto al destino de la caución presentada por el solicitante. El Decreto establece que la única manera de hacer efectiva la caución, es mediante decisión de la autoridad competente. No es posible entonces, entregar la caución a la parte perjudicada, en el evento en que la medida sea revocada en vía gubernativa, lo cual deja sin resarcimiento inmediato, los perjuicios que se hayan ocasionado desde la adopción de la medida y hasta su revocatoria.

21 DIFICULTADES PRÁCTICAS EN LA APLICACIÓN DEL DECRETO 4540  Finalmente, debe existir una unidad de criterio en cuanto a la exigencia de los requisitos formales que debe contener la solicitud. El cumplimiento de algunos de esos requisitos es difícil en un corto lapso de tiempo (teniendo en cuenta la celeridad del trámite y la necesidad imperiosa de impedir la importación), por lo que es comprensible que la autoridad aduanera pueda decretar la medida sin que al momento de presentarse la solicitud, se cumplan todos los requisitos. Lo anterior, no es obstáculo para que se exija el total cumplimiento posterior de todos y cada uno de los requisitos formales establecidos en el decreto.

22 MEDIDAS EN FRONTERA EN CHILE NORMAS APLICABLES:  Ley No. 19.912 del 4 de noviembre de 2003 y Resolución No. 5026 de 2003 del Servicio Nacional de Aduanas. AUTORIDAD ADUANERA:  Servicio Nacional de Aduanas. AUTORIDAD COMPETENTE:  Juzgado de Letras en lo Civil del lugar en que se encuentre la aduana ante la cual se haya presentado la destinación aduanera que ampare la mercancía infractora o presuntamente infractora, o ante el juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentre la aduana en que se presume se pretende presentar dicha destinación

23 PROCEDIMIENTO A SOLICITUD DE PARTE  Podrán solicitar la suspensión del despacho aduanero los titulares de derechos de propiedad industrial registrados en Chile, así como los titulares de los derechos de autor y conexos. El solicitante deberá acreditar el derecho que le asiste.  La solicitud se presenta por escrito ante la autoridad competente, la cual podrá acceder a la solicitud sin que medie más trámite. Si lo considera necesario, podrá requerir al solicitante para que constituya una garantía que permita caucionar eventuales perjuicios.  Decretada la medida, ésta se notifica al importador, dueño o consignatario de la mercancía y al solicitante al igual que al administrador aduanero que velará por su cumplimiento. La notificación de la medida se hace extensiva a todos los administradores de aduanas del país.  La medida tendrá una duración de diez (10) días hábiles contados desde la notificación. Si pasado este plazo no se notifica a la aduana la mantención de la medida, se procederá al despacho de la mercancía.  Decretada la medida, la mercancía quedará en poder de la persona que la autoridad competente designe en calidad de depositario quien no podrá venderlas, disponer de ellas o cederlas.

24  El titular del derecho deberá presentar una demanda o querella dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados desde la notificación de la medida y pedir que se mantenga la medida decretada. Este plazo podrá ampliarse por diez (10) días más por motivos fundados.  Si no se presenta la demanda o la querella oportunamente, o si no se solicita la mantención de la medida o si la autoridad competente la denegara, la medida quedará sin efecto inmediato.  En todo momento el solicitante y el importador, podrán inspeccionar la mercancía.

25 PROCEDIMIENTO DE OFICIO  La autoridad aduanera podrá disponer de oficio la suspensión del despacho de mercancía, cuando del simple examen de la misma resultare evidente que se trata de mercancía de marca registrada falsificada o de mercancía que infringe el derecho de autor.  La aduana informará al titular del derecho acerca de la posible infracción para que ejerza su derecho a solicitar la suspensión y para que proporcione información acerca de la naturaleza de la mercancía.  La aduana deberá, además, efectuar la denuncia correspondiente ante la justicia ordinaria o ante el Ministerio Público.  La suspensión decretada de oficio tendrá una duración máxima de cinco (5) días hábiles. Si pasado este plazo no se recibe notificación de mantención de la medida, se procederá al despacho de la mercancía.

26 PROCEDIMIENTO EN BOLIVIA

27 AUTORIDAD ADUANERA:  Control Operativo Aduanero COA.  El art. 250 de la Decisión 486 ha sido implementado en Bolivia mediante la formalización de una acción o medida cautelar solicitada ante la Dirección Jurídica del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI.  Una vez recibida la petición, procede a analizar los hechos alegados y en su mérito instruye a la Dirección de Aduanas la suspensión o paralización de la importación respectiva.

28 PROCEDIMIENTO EN BOLIVIA  La administración aduanera, a petición del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI-, podrá suspender el despacho aduanero de la mercancía que presuntamente viole derechos de propiedad intelectual.  En caso de que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual –SENAPI- interponga ante la administración aduanera la solicitud de suspensión del despacho, dicho organismo deberá presentar en el plazo de diez (10) días, las pruebas que demuestren que se están afectando derechos de propiedad industrial, derecho de autor o de propiedad intelectual, marcas de fábrica o de comercio, dibujos, modelos industriales o patentes.  Si vencido el plazo no se presentan las pruebas, la administración aduanera continuará normalmente con el trámite aduanero.  Verificada la infracción, la administración aduanera procederá al comiso de la mercancía y en coordinación con el organismo competente, dispondrá el destino o destrucción de las mismas.

29 PROCEDIMIENTO EN ECUADOR

30 NORMATIVIDAD APLICABLE:  LEY ORGANICA DE ADUANAS, CODIFICACION, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 219 de 26 de noviembre del 2003.  REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE ADUANAS, publicado en el Registro Oficial 158, de 7 de septiembre del 2000. AUTORIDAD ADUANERA:  CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA

31 PROCEDIMIENTO EN ECUADOR  La autoridad aduanera Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), de oficio verifica la mercadería que ingresa al país y determina la legalidad y autenticidad de los productos importados.  En caso de que determinen, aún presuntamente, una violación a los derechos de propiedad intelectual retienen el producto y notifican de manera inmediata al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).

32 PROCEDIMIENTO EN ECUADOR  Este Instituto a su vez verifica la titularidad de los signos que presuntamente estarían siendo vulnerados y procede a contactarse con su titular.  El titular del derecho debe verificar las muestras de la mercancía que pretende su ingreso al país, y determinar si efectivamente vulnera sus derechos. De ser ese el caso, el IEPI solicita que demuestre tal afirmación a fin de confirmar o desestimar las medidas cautelares que fueron tomadas por la CAE.

33 PROCEDIMIENTO EN PANAMÁ NORMATIVIDAD APLICABLE:  Ley 35 de 1996 y Decretos Ejecutivo No. 123 de 1996 y Decreto Ejecutivo No. 79 de 1997. AUTORIDAD ADUANERA:  Autoridad Nacional de Aduanas y Administración de la Zona Libre de Colón AUTORIDAD COMPETENTE:  Fiscalías especializadas.

34 PROCEDIMIENTO EN PANAMÁ  La autoridad aduanera, de oficio o por órdenes de autoridad competente, o cuando por cualquier medio tenga noticia de mercancía que se encuentre en trámite en aduana, que pueda estar infringiendo derechos de propiedad industrial, de autor y derechos conexos, podrá inspeccionar y/o retener la mercancía.  Una vez efectuada la retención, la autoridad que la ejecutó informará al titular del derecho protegido.  El titular podrá pedir que se le envíen muestras de las mercancías retenidas, las cuales le deberán ser enviadas en el término de tres (3) días.  Posteriormente, el titular tendrá cinco (5) días para manifestar por escrito si se opone a la introducción o al tránsito de la mercancía retenida.  Si no hay oposición, la mercancía será liberada. De haber oposición, el titular del derecho deberá consignar fianza que no podrá ser superior al 50% del valor de la mercancía.  Presentada la oposición, la autoridad que ordenó la retención remitirá el expediente al Ministerio Público para que continúe su trámite y la mercancía para su custodia, hasta que la autoridad competente se pronuncie mediante resolución que pone fin al proceso..

35 PROCEDIMIENT0 EN PANAMÁ  Salvo que el titular del derecho consigne la fianza requerida, la retención de la mercancía no podrá ser superior a treinta (30) días calendario  En cualquier momento de la investigación, pero antes de que el titular del derecho consigne la fianza, el afectado podrá presentar una licencia o autorización del titular del derecho que servirá como prueba de la legitimidad de la mercancía.

36 PROCEDIMIENTO EN PERÚ

37 NORMATIVIDAD APLICABLE:  Decreto Legislativo No. 1092 de 2008  Decreto Supremo No. 003-2009-EF AUTORIDAD ADUANERA:  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT. AUTORIDAD COMPETENTE:  Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI o el Poder Judicial.

38 PROCEDIMIENTO EN PERÚ  La Administración Aduanera suspenderá el levante previa solicitud del titular del derecho presuntamente violado y previa verificación de la titularidad en los registros Aduaneros.  De acuerdo con la reglamentación vigente, los titulares de derechos deberán estar inscritos en el registro implementado por la Administración Aduanera.  Una vez presentada la solicitud de suspensión por parte del titular del derecho, la Administración Aduanera verificará la constitución de una fianza o garantía a favor del propietario de la mercancía.  Cuando la autoridad competente determine que no hay piratería o infracción marcaria, o cuando el solicitante no hubiese cumplido con acreditar la presentación de la de la acción por infracción, la autoridad aduanera entregará la garantía al propietario de la mercancía para su ejecución.

39 PROCEDIMIENTO EN PERÚ TRAMITE DE OFICIO :  La suspensión del levante se notificará al titular del derecho, quien tendrá tres (3) días para acreditar que ha iniciado la acción por infracción. Si vencido el plazo no se ha acreditado la iniciación de la acción, se procederá entonces al levante de la mercancía.

40 PROCEDIMIENTO EN VENEZUELA

41 AUTORIDAD ADUANERA:  Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el cual está dividido en gerencias de aduanas por todo el país. NORMATIVIDAD APLICABLE:  Providencia Administrativa No. SNAT/2005/0915 relativa a la Providencia Administrativa sobre la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en la Importación y Tránsito Aduanero de Mercancías. ( Promulgada el 15 de Noviembre de 2.005 en Gaceta Oficial No. 38.314).  Ley Sobre el Delito de Contrabando. ( Promulgada el 02 de Diciembre de 2.005 en Gaceta Oficial No. 38.327).

42 PROCEDIMIENTO EN VENEZUELA  El titular de los derechos de propiedad intelectual denuncia ante la Intendencia Nacional de Aduanas, expresando la información que posee sobre el ingreso de productos presuntamente falsificados y el puerto de entrada de los mismos.  La Intendencia Nacional de Aduanas procede con la apertura de un procedimiento de observancia y ordena la inspección y retención del contenedor con los productos presuntamente falsificados.  Al momento de practicarse la inspección, los funcionarios aduaneros toman muestras físicas de los productos y notifican al titular de los derechos de propiedad intelectual para que proceda en un plazo de diez (10) días a iniciar las acciones pertinentes.

43 PROCEDIMIENTO EN VENEZUELA  De igual manera es notificado el importador para que presente sus alegatos.  Si es falso, se ordena el comiso de los mismos y son remitidos a una Depositaria Aduanera para su custodia.  El expediente es remitido inmediatamente a las Fiscalías del Ministerio Público siguientes: i) a una Fiscalía con competencia en materia de Propiedad Intelectual, para que lleve la causa por el delito de falsificación o a ii) una Fiscalía con competencia en Materia Fiscal y Aduanera por el Delito de Contrabando.

44 CONCLUSIONES

45 ► Las Medidas en Frontera son un mecanismo de muy reciente aplicación en la Región Andina. ► Se están dando los primeros pasos para que las Medidas en Frontera se conviertan en un mecanismo efectivo de protección de marcas y de derecho de autor. ► Es necesario divulgar las medidas y vencer la prevención que sobre el tema tienen las autoridades aduaneras y la comunidad en general. CONCLUSIONES

46 ► Ya se ha hecho un avance importante en los países andinos en la cobertura de las Medidas en Frontera, para que exista un procedimiento aplicable a todos los derechos de propiedad intelectual, incluyendo el derecho de autor. ► No en todos los países andinos las autoridades aduaneras cuentan con una unidad especializada en propiedad intelectual. Sin embargo, existe una significativa coordinación con las entidades especializadas en cada uno de ellos, que hay que seguir apoyando. ► Es necesario que las autoridades aduaneras, de derecho de autor y marcarias desarrollen sistemas de comunicación permanente (bases de datos en línea) para que las medidas se apliquen en forma efectiva e inmediata. CONCLUSIONES (Continuación)

47 ► Aunque el desarrollo es incipiente, los países andinos trabajan para que las Medidas en Frontera ayuden a frenar el comercio internacional de la piratería de derechos de propiedad intelectual.

48 FIN MUCHAS GRACIAS FERNANDO TRIANA SOTO TRIANA, URIBE & MICHELSEN CALLE 93B No. 12-48 PISO 4 BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA