Juan Pablo Schiantarelli DIPLOMADO EN PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA 4 de mayo de 2011 LA PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA NOTORIEDAD: El Precedente del INDECOPI sobre marcas notoriamente conocidas

VALOR ECONÓMICO DE LAS MARCAS

Antecedente en discusión (INDECOPI) Precedente de observancia obligatoria sobre marcas notoriamente conocidas - Res /TPI-INDECOPI de 9 de noviembre de 2009 – (caso “KENT”).

DECISIÓN 486 (rasgos de la protección ampliada) Protección excepcional (Decisión 486): Marcas no inscritas (no vigencia del Principio de Inscripción Registral). Productos o servicios no idénticos ni similares (fuera del Principio de Especialidad). Protección a todas las funciones de las marcas: distintiva, indicadora de la calidad, condensadora del goodwill, publicitaria.

DECISIÓN 486 (protección ampliada y funciones) Confusión más allá del Principio de Especialidad (función distintiva). Aprovechamiento injusto del prestigio o renombre (función condensadora del goodwill). Dilución del valor comercial (función indicadora de la calidad). Dilución de la fuerza distintiva (función publicitaria).

DECISIÓN 486 (protección ampliada y criterios) Se reprimen: Conductas confusorias (+ notoriedad). Conductas parasitarias (+ renombre). Conductas lesivas del renombre o dilution by tarnishment (+ renombre) Conductas lesivas del carácter distintivo o dilution by blurring (+ notoriedad)

ANTECEDENTES INTERNACIONALES A LA REGULACIÓN ANDINA (2000) (CUP) Art. 6bis del CUP: Protección a una marca de producto notoriamente conocida. Notoriedad o conocimiento en el país donde se invoca protección. Marca no inscrita en el país donde se invoca protección. Protección dentro del Principio de Especialidad (identidad o similitud entre productos) frente al riesgo de confusión.

ANTECEDENTES INTERNACIONALES A LA REGULACIÓN ANDINA Y NACIONAL (ADPIC) Art ADPIC (ref. art. 6bis CUP): Protección a la marca (de producto o de servicio) registrada, fuera del Principio de Especialidad, cuando se pueda producir: una conexión entre los bienes o servicios y se produzca una lesión a los intereses del titular de la marca registrada.

ANTECEDENTES INTERNACIONALES A LA REGULACIÓN ANDINA Y NACIONAL (OMPI) Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas Notoriedad y no renombre. Marca no registrada. Protección dentro o fuera del Principio de Especialidad cuando se pueda producir: un vínculo entre los productos o servicios, un menoscabo o dilución del carácter distintivo o un aprovechamiento desleal del carácter distintivo.

DECISIÓN 486 (la protección de las marcas notorias/renombradas frente al riesgo de confusión) La mayor notoriedad o implantación hace más propensa la confusión, incluso frente a productos o servicios distintos. Fuera de los límites clásicos del Principio de Especialidad (no identidad o similitud entre productos o servicios). Posibilidad de expansión o tendencia a la diversificación a mercados distintos cuando sea de temer un error en cuanto al origen empresarial (confusión en sentido estricto y en sentido amplio). Requiere uso en función distintiva (a título de marca).

DECISIÓN 486 (la protección de las marcas notorias/renombradas frente al riesgo de confusión) Tendencia del titular hacia la diversificación (incursión) a otro mercado distinto al de origen (p.e.: de la industria textil a la industria del perfume)

DECISIÓN 486 (la protección de las marcas renombradas frente al aprovechamiento injusto de su prestigio) Marcas renombradas: valor simbólico autónomo. Susceptible de explotación más allá de su función distintiva. Irrelevancia del Principio de Especialidad. El renombre es un valor autónomo que puede ser trasladado a productos o servicios distintos (efecto traslativo de la reputación). En estos casos el renombre es principalmente el fundamento de la protección ampliada. Usos distintivos para productos o servicios distintos y no sea de temer un riesgo de confusión. Usos no distintivos u ornamentales de la marca (llaveros, camisetas, merchandising, etc.) Publicidad adhesiva.

DECISIÓN 486 (la protección de las marcas renombradas frente al aprovechamiento injusto de su prestigio) Productos totalmente alejados del mercado de origen, pero que son objeto de licenciamiento, merchandising, etc. (explotación del valor autónomo simbólico-comercial)

DECISIÓN 486 (la protección de las marcas renombradas frente al riesgo de dilución de su valor comercial o publicitario) Marcas renombradas: valor simbólico autónomo. Caldo propicio para conductas lesivas del renombre (productos de escasa calidad o incompatibles). Irrelevancia del Principio de Especialidad. Generación de un contraste que sorprende y atrae la atención (perfumería vs. insecticidas). Descontento se traslada de forma mediata y subliminal a la prestación original / asociación negativa / efecto de contaminación en la prestación original. Finalidad: obstaculización de la posición competitiva o actos de denigración. En estos casos el renombre es principalmente el fundamento de la protección ampliada.

DECISIÓN 486 (la protección de las marcas renombradas frente al riesgo de dilución de su valor comercial o publicitario)

DECISIÓN 486 (la protección de las marcas notorias/renombradas frente al riesgo de dilución de su fuerza distintiva) Protección excepcional. Debilitamiento o aguamiento de la fuerza distintiva. Proliferación de signos idénticos o muy similares para productos o servicios distintos. Socava la conexión única entre la marca y los productos o servicios originales. Se requiere extraordinaria implantación, posición exclusiva, singularidad. Finalidad: obstaculización de la posición competitiva.

Precedente caso KENT (críticas) Aspectos procesales: - Prohibición de notoriedad no fue invocada (art. 136 h) por BAT. Sólo se invoca arts. 135 b), 136 a) y 155 de la Decisión 486 (p. 3). - Defensa del P. de Doble Instancia: Sala no falla sobre el art. 137 invocado por BAT en Seg. Inst. (pp. 8-10): Incongruencia.- BAT sólo invoca confusión y dilución; sin embargo, la Sala falla (sin fundamento) sobre el aprovechamiento (p. 42).

Precedente caso KENT (críticas) Aspectos sustantivos: - No aborda cuestiones terminológicas (notoriedad/renombre). - Excepción del P. de Inscripción Registral con la notoriedad: no abordado (p. 16). - Alcance de notoriedad: sólo declarada para mercado de origen - clase 34 - (p. 31). - Deficiente tratamiento del P. de Especialidad (p. 17). - Incongruencia riesgo de confusión: marcas normales/marcas notoriamente conocidas (pp ). -Fallo de la confusión: el análisis es el típico de vinculación de productos entre marcas comunes (p. 35).- No se analiza posible tendencia a la diversificación, expansión tecnológica hacia el mercado de la clase 32, propio de análisis de marcas notorias.

Precedente caso KENT (críticas) Aspectos sustantivos: - Fallo de la dilución: No fundamentado, incongruente con la declaración de notoriedad (clase 34), no ajustado a las normas invocadas por BAT (pp ). - Fallo del aprovechamiento: No fundamentado, incongruente con la declaración de notoriedad (clase 34), no ajustado a las normas invocadas por BAT, violación al P. de la Doble Instancia (pp ).

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