“La experiencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas en la implementación del PPH” Mª José de Concepción Sánchez Oficina Española de Patentes y.

“La experiencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas en la implementación del PPH” Mª José de Concepción Sánchez Oficina Española de Patentes y Marcas Bogotá 24 de abril, 2014

ACUERDOS PROGRAMA “PPH” Bogotá 2014

ÍNDICE 1.Introducción: Antecedentes 2.Lanzamiento del programa PPH 3.Concepto y objetivos de los PPH 4.Programa PPH en la OEPM 5.Programa Piloto MONTTAINAI 6.Programa Piloto PPH-PCT 7.Programa PPH-CAP (OEPM) 8.Próximos avances

Crecimiento generalizado del nº de solicitudes de patentes (2000-2008) China, India, Corea: crecimiento exponencial 34% de las solicitudes de patentes de los 10 países analizados están “duplicadas” Estudio realizado en base a datos de la WIPO e informes anuales de Oficinas de Patentes : AU, CA, CN, DE, EP, GB, IN, JP, KR, US

CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE SOLICITUDES

Crecimiento del nº de solicitudes en países distintos al de origen del solicitante (non-resident aplications) CRECIMIENTO DE SOLICITUDES POR PAISES

EEUU, la EPO y Japón son destinos preferentes de los solicitantes españoles

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA PPH - Marzo 2009 se lanza el proyecto en la página WEB del PPH - Mayo 2010 se establece el primer acuerdo entre Japón y Finlandia - Octubre 2010 la OEPM comienza acuerdos con USPTO y JPO

ACUERDOS BILATERALES DE LA OEPM (Abril 2014)

PPH - PCT JAPÓN PPH - PCT ESTADOS UNIDOS PPH CANADÁ

PPH - PCT PORTUGAL PPH - PCT FINLANDIA PPH - PCT RUSIA

PPH - PCT COREAPPH - MÉXICO

OFICINAS FIRMANTES DEL PROGRAMA PPH

CONCEPTO Oficina Primer Depósito (OFF) Oficina Segundo Depósito (OSF) Acuerdos de naturaleza bilateral entre oficinas: Reconocer y compartir el trabajo realizado por las oficinas firmantes Presentación de la solicitud Elección OD (12 meses) Informe + (Oficina 1er Depósito) Solicitud PPH (Oficinas firmantes) Compartir Información

EVITAR DUPLICIDADES: Reutilizar resultados de búsqueda y examen entre oficinas Reducir costes y tiempos de búsqueda y examen Agilizar y acelerar el procedimiento de concesión de una solicitud en otros países OBJETIVOS A CONSEGUIR

ADMISIÓN DE UNA SOLICITUD (OEPM) Su aceptación activa un procedimiento acelerado de concesión. Requisitos de admisión: 1.Presentar un formulario de petición (gratuito) 2.Adjuntar toda la documentación: (Solicitud + Informe) Se admite la documentación en español o en inglés Informe positivo de la primera oficina, al menos una reivindicación es considerada patentable, es decir, es nueva e implica actividad inventiva Las reivindicaciones presentadas deben mantener suficiente correspondencia con las reivindicaciones base del informe +

Cuatro cuatro requisitos para la solicitud ante la OEPM del examen acelerado bajo el Programa Piloto PPH.: 1) La solicitud ante la OEPM es: A) La solicitud ante la OEPM reclama válidamente la prioridad para al menos una reivindicación de una solicitud nacional o una pluralidad de solicitudes nacionales presentadas en la Oficina que solicita el PPH. B) La solicitud ante la OEPM reclama la prioridad de una solicitud PCT que no tiene reivindicación de prioridad. C) La solicitud ante la OEPM es la fase nacional de una solicitud PCT que reclama válidamente la prioridad de una solicitud nacional presentada en la Oficina solicitante del PPH. D) La solicitud ante la OEPM es la fase nacional de una solicitud PCT que reclama válidamente la prioridad de una solicitud PCT que no tiene reivindicación de prioridad, o una pluralidad de solicitudes PCT sin reivindicaciones de prioridad. E) La solicitud ante la OEPM es la fase nacional de una solicitud PCT que no tiene reivindicación de prioridad, F) La solicitud ante la OEPM es una solicitud divisional de cualquiera de las anteriores. Requisitos

2) La solicitud de la Oficina solicitante tiene una o más reivindicaciones que han sido consideradas patentables/otorgables por dicha Oficina. 3) Todas las reivindicaciones en la solicitud -como se presentaron inicialmente o modificadas- para poder ser examinadas por la OEPM bajo el PPH se deben corresponder con una o más de las reivindicaciones consideradas como patentables/otorgables por la Oficina solicitante con el fin de que la solicitud en la OEPM pueda tener derecho al examen acelerado en el marco del PPH. d) No se haya empezado el examen para la solicitud ES de la que solicita su participación en el programa piloto de PPH. La solicitud cuyas reivindicaciones han sido determinadas como patentables/otorgables puede no ser la solicitud para la cual se reclamó la prioridad ante la OEPM (solicitud inicial). La solicitud que contiene las reivindicaciones patentables/otorgables puede ser una solicitud explícitamente derivada de una solicitud inicial, por ejemplo una solicitud divisional de la solicitud inicial. En ese caso, cuando la solicitud que contiene las reivindicaciones patentables no es la misma solicitud cuya prioridad se reclama en la solicitud ES, porque se trata de una divisional, el solicitante debe identificarlo adecuadamente.

Requisitos Las reivindicaciones se considerarán “suficientemente correspondientes” cuando, teniendo en cuenta las diferencias debido a los requisitos de formato, las reivindicaciones en la solicitud en la OEPM tengan un alcance igual o similar a las de la solicitud de la Oficina solicitante., o las reivindicaciones en la OEPM tengan un menor alcance. Se considera que una reivindicación tiene alcance menor cuando la reivindicación e la primera Oficina es modificada para limitarla al contener una característica adicional que se apoya en la solicitud originalmente presentada (descripción y/o reivindicaciones). Una reivindicación en la solicitud OEPM que introduce una nueva/diferente categoría de reivindicación(es) respecto a aquellas consideradas patentable(s)/otorgable(s) no serán consideradas suficientemente correspondientes. Por ejemplo, si la solicitud únicamente contiene reivindicaciones de un proceso para la fabricación de un producto, y las reivindicaciones presentadas ante la OEPM introducen reivindicaciones de producto dependientes de las reivindicaciones del proceso, éstas no se considerarán suficientemente correspondientes.

Requisitos Será aceptada cualquier reivindicación modificada o añadida posteriormente a la presentación de la solicitud de participación en el Programa Piloto del PPH cuando corresponda suficientemente con la(s) reivindicación(es) indicada(s) como patentable(s)/otorgable(s) en la solicitud de la Oficina solicitante y ésta reivindicación modificada/añadida se presente antes de la expedición de la resolución sobre la procedencia de la patente solicitada.

POSIBLE PROBLEMA DE ADMISIÓN (OEPM) Modificaciones en las reivindicaciones: Tras el informe positivo, se aceptan cambios formales y/o traducciones antes de ser enviadas a la oficina designada Reivindicaciones suficientemente correspondientes El alcance de las reivindicaciones presentadas en la oficina designada debe ser igual o menor que las que se utilizaron en la oficina que realizó el informe + Ej: Se reivindican detalles contenidos en la descripción, solicitando una protección menor X Ej: Problema si se intenta inicialmente solo proteger un procedimiento y posteriormente añadir el producto Solicitud no aceptada: (falta de suficiente correspondencia) Se permite una 2ª oportunidad

Documentación El formulario de solicitud de examen acelerado ante la OEPM dentro del programa piloto del PPH se debe acompañar de los siguientes documentos: a) una copia de todas las acciones oficiales correspondientes a la(s) solicitud(es) de la Oficina Solicitante que sean relevantes para determinar la patentabilidad. Las acciones oficiales se corresponden con documentos relacionados con el examen sustantivo y que son enviadas al solicitante por el examinador de la primera Oficina. b) una copia de las reivindicacione(s) que se han considerado patentable(s)/otorgable(s). c) una tabla que muestre la correspondencia entre las reivindicación(es) de la solicitud presentada en la OEPM para el examen acelerado dentro del PPH, y la(s) reivindicación(es) de la correspondiente solicitud en la primera Oficina. d) Copias de las referencias citadas por el primer examinador. Si la OEPM no tiene acceso a los documentos de patentes relevantes, el solicitante deberá suministrarlos a petición de la OEPM. Cuando se trate de literatura no patente será preciso suministrarla en todos los casos.

Documentación e) En los casos en los que la solicitud publicada no sea accesible para la OEPM, el solicitante deberá responsabilizarse de proporcionar la documentación necesaria a la OEPM. El solicitante aporta la información y el formulario. Si alguno de los documentos ya han sido presentados en la solicitud ES antes de la participación en el programa piloto PPH, no será necesario que el solicitante vuelva a presentar estos documentos con la petición de participación. El solicitante puede sólo referirse a estos documentos e indicar en la solicitud de participación en el programa piloto PPH cuando fueron presentados dichos documentos previamente en la solicitud ES. El solicitante debe cumplimentar el formulario de solicitud de examen acelerado dentro del programa piloto del PPH, accesible en la página web de la OEPM, y adjuntar todos los documentos de apoyo relevantes. El administrador del PPH, que será un examinador de patentes de la OEPM, considerará la solicitud. Si no se cumplen todos los requisitos para el examen acelerado dentro del PPH, el administrador del PPH notificará al solicitante que no se ha autorizado la entrada de la solicitud en el sistema PPH y proporcionará una explicación razonada de porque no se ha admitido la solicitud.

Documentación Si el solicitante quiere, puede realizar las correcciones necesarias y presentar de nuevo la solicitud de examen acelerado dentro del PPH. Si se cumplen todos los requisitos para el examen acelerado dentro del PPH, el administrador del PPH notificará al solicitante que la solicitud ha sido admitida en el procedimiento PPH. El administrador del PPH notificará al examinador correspondiente que la solicitud ha sido considerada válida para participar en el procedimiento y llevará a cabo un examen acelerado para la solicitud. Si no se admite la solicitud de examen acelerado, se notificará al solicitante que la solicitud de patente seguirá su evaluación en su turno correspondiente. El programa PPH no exime a los solicitantes de todas sus obligaciones en virtud de la legislación de patentes y la legislación aplicable. El solicitante deberá actuar de buena fe, incluido el suministro de información a la OEPM sobre cualquier documento que sea considerado relevante para determinar la patentabilidad.

Estadísticas No. ExpedienteFecha Presentación (en OEPM) Solicitud Trámite PPH OrigenFecha publicación Solicitud + IET P20129007615/10/2012-US19/04/2013 + 19/09/2013 (fecha sol IET 04/04/2013) P20103184715/12/2010 08/11/2011Corea29/12/2011 + 29/12/2011 (fecha sol IET 17/11/2011) P20123002811/01/2012 21/06/2012Corea02/04/2013 + 02/04/2013 (fecha sol IET 06/09/2012) P20129001616/09/2010 (01/03/2012) 17/04/2012US30/11/2012 + 30/11/2012 (fecha sol IET 29/10/2012) P201290019 19/11/2010 (13/03/2012) 13/03/2012JP20/08/2013 + 20/08/2013 (fecha sol IET 02/08/2013) Presentaciones de patentes españolas en el extranjero (19): JP (2) US (12) RU (1) MX (4) Presentaciones de patentes extranjeras en España (5)

PROGRAMA MONTTAINAI ORIGEN: Bajo número de solicitudes PPH en comparación con el total de patentes solicitadas El PPH original sólo acepta el informe + realizado por la OFF CONCEPTO: (Acuerdos Bilaterales Monttainai) Se acepta el informe + elaborado por una oficina firmante independientemente de si dicha oficina es o no la OFF FASE INICIAL: Julio 2011, hasta julio 2012 PARTICIPANTES: 9 Oficinas en el mundo OEPM, JPO, USPTO, Reino Unido, Canadá, Australia, Finlandia, Rusia, y la EPO (Enero 2012)

Oficina Segundo Depósito Oficina Tercer Depósito INFORME Oficina Primer Depósito CONCEPTO Presentación de la solicitud Elección OD (12 meses) Informe + Solicitud PPH Compartir Información Oficina Cuarto Depósito

INDICE 1.Introducción: Antecedentes 2.Lanzamiento del programa PPH 3.Concepto y objetivos de los PPH 4.Programa PPH en la OEPM 5.Programa Piloto MONTTAINAI 6.Programa Piloto PPH-PCT 7.Programa PPH-CAP (OEPM) 8.Próximos avances

ORIGEN: Poder aplicar los beneficios del PPH en el marco PCT CONCEPTO: un solicitante que haya recibido un informe + de una ISA puede pedir que dicha solicitud en fase nacional reciba un proceso acelerado (requisito acuerdo bilateral) FASE INICIAL: Enero 2010 a 2012 y ampliado hasta Enero 2014 Cooperación trilateral : EPO, USPTO y la JPO SITUACIÓN ACTUAL: - Se mantiene dicha cooperación trilateral y - Distintas oficinas están realizando nuevos acuerdos bilaterales. PROGRAMA PCT-PPH

Estadísticas

27 PROGRAMAS PILOTO PPH-PCT (2011) Participando 17 oficinas y 13 administraciones internacionales

FASES: 1ª Aceleración de concesión OEPM: CAP - Se pide el CAP en la solicitud de patente (pago IET) - Dicha solicitud no debe presentar defectos formales - Plazo máximo de 6 meses se emite el informe 2ª Aceleración de concesión en otros paises: PPH - Se solicita en la oficina de destino un PPH - Informe + CAP-PCT: PROCESO DOBLE ACELERACIÓN

INDICE 1.Introducción: Antecedentes 2.Lanzamiento del programa PPH 3.Concepto y objetivos de los PPH 4.Programa PPH en la OEPM 5.Programa Piloto MONTTAINAI 6.Programa Piloto PPH-PCT 7.Programa PPH-CAP (OEPM) 8.Próximos avances

 USPTO ha planteado un sistema de traducción automatizada con auto-certificaciones del solicitante  Posibles situaciones: Si aumenta el número de oficinas firmantes, muchas solicitudes pasarán a ser prioritarias Acuerdos, donde se impongan las oficinas más poderosas, ciertas ISAs solo aceptan como válido su informe +  PPH Global Piloto Para cualquiera de las Oficinas que participan en el Piloto PRÓXIMOS AVANCES EN EL MARCO PPH

PPH Global

MUCHAS GRACIAS !

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