Universidad Peruana de Ciencias e Informática Facultad de Derecho y Ciencias Políticas TEMA : “Marcas”. ASIGNATURA : Derecho de Propiedad Intelectual,

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1 Universidad Peruana de Ciencias e Informática Facultad de Derecho y Ciencias Políticas TEMA : “Marcas”. ASIGNATURA : Derecho de Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas EXPOSITORES : Jesús Neira Araoz Magali Campos Casusol Ciclo IX

2 LAS MARCAS CONTENIDO  Referencias Historicas  Concepto de Marca  Registrabilidad de la Marca  Signos Registrables  Prohibiciones de Registro de Marcas  Riesgos de las Marcas  Cancelación por falta de Uso de marca  Delitos 2

3 Antecedentes Históricos Ley Cornelia establecía sanciones falsificadores de productos. Desarrollo de las marcas ligado a la Corporaciones Auge de comercio industrial obliga a proteger marcas de falsificación ROMA EDAD MEDIA EDAD MODERNA

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5 DOCTRINA Ore Guardia: "la marca es un bien inmaterial que no tiene una existencia sensible y necesita materializarse en cosas tangibles. Arsenio Ore Guardia "El Delito de Violacion del Derecho de Marca Chavanne y Bursa: "la marca ‘es un signo colocado sobre un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de sus competidores". Citados por Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, en su libro "DERECHO DE MARCAS"

6 LEGISLACION Ámbito Nacional Se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona. (Art.128: Ley de Propiedad industrial) Comunidad Andina A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (Art. 134 de la Decisión 486)

7 JURISPRUDENCIA TRBUNAL ANDINO La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio ’. ( Proceso 19-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1510 de 19.06.2007.. INDECOPI "…marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca, como un signo externo de diferenciación, y los productos, como objeto de protección marcaria.." ( RESOLUCIÓN N° 1874-2007/TPI-INDECOPI: Solicitud de registro de la marca de servicio MADE IN PERU por Naathalie Bobby

8 PARA INDECOPI Marca «es todo signo que sirve para identificar en el mercado a los productos o servicios, diferenciándolos de sus competidores»..

9 SIGNOS REGISTRABLES Y REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD ¿Que signos pueden registrarse como marcas?

10 DESDE LA NORMATIVA ANDINA DECISIÓN 344 CAPITULO V DE LAS MARCAS Sección I De los Requisitos para el Registro de Marcas Art. 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean (1) perceptibles, (2) suficientemente distintivos y (3) susceptibles de representación gráfica. DECISION 486 TITULO VI DE LAS MARCAS CAPITULO I De los Requisitos para el Registro de Marcas Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

11 LA DISTINTIVIDAD Es la capacidad que tiene un signo para identificar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. REPRESENTACION GRAFICA Es la aptitud que tiene un signo de ser reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. REPRESENTACION GRAFICA Es la aptitud que tiene un signo de ser reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

12 En el Proceso 36-IP-2007, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reafirmo lo establecido en la Decisión 486, señalando que "los requisitos esenciales de registro son (1) la susceptibilidad de representación gráfica y (2) la distintividad, siendo la perceptibilidad, un elemento implícito contenido en la distintividad, toda vez que, un signo para que pueda ser captado, necesita ser perceptible. (Proceso 36-IP-2007, seguido por GEMPHARM INTERNATIONAL INC contra el Presidente del Instituto Ecuatoriano de propiedad Intelectual y Director Nacional de Propiedad Industrial) JURISPRUDENCIA ANDINA

13 José Manuel Otero Lastres también reafirmo lo establecido el articulo 134 de la Decisión 486, señalando: ‘(…) es un acierto del artículo 134, no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva’. [Otero Lastres, José Manuel, ‘Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic)’. Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132] DESDE LA DOCTRINA

14 EN EL AMBITO NACIONAL ¿ Qué condiciones debe reunir una marca para poder ser registrada? Debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 y no debe encontrarse incursa en alguna de las prohibiciones estipuladas en los artículos 135 y 136 de la citada Decisión. https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/preguntas- frecuentes Ley de Propiedad Industrial Podrán registrarse como marcas los signos que sean: 1) Perceptibles. 2) Suficientemente Distintivos. 3) Susceptibles de Representación Grafica. (Art. 128 del D. Leg. 823)

15 ¿Cuáles son esos signos que pueden registrarse como marcas según la legislación nacional?

16 1. Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que identifican personas

17 2. Imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, etiquetas, emblemas y escudos.

18 3. Letras y números.

19 4. Forma de los productos, sus envases o envolturas.

20 5. Un color delimitado por una forma, o una combinación de los mismos.

21 los sonidos y los olores LA NORMATIVA ANDINA TAMBIEN INCLUYE : En EEUU se ha registrado el sonido del motor de la moto Harley Davidson y también esta registrado, el rugido del león de la MGM.

22 PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

23 Las prohibiciones son impedimentos que establece la norma para registrar una marca. Estas pueden ser: - Art. 129: D. Leg. 823 - Art. 135: Decisión 486 - Art. 130: D.Leg. 130 - Art. 136: Decisión 486 A) Prohibiciones Absolutas B) Prohibiciones Relativas

24 (PROHIBICIONES ABSOLUTAS) DECRETO LEGISLATIVO 823: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Artículo 129º. - No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; g) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas; j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal; k) Los signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades; l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y, m) Consistan en la denominación de una variedad vegetal protegida o de una esencialmente derivada de la misma.

25 PROHIBICIONES RELATIVAS DECRETO LEGISLATIVO 823: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Artículo 130º. - Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las normas de la presente Ley, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo Distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos; y, g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento.

26 Consisten exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. 1. FORMAS USUALES

27 2. MARCAS DESCRIPTIVAS : Cuando el signo describe la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos. Puro Cuero Super Seguro 100% Algodón 100% Durable

28 3. MARCAS GENERICAS Cuando el signo consiste en una indicación que es el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate, es decir, es un signo genérico MILK TERMO CLIPS

29 4. MARCAS USUALES Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate LOMPA TABA MICA CHELA

30 5. COLOR AISLADO Consisten en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica

31 IRROM PIBLE SALUDABLE 6. MARCAS ENGAÑOSAS Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

32 7. ESCUDOS, BANDERAS, EMBLEMAS Cuando el signo reproduce o imita escudos de armas, banderas, emblemas, entre otros, sin la autorización correspondientes.

33 8. MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

34 Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. 9. CONTRARIOS A LA MORAL, LEY Y BUENAS COSTUMBRES

35 RIESGOS A LOS QUE SE EXPONEN LAS MARCAS

36 El riesgo de confusión es una de las figuras centrales del Derecho de Marca y del Derecho de la Competencia Desleal porque "la confusión perjudica tanto al titular de la marca que ve afectado su prestigio y mermada su clientela, como al público consumidor que compra equivocadamente ". OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Abeledo Perrot: Buenos Aires, 1995.

37 1. El Riesgo de Confusión 2. El Riesgo de Asociación 3. El Riesgo de Dilución 4. El Riesgo de Uso Parasitario a. Confusión Directa b. Confusión Indirecta c. Confusión Visual d. Confusión Auditiva e. Confusión Ideológica Tipos de Riesgos de las Marcas

38 La confusión directa: Se da cuando el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de la confusión.

39 La confusión indirecta Se da cuando el comprador cree que el producto que desea consumir, tiene un origen o un fabricante distinto de quien realmente los fabricó.

40 La Confusión Visual Es la confusión causada por la similitud de los signos, sean estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación.

41 La Confusión Auditiva. Esta confusión se da cuando la pronunciación de las palabras, sea correcta o deformada, tiene una fonética.

42 La Confusión Ideológica Por similitud conceptual de palabras que producen evocación de una misma cosa o idea. Por similitud conceptual de dibujos, ocurre cuando las marcas estén formadas por dibujos que representan una misma cosa

43 EL RIESGO DE ASOCIACIÓN Es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

44 EL RIESGO DE DILUCIÓN Es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

45 EL RIESGO DE USO PARASITARIO Es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

46 CANCELACION POR FALTA DE USO DE UNA MARCA

47 El uso exclusivo de una marca registrada no solo es un derecho del titular, sino también una obligación. En efecto la LPI señala: “La Oficina Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación…” Articulo 172 LPI del D.Leg. 823 – Ley de Propiedad Industrial

48 “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue… se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde…" Articulo 176 del D.Leg 823 – Ley de Propiedad Industrial ¿CUANDO ESTA EN USO UNA MARCA?

49 DELITO DE VIOLACION DEL DERECHO DE MARCA

50 CODIGO PENAL Artículo 223.- Serán reprimidos con pena privativa de la libertad…., quienes en violación de las normas y derechos de propiedad industrial: a. Fabriquen, comercialicen, distribuyan o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas registradas; b. Retiren o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas originales para utilizarlos en productos de distinto origen; y c. Envasen y/o comercialicen productos empleando envases identificados con marcas cuya titularidad corresponde a terceros."

51 BIEN JURIDICO TUTELADO El bien juridico tutelado en el delito de violación de derecho de marca es el derecho de uso exclusivo sobre un signo distintivo (marca registrada). SUJETO ACTIVO Es aquella persona que lesiona o pone en peligro el bien juridico tutelado, En el delito de violacion del derecho de marca, que es un delito comun, el autor puede ser cualquier persona. SUJETO PASIVO El sujeto pasivo en el caso del delito de violación del derecho de marca es la persona física o jurídica que en el momento de la infracción ostente la titularidad del derecho de uso exclusivo de la marca, nacida de registro.

52 PENA “Artículo 225.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y ´(sesenta) a trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación conforme al Artículo 36 inciso 4): a. Si el agente que comete el delito integra una organización destinada a perpetrar los ilícitos previstos en el presente capítulo. b. Si el agente que comete cualquiera de los delitos previstos en el presente capítulo, posee la calidad de funcionario o servidor público.”

53 ¿El titular de una marca puede ser sujeto activo y pasivo de delito? En la cesión de marcas la titularidad del derecho se transmite bajo cualquier forma: inter vivos, mortis causa, a titulo oneroso, gratuito, etc.; con lo cual, el cesionario se subroga en la posición jurídica del cedente. Por tanto, el cesionario pasa a constituir nuevo titular del derecho de exclusiva. En consecuencia, el cedente (titular originario del derecho de exclusiva) deja de ser titular del derecho y puede constituir sujeto activo del delito bajo examen, como cualquier tercero