La utilización de patentes por las empresas spin-off surgidas de la Universidad

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 2/21 Estructura del caso práctico La transferencia de tecnología desde la Universidad. La investigación y la invención. Presentación de una solicitud de patente. Comercializar propiedad intelectual e industrial. Constitución de una empresa spin-off. Las patentes como activo empresarial.

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 3/21 Las oficinas de transferencia de tecnología La Universidad de Oxford es titular de toda la propiedad intelectual e industrial (PI) que se genere en sus laboratorios. Los fundadores académicos participan en los rendimientos económicos. Isis Innovation es la empresa de transferencia de tecnología de la Universidad. Divulgación de la invención Comercialización y gestión de patentes licencia Empresa spin-off

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 4/21 La investigación En 1990, el Profesor Malcolm Green publicó avances fundamentales en la catálisis de oxidación parcial en Nature (¡por desgracia, antes de presentar una solicitud de patente!). En 1999 el Dr. Tiancun Xiao se unió a Malcom. Trabajaron juntos para desarrollar una gama de nuevos catalizadores mejorados. Un catalizador es un material que permite que se produzca una reacción química (o que se produzca con menor consumo de energía). En la mayor parte de procesos de fabricación química se emplean catalizadores.

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 5/21 ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es un material que permite que se produzca una reacción química pero que permanece inalterado tras la misma. Algunas reacciones sólo se producen en presencia de un catalizador. En la mayor parte de los procesos de fabricación química se utilizan catalizadores. Polvo catalizador Optional

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 6/21 La invención En el año 2000, Tiancun fabricó catalizadores: –más baratos que los catalizadores existentes y –con el mismo alto nivel de rendimiento. Malcolm y Tiancun se pusieron en contacto con la empresa de transferencia de tecnología de la Universidad de Oxford. “Pensé que este nuevo proceso, si funcionaba, podía tener muchas ventajas, así que decidí intentarlo“. Tiancun

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 7/21 Contribuyendo a reducir las emisiones de CO2 Los nuevos catalizadores pueden utilizarse para: –fabricar combustibles cuya combustión sea más limpia; –fabricar biocombustibles a partir de residuos; y –mejorar la eficiencia de las pilas de combustible. Beneficios medioambientales. Mercados de crecimiento. Departamento de Química

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 8/21 ¿Podía presentarse una solicitud de patente? ¿Cumplía la invención los requisitos básicos para ser patentada? –nueva (investigación del estado del la técnica) –implica actividad inventiva –posibilidad de aplicación industrial –permitida ¿Tenía la Universidad derecho a ser titular de la invención?

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 9/21 ¿Tenía sentido presentar una solicitud de patente?? ¿Existía una necesidad de dicha tecnología? ¿Pensaba el equipo que podría ser ventajosa? ¿Era ese el momento adecuado para solicitar una patente? ¿Qué pasaba con la “libertad para operar"? Se decidió presentar una solicitud de patente inicial en el Reino Unido…

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 10/21 Presentación de la solicitud de patente prioritaria (28 de junio de 2001) Con la colaboración de: –los inventores; –el director de transferencia de tecnología; y –el agente de patentes. Presentada por Isis Innovation Ltd. Al cabo de tres meses: informe de búsqueda en el Reino Unido.

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 11/21 Decisión de pasar a la fase PCT 12 meses después de presentar la solicitud inicial. Se retiró la solicitud presentada en el Reino Unido. Se presentó una solicitud internacional de patente (procedimiento PCT). 21 de junio de 2002

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 12/21 Los costes continúan incrementándose ( ) Se devengan tasas de Oficinas de Patentes y honorarios de agentes de patentes en cada fase. Prueba técnica del concepto. En 2003 ya se habían presentado cuatro solicitudes de patente. La solicitud (PCT) inicial estaba aproximándose a la fase nacional. –¡Los costes se van incrementando! La Universidad seguía sufragando todos los gastos.

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 13/21 Las patentes en la fase europea y nacional Se continuó adelante con la fase nacional del procedimiento de concesión de la Patente PCT. Por esta fecha, no se había concedido ninguna licencia sobre las patentes (por lo tanto, no se percibía ningún ingreso). Se presentaron solicitudes de patente en China, Sudáfrica, Europa (Patente Europea) y EE.UU. De diciembre de 2003 en adelante:

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 14/21 Algunas decisiones clave sobre patentes ¿Podemos presentar una solicitud de patente (se cumplen los requisitos legales)? ¿Queremos presentar una solicitud de patente? –¿Existen otras opciones, como los derechos de autor sobre el software? –¿Deseamos tomar en consideración otras vías para la transferencia de tecnología, como una licencia de software gratuita no exclusiva? ¿En qué países debemos patentar? –¿Seguimos adelante con la fase PCT? –¿Seguimos adelante con la Patente Europea? ¿Cómo debemos reaccionar frente a los informes de búsqueda?

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 15/21 Comercializar propiedad intelectual e industrial Conozca el mercado. –Hable con potenciales socios y clientes. –Establezca contratos de confidencialidad cuando sea necesario. Publicite su tecnología ampliamente. –Publicaciones. –Páginas web. –Eventos sectoriales. Es muy útil contar con un ponente que explique la nueva tecnología.

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 16/21 ¿Cómo llegar al mercado: licencia o spin-off? Se necesitaba una inversión significativa. Las patentes estaban relacionadas con: –la industria petroquímica (se requería experiencia en el sector), y –el sector emergente de las pilas de combustible (emprendedores). ¿Dividir las patentes, o mantenerlas juntas? Tiancun estaba deseando poder seguir trabajando él mismo en la tecnología. Se decidió constituir una nueva empresa “spin-off”.

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 17/21 Constitución de una empresa spin-off (octubre de 2004) El equipo directivo. El plan de negocio se perfila continuamente. Los inversores hacen muchas preguntas sobre las patentes. El personal académico explica los aspectos científicos a los inversores y contribuye a describir su visión para el futuro. Will, Roy y Tiancun

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 18/21 Utilizar las patentes para captar fondos Las patentes se licenciaron a la nueva empresa. En diciembre de 2005, Oxford Catalysts captó euros. –Las patentes fueron esenciales. Se captaron 20 millones de euros en el Mercado de Inversión Alternativa de la Bolsa de Londres. Diciembre de 2005 Abril de 2006

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 19/21 Oxford Catalysts hoy Es una empresa cotizada con un valor de 90 millones de euros (en octubre de 2008). Ha logrado captar financiación por importe de 25 millones de euros.

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 20/21 Las patentes han sido un activo clave para la sociedad Costes: –Agentes de patentes y traductores. –Tasas de las Oficinas de Patentes, incluidas las tasas de renovación. –Honorarios de abogados, si debe hacer valer su patente ante un tribunal. Beneficios: –Esencial para atraer inversores  Crear instalaciones con la última tecnología,  Contratar a los mejores científicos, y  Cubrir costes de desarrollo. –Permite conceder licencias sobre la tecnología a cambio de un canon. “Para una empresa tecnológica como Oxford Catalysts, la propiedad industrial e intelectual protegida por las patentes ha sido un activo clave para crear el negocio " Tiancun

Sub-module BThe use of patents by a university spin-off 21/21 Más información Para más información remítanse a: o pónganse en contacto con Terry Pollard: