Actualización de Jurisprudencia (Marcas) Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial Pedro C. Breuer Moreno G. Breuer 27 de Agosto de 2010

 Registro: Procedencia ­ Signos contrarios a la moral y las buenas costumbres: Marca obscena. ­ Significado secundario.  Conservación del derecho: Uso - Quiebra, fuerza mayor.  Infracción al derecho ­ Ámbito penal. ­ Falsedad burda. Engaño al consumidor.

SIGNOS CONTRARIOS A LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES. MARCA OBSCENA Solicitud BILLY BOY y diseño Acta , Clase 10

-INPI: Resolución denegatoria por art. 3, inc. e), Ley : “No pueden ser registrados: (…) e) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y las buenas costumbres. (…) ”. - Primera instancia: Confirma denegatoria. Logo consistente en reproducción fálica estilizada es contrario a la moral y las buenas costumbres. - Segunda instancia: Considera registrable. (MAPA GMBH GUMMI UND PLASTIKWERKE c/INPI s/Denegatoria de Registro, CNCyCFed, Sala 2, del 4 de marzo de 2010). SIGNOS CONTRARIOS A LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES. MARCA OBSCENA (cont.)

SIGNIFICADO SECUNDARIO Suave: Acta (denominativa), Clase 3 Suave: Acta (clisé), Clase 3

SIGNIFICADO SECUNDARIO (cont.) “La marca se ha posicionado bien en el segmento de los champúes y acondicionadores y es percibida como tal por el público consumidor. La decisión jurídica del litigio no puede soslayar este dato de la realidad y, a mi juicio, es correcto proteger con preeminencia los signos que han adquirido carácter distintivo mediante el uso (comprobado desde hace más de diez años). El volumen de ventas que informa la perito contadora designada en estos autos tiene fuerza irrebatible sobre la aceptación de la marca “SUAVE” para identificar champúes y, por tanto, me parece evidente que el público consumidor no percibe el término como un mero adjetivo calificativo.” (CNCyCFed, Sala I, “UNILEVER N.V. y Otro c/LABORATORIO CUENCA S.A. s/Cese de Uso de Marca”, del 1 de julio de 2010)

SIGNIFICADO SECUNDARIO (cont.) Artículo 1, Ley : “Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: (…) los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.” Artículo 15.1 ADPIC (Ley ): “(…) Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante el uso. (…)”

CONSERVACIÓN DEL DERECHO ­ Requisito de uso ­ Falta de uso, Fuerza mayor ­ Quiebra, Asimilación

CONSERVACIÓN DEL DERECHO (cont.) “Sin embargo, la asimilación de la quiebra a la fuerza mayor encuentra obstáculos muy importantes para ser aceptada. Por lo pronto, si ello fuera así, quien padece el estado de insolvencia podría eximirse de las deudas que lo causan invocando, justamente, la fuerza mayor (argumentos de los arts. 513 y 514 del Código Civil). Pero lo más importante es que esta última no sólo implica un acontecimiento imprevisible inevitable, sino también ajeno al deudor (Llambías JJ, “Tratado de derecho civil-obligaciones”, Editorial Perrot, 1973, tomo I, números 189 y 192, págs. 234 a 236). Y es claro que la situación patrimonial a la que llegó el fallido difícilmente le sea ajeno a éste. Pasando por alto estas observaciones, la quiebra de una firma no determina inexorablemente el cese de uso de sus marcas. La continuación de la empresa o la preservación de los activos –y la marca es uno de ellos- decididas por le juez de la quiebra dentro del marco legal dan una idea del erróneo enfoque de la recurrida (conf. arts. 185, 189 y 191 de la Ley de Concursos). (CNCyCFed, Sala III, “VALYDAR S.R.L. c/INTEGRACIÓN HOGAR S.A. s/Nulidad de Marca”, causa 7288/03, del 20 de mayo de 2010).

INFRACCIÓN AL DERECHO Art. 31, Ley : Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de (…): a) el que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación; b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización; c) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización; d) el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada. (…)

INFRACCIÓN AL DERECHO “… sin desconocer ambos intereses protegidos por la norma, el del público consumidor y el del industrial, se ha hecho hincapié en que no fue sino el primero de ellos el que justificó la conversión de un delito que requería la instancia del damnificado en un delito de acción pública (v. Exposición de motivos, comentario al art. 32, en Legislación Argentina, 1981-A). “Ello conduce a que frente a los supuestos como el de autos, iniciados por prevención policial y donde no existe querellante, la afectación o potencial afectación al bien jurídico protegido por la norma, entonces, deba traducirse en la posibilidad concreta de un engaño en el consumidor. Si éste fuese desechado, la conducta perseguida debería reunir una serie de características que hicieren presumir un perjuicio hacia el titular de la marca -aún frente a su pasividad-, vale decir, dimensiones considerables, giro comercial importante, y efectos negativos apreciables.” (CNCrim y CorrecFed, Sala I, causa , “Castelo Jonatan”, del 11 de marzo de 2010)

INFRACCIÓN AL DERECHO “No surge que la conducta desplegada por Solis haya afectado los bienes tutelados por la Ley , puesto que dicha norma exige para su infracción la existencia de un engaño sobre el consumidor y como consecuencia de ello un perjuicio sobre el titular de la marca, circunstancia que no se vislumbra en autos.” (C.N.Crim y Correc. Federal. Sala 1, causa 44703, “Solís Lizarme Ángel Agustín” del 15 de abril de 2010)

INFRACCIÓN AL DERECHO Art. 31, Ley : Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de (…): a) el que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación; b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización; c) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización; d) el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada. (…)

INFRACCIÓN AL DERECHO Exposición de motivos. Comentario al art. 32: “Se innova al instituir la acción penal pública, sin condicionarla a la previa instancia del damnificado como lo hace la ley vigente. Así se dinamiza el régimen reconociendo en la actividad que se persigue una verdadera falsificación, con su secuela de engaño y descrédito para la confianza pública. Ninguna limitación parece entonces aconsejable a la función que es propia del Estado”.

Muchas Gracias Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial Pedro C. Breuer Moreno G. Breuer 27 de Agosto de 2010