Sistema de Madrid Arreglo Protocolo Joaquín Elizalde Ávila

Presentación del tema: "Sistema de Madrid Arreglo Protocolo Joaquín Elizalde Ávila"— Transcripción de la presentación:

1 Sistema de Madrid Arreglo Protocolo Joaquín Elizalde Ávila

2 A) ALCANCE Y OBJETIVOS CONJUNTO DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES MULTILATERALES ADMINISTRADOS POR LA OMPI ADOPTADOS POR LOS MIEMBROS DE LA UNIÓN DE MADRID ARREGLO DE MADRID SOBRE EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS RESULTADO DE LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA ARREGLO DE MADRID (14- ABRIL-1891 MADRID) PROTOCOLO DEL ARREGLO DE MADRID (VIGENTE 1- ABRIL- 1996) = RESULTADO DE LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA DE MADRID, DE JUNIO DE 1989

3 OTROS INSTRUMENTOS APLICABLES
REGLAMENTO DEL ARREGLO DE MADRID Y DEL PROTOCOLO (VIGENTE 1- ENERO-1989) (REGLAMENTO COMÚN) INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA APLICACIÓN DEL ARREGLO DE MADRID Y DEL PROTOCOLO (INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS) ARREGLO DE NIZA RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS LA CLASIFICACIÓN DE NIZA ESTABLECIDA POR EL ARREGLO DE NIZA

4 LEYES Y DISPOSICIONES DOMÉSTICAS APLICABLES EN MATERIA DE MARCAS
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES, PETICIONES Y PROMOCIONES PRESENTADAS CONFORME AL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (VIGENTE 19-FEBRERO-2013)

5 OBJETIVOS: PROTEGER A LA MARCA CON UN REGISTRO INTERNACIONAL DE EFICACIA LEGAL EN LOS PAÍSES CONTRATANTES DESIGNADOS POR EL SOLICITANTE ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO CENTRALIZADO, SIMPLIFICADO Y FLEXIBLE: PARA TRAMITAR Y GESTIONAR EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS SEGUIDO ANTE LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI CON AUXILIO DE LAS OFICINAS DE ORIGEN Y DESIGNADAS BASADO EN UN REGISTRO O UNA SOLICITUD/REGISTRO DE MARCA NACIONAL CON UNA SOLA TASA (FRANCOS SUIZOS) EN IDIOMAS: FRANCÉS, INGLÉS Y/O ESPAÑOL

6 OTORGAR A LAS PARTES CONTRATANTES LA FACULTAD DE DENEGAR EL REGISTRO
CONCEDER A LOS INTERESADOS, CONFORME A LA LEGISLACIÓN NACIONAL DE LOS CONTRATANTES, EL DERECHO DE: RECURRIR LA DENEGACIÓN DEL REGISTRO DE OPOSICIÓN A LA CONCESIÓN DEL REGISTRO ALEGAR CONTRA LA OPOSICIÓN U OBJECIÓN DE AUTORIDADES Y TERCEROS CONTRA LA CONCESIÓN DEL REGISTRO EJERCER UN ATAQUE CENTRAL CONTRA EL REGISTRO BASE PARA ANULAR EL REGISTRO INTERNACIONAL

7 B) PAÍSES MIEMBROS AL 12-03-2014 SISTEMA DE MADRID: 92
ARREGLO: ESTADOS MIEMBROS 56 PROTOCOLO: ESTADOS/OIG MIEMBROS 91

8 MÉXICO ES MIEMBRO DEL PROTOCOLO:
27-JUN-1989: ADOPTADO EN MADRID 25-ABR-2012: APROBACIÓN CÁMARA SENADORES (D.O.F MAYO-2012) 7-NOV-2012: FIRMA DEL INSTRUMENTO DE ADHESIÓN POR EL EJECUTIVO FEDERAL 19-NOV-2012: DEPÓSITO DEL INSTRUMENTO DE ADHESIÓN EN LA OMPI 1-FEB-2013: DECRETO PROMULGATORIO DEL PROTOCOLO 8-FEB-2013: PUBLICACIÓN D.O.F. 19-FEB-2013: ENTRADA EN VIGOR MÉXICO FUE PARTE DEL ARREGLO DE MADRID 26/JULIO/1909 AL 10/MARZO/1943 SIN EMBARGO HIZO LA DENUNCIA POR EL DISMINUIDO NÚMERO DE REGISTROS OBTENIDOS POR EMPRESAS NACIONALES RESPECTO DEL MAYOR NÚMERO DE REGISTROS OBTENIDOS POR EXTRANJEROS

9 C) CONTENIDOS DE LA PROTECCIÓN
1. GÉNESIS DEL SISTEMA 2. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR Y GESTIONAR EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCA 3. REGISTRO INTERNACIONAL y SUS EFECTOS 4. FACULTAD DE LAS PARTES CONTRATANTES PARA DENEGAR LA PROTECCIÓN EN SU TERRITORIO 5. EL DERECHO DE RECURRIR LA DENEGACIÓN DE REGISTRO 6. EL DERECHO DE OPOSICIÓN A LA CONCESIÓN DEL REGISTRO

10 1. GÉNESIS DEL SISTEMA UNIÓN DE MADRID
ES UNA UNIÓN PARTICULAR DE ACUERDO AL ARTÍCULO 19 CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL LOS MIEMBROS DE LA UNIÓN DE MADRID LO SON DE LA ASAMBLEA DE LA UNIÓN QUE PRINCIPALMENTE PUEDE: ADOPTAR EL PROGRAMA Y EL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN ADOPTAR Y MODIFICAR DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECER DE TASAS POR EL USO DEL SISTEMA DE MADRID UNIÓN DE MADRID LA CONSTITUYEN LAS PARTES CONTRATANTES DEL ARREGLO Y DEL PROTOCOLO

11 CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 20/MARZO/1883  REVISIONES Bruselas: 14/Diciembre/1900 Washington: 2/Junio/1911 La Haya: 6/Noviembre/1925 Londres: 2/Junio/1934 Lisboa: 31/octubre/1958 Estocolmo: 14/Julio/1967 ENMIENDA: 28/septiembre/1979

12 Modelos de Uso Práctico Nombres Comerciales Denominaciones Geográficas
ADOPCIÓN: 14 de julio de 1967 FECHA DE ENTRADA EN VIGOR INTERNACIONAL: conforme a la vinculación de cada Estado VINCULACIÓN DE MÉXICO: Adhesión el 26 de abril de 1976 ENTRÓ EN VIGOR MÉXICO: 27 de julio de 1976 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 26 de julio de 1976 MÉXICO NO ES PARTE DE LA ENMIENDA ADOPTADA EL 28/SEPTIEMBRE/1979 Inventos Marcas Diseños Industriales Modelos de Uso Práctico Nombres Comerciales Denominaciones Geográficas Represión de la competencia desleal

13 2. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR Y GESTIONAR EL REGISTRO DE MARCAS
FORMULACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL CON BASE A UN REGISTRO DE ORIGEN (ARREGLO) O UNA SOLICITUD/REGISTRO DE BASE (PROTOCOLO) EL SOLICITANTE DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD ANTE LA OFICINA DE ORIGEN DESIGNAR EN LA SOLICITUD LOS PAÍSES DONDE DESEA OBTENER PROTECCIÓN PROPORCIONAR DATOS E INFORMACIÓN PREVISTA EN EL ARREGLO, PROTOCOLO O EL REGLAMENTO COMÚN

14 OTROS CONTENIDOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL
PRESENTACIÓN: en los Formularios prescritos por el Reglamento MM1 Arreglo de Madrid MM2 Protocolo de Madrid MM3 Arreglo y Protocolo CERTIFICACIÓN DE LA MARCA: por oficina de origen corresponde al registro nacional, fechas, números del depósito y registro, fecha de solicitud de registro internacional

15 REIVINDICACIÓN: Productos o servicios, clases que reivindica, sino se indica la Oficina Internacional clasifica Color distintivo de su marca: declarar y acompañar nota del color o combinación de colores reivindicados; anexar ejemplares para notificaciones de la Oficina Internacional COMPROBACIÓN por parte de la Oficina Internacional, de acuerdo con la Administración Nacional, prevalecerá la opinión de Oficina Internacional

16 TASAS TASA NACIONAL (Arreglo) INDIVIDUAL (Protocolo): facultad de fijar en su propio beneficio una tasa con cargo al titular del registro internacional o de renovación TASA INTERNACIONAL: el pago previo comprende:  TASA BÁSICA TASA SUPLEMENTARIA: por toda clase de la Clasificación Internacional, sobre la tercera clasificación de productos o servicios COMPLEMENTO DE TASA para toda petición de extensión de la protección

17 PAGO POR FIJACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL: del número de las clases de productos o servicios, sin menoscabo la fecha del registro, en el plazo fijado en el Reglamento ABANDONO: por falta de pago de tasa suplementaria o no reducción de la lista de productos o servicios por el depositante

18

19 REGISTRO INTERNACIONAL PROTOCOLO-IMPI
Presentación Examen de forma Examen de fondo

20 3. REGISTRO INTERNACIONAL y SUS EFECTOS
FECHA DE PRESENTACIÓN: es la de la solicitud en el país de origen SE REALIZA DE INMEDIATO EN LAS MARCAS DEPOSITADAS POR LA OFICINA INTERNACIONAL Solicitud recibida por la Oficina Internacional en un plazo de 2 meses contados desde esa fecha Si la solicitud no ha sido recibida en ese plazo, la Oficina Internacional la inscribirá con la fecha en que la reciba

21 NOTIFICACIÓN sin dilación a las partes designadas
PUBLICACIÓN EN LA GACETA de la OMPI de Marcas Internacionales (Arreglo: hoja periódica de la Oficina Internacional) PROPORCIONAR en su caso un clisé del elemento figurativo o grafismo especial PUBLICIDAD DE MARCAS REGISTRADAS EN PAÍSES CONTRATANTES: ejemplares gratuitos y a precio reducido, plenamente suficiente y ninguna otra podrá ser exigida al depositante

22 EFECTOS DEL REGISTRO INTERNACIONAL
PROTECCIÓN EQUIVALENTE AL REGISTRO NACIONAL: A partir del registro internacional En los países contratantes como si fuese un depósito directo No obliga a las contratantes a la apreciación del alcance de protección DERECHO DE PRIORIDAD: no requiere de otras formalidades VIGENCIA: 20 Años (Arreglo) y 10 Años (Protocolo) Renovables INDEPENDENCIA DEL REGISTRO INTERNACIONAL de la marca registrada en el país de origen: después de 5 años de la fecha del registro internacional

23 ALGUNAS GESTIONES DEL REGISTRO INTERNACIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE MADRID
LICENCIAS TRANSMISIÓN DE MARCA CESIÓN PARCIAL DE UNA MARCA INTERNACIONAL CONSULTA EN LA BASE DE DATOS ROMARIN DE REGISTROS DE MARCAS INTERNACIONALES, DE SOLICITUDES INTERNACIONALES Y DE DESIGNACIONES COPIA DE DOCUMENTOS E INSCRIPCIONES RENOVACIÓN LIMITACIÓN Y EXTENSIÓN TERRITORIAL CANCELACIÓN VOLUNTARIA O DE OFICIO RENUNCIA PARA UNO O VARIOS PAÍSES JUSTIFICANTES DE LA LEGITIMIDAD DE USO DE CIERTOS ELEMENTOS DE LA MARCA TRANSFORMACIÓN EN SOLICITUDES O REGISTROS NACIONALES REDUCCIÓN, ADICIONES Y SUSTITUCIONES DE LA LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MODIFICACIONES : MANDATARIO, DOMICILIO, ETC.

24 RENOVACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL
AVISO OFICIOSO, LA FECHA EXACTA DE EXPIRACIÓN: Oficina Internacional recordará al titular de la marca y a su mandatario CONCESIÓN DEL PLAZO DE GRACIA: seis meses con el pago de sobretasa NO MODIFICA EL REGISTRO precedente del último estado en que se encontraba POR UN PERÍODO IGUAL al originalmente concedido, contado a partir de la expiración del período previo POR SOLICITUD Y PAGO DE LA TASA

25 LIMITACION TERRITORIAL:
LIMITACION TERRITORIAL: NOTIFICACIÓN ESCRITA A LA OMPI: del país contratante por solicitud expresa del titular y en cualquier momento, sobre la protección del registro internacional sólo se extenderá a ese país. SURTE EFECTOS: 6 meses después de la fecha de la comunicación de la OMPI a los otros contratantes

26 PETICIÓN DE EXTENSIÓN TERRITORIAL:
MENCIÓN ESPECIAL EN SOLICITUD: cuando el contratante notificó la limitación territorial POSTERIOR AL REGISTRO INTERNACIONAL: Presentar formulario ante el país de origen Registro inmediato y notificación por la Oficina Internacional Publicada en Gaceta de la OMPI Surtirá efectos a partir de la Inscripción Registro Internacional Se Invalida cuando caduque el registro internacional de la marca

27 4. FACULTAD DE LAS PARTES CONTRATANTES PARA DENEGAR LA PROTECCIÓN EN SU TERRITORIO
DEBE ESTAR AUTORIZADA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL NOTIFICACIÓN al contratante del registro de marca o extensión de la protección OPERA LA POSITIVA FICTA: a falta de respuesta de la oficina designada, se entiende que ha consentido el registro NO PODRÁ REHUSARSE la protección, total o parcial por número limitado de clases o productos o de servicios

28 Otros elementos de la denegación
NOTIFICAR MOTIVOS DE SU NEGATIVA: indicando todos los motivos a la Oficina Internacional, en el plazo previsto por la legislación nacional y antes de finalizar un año del registro o de la petición de extensión, so pena de perder facultades de denegación (Arreglo) LAS PARTES PUEDEN OPTAR POR AMPLIAR EL PLAZO DE NEGATIVA a 18 meses, más otros 7 meses por oposición (Protocolo) TRANSMISIÓN DEL EJEMPLAR DE LA DECLARACIÓN NEGATIVA NOTIFICADA: por Oficina Internacional sin demora al país de origen y al titular de la marca o al mandatario

29 5. EL DERECHO DE RECURRIR LA DENEGACIÓN DEL REGISTRO
CONTRA PROTECCIÓN DENEGADA: aplican los recursos legales del país donde se deniega la protección ANULACIÓN DE UNA MARCA INTERNACIONAL: si el titular de la marca tuvo condiciones de hacer valer sus derechos en tiempo útil, se notificará a la Oficina Internacional

30 6. EL DERECHO DE OPOSICIÓN A LA CONCESIÓN DEL REGISTRO
Procedimiento administrativo para impugnar la validez de los derechos sobre una marca Está limitado a determinado período de tiempo antes o después de la concesión del derecho El sistema dispone que el ajuste y la definición de los procedimientos de oposición serán los previstos en las legislaciones nacionales En México, no existe como tal, la figura similar es “escrito libre de observaciones de terceros” (criterio jurisprudencial)

31 ATAQUE CENTRAL

32 D) DESTINATARIOS DE LA PROTECCIÓN
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE:  DE UN PAÍS PARTE DEL ARREGLO O PROTOCOLO: POSEAN UN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL O COMERCIAL REAL Y EFECTIVO TENGAN SU DOMICILIO O NACIONALIDAD DE UNA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL QUE SEA PARTE: TENGAN SUS ESTABLECIMIENTOS Y DOMICILIOS EN EL TERRITORIO TENGAN LA NACIONALIDAD DE UN ESTADO MIEMBRO DEL PROTOCOLO

33 SE EXCLUYEN DEL SISTEMA DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MADRID:
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE NO TENGAN EL PUNTO DE RELACIÓN DE ESTABLECIMIENTO, DOMICILIO O NACIONALIDAD CON LOS MIEMBROS DE LA UNIÓN DE MADRID LOS SOLICITANTES QUE PRETENDAN HACE USO DEL SISTEMA DE MADRID PARA LA PROTECCIÓN DE UNA MARCA FUERA DE LA UNIÓN DE MADRID

34 E) FORMALIDADES ARREGLO PROTOCOLO
3 meses después del depósito del quinto de los primeros 5 instrumentos de ratificación o adhesión 3 meses después de la notificación de ratificación o adhesión, salvo indicación en contra en el instrumento Después de la entrada en vigor de la presente, todo país podrá adherirse al Acta de Niza del 15 de junio de 1957 siempre que ratifique o adhiriera a este Acta 3 meses después del depósito de 4 instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, por al menos: un país parte del Arreglo de Madrid, un Estado que NO es parte de éste o por cualquiera Organización Intergubernamental De cualquier otro Estado u organización 3 meses después de la fecha de notificación de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión Al depositar su instrumento un estado puede declarar que no puede ser objeto de una extensión la protección del registro internacional antes de la entrada en vigor ENTRADA EN VIGOR

35 MODALIDADES PARA SER PARTE
EN EL ARREGLO POR RATIFICACION: de los países de la Unión particular que hayan firmado el Acta ADHESIÓN A falta de firma de los países de la unión podrán adherirse a ella El País parte en el Convenio de París podrá adherirse y será miembro de la Unión particular Supone de pleno derecho, la accesión a todas las cláusulas y la admisión a todas las ventajas estipuladas EN EL PROTOCOLO: Ser parte del Convenio de París: deposite ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Protocolo Organización Intergubernamental: al menos uno de sus Estados sea parte en el Convenio de París que tenga Oficina regional de registro de marcas y no haya notificado que es Oficina común

36 DENUNCIA Notificación dirigida al Director General
Implica la denuncia de todas las Actas anteriores (Arreglo) Producirá efectos un año después de recibirse la notificación No podrá ser ejercida antes de la expiración de los cinco años contados desde que se hizo miembro de la Unión particular (Arreglo) o en que entró vigor para dicha parte (Protocolo) Las marcas internacionales registradas antes de la denuncia tendrán la protección internacional mientras dure ésta

37 ANTE LA DENUNCIA EL TITULAR DEL REGISTRO TENDRÁ DERECHO A:
Presentar una solicitud de registro de la misma marca en la Oficina del Estado/Organización intergubernamental Tendrá la fecha del registro internacional, o de inscripción de la extensión territorial Derecho de prioridad presentada dentro de dos años posteriores a la denuncia

38 F) SISTEMA DE OBSERVANCIA
EL PROTOCOLO SOLO ES APLICABLE: en las relaciones entre los Estados parte del Protocolo y del Arreglo LA ASAMBLEA PODRÁ DEROGAR O RESTRINGIR EL ALCANCE DE LA SOLA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO, en cualquier momento después de 3 años contados a partir del 1-Septiembre-2008 NO SURTIRÁN EFECTOS las declaraciones de facultades de denegación y fijación de tasa individual, por un Estado parte en el Protocolo y Arreglo en las relaciones con otro Estado parte

39 G) CONCLUSIONES DEL SISTEMA DE MADRID
Está constituido por el Arreglo de Madrid (1891) y el Protocolo del Arreglo de Madrid (1996) y es administrado por OMPI Las partes contratantes extienden la protección de marcas registradas en el país de origen a otros estados Simplifica el procedimiento de registro de marcas, al ser centralizado y flexible, ante una oficina internacional, un idioma, una divisa para obtener un solo registro con efectos en los países designados

40 El Protocolo contiene elementos no previstos en el Arreglo como son:
La oficina internacional realiza un examen formal de la solicitud para otorgar el registro Las partes contratantes fungen como oficinas de origen, receptoras de solicitudes, examinadorqs de fondo, con facultades de denegación de la protección en sus territorios El Protocolo contiene elementos no previstos en el Arreglo como son: Admite a las organizaciones intergubernamentales Admite solicitudes/registros base del registro internacional

41 La vigencia del registro es de 10 años
Prevé el ataque central para destruir los efectos del registro base y del internacional Independencia del registro internacional en 5 años posteriores a su concesión Transformación del registro internacional en solicitudes o registros nacionales Renovación del registro internacional se produce con el pago de la tasa. Las partes pueden ampliar a 18 meses el plazo de negativa, más 7 meses por oposición Admite el idioma español La denegación de registro está a cargo de administraciones nacionales

42 En nuestro país se ha iniciado la adaptación del régimen jurídico marcario en algunos aspectos como es la parte orgánica del IMPI, oficina de origen y designada, atención, gestión de la presentación y análisis de las solicitudes de registro En otras cuestiones, está aún ausente el derecho de oposición y su procedimiento administrativo para ejercerlo

43 Gracias a