El tratado de Cooperación en materia de patentes Curso sobre los procedimientos coordinados para la búsqueda y el examen de patentes. Montevideo-Uruguay,

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1 El tratado de Cooperación en materia de patentes Curso sobre los procedimientos coordinados para la búsqueda y el examen de patentes. Montevideo-Uruguay, 2-6 de agosto de 2013 Dra. Marcela Bontá Instituto Nacional de Propiedad Industrial

2 Contenidos Experiencia de Chile: implementación y promoción del PCT Presentación de la solicitud internacional, el informe de búsqueda internacional, la publicación internacional, el examen preliminar internacional, la fase nacional. Funciones de la Oficina Internacional de la OMPI, procedimientos y la administración. 2

3 Solicitud de patente en el país dentro de los 12 meses por varias solicitudes en el extranjero reivindicando prioridad bajo el Convenio de París. El sistema tradicional de patentes 0 12 Presentación de la solicitud en el país Presentación de las solicitudes en el extranjero (meses) Inconvenientes 3 - Formalidades -Duplicación -Pago de traducciones, pago de tasas nacionales y honorarios para abogados de patentes de los diferentes países. 3

4 ¿Qué es el PCT? 4

5 Tratado de cooperación en materia de Patentes (PCT) Un tratado internacional concluido en 1970 y administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Inició operaciones en junio de 1978. La decisión de conceder patentes la toman exclusivamente las Oficinas nacionales o regionales en la fase nacional o regional.. Tratado internacional que facilita ciertas etapas en el procedimiento de obtención de patentes a nivel internacional. Procedimiento simplificado, eficaz y económico de presentación y tratamiento de una sola solicitud de patente con efectos jurídicos en todos los países miembros del Tratado. 5

6 El procedimiento PCT Petición de búsqueda internacional suplementaria (opcional) ( meses) Presentación PCT 12 0 30 Informe de búsqueda internacional (ISR) y opinión escrita (WO) de la ISA 16 18 Publicación internacional Presentación nacional/ regional/PCT (fecha de prioridad) Entrada en fase nacional La IB comunica el IPRP (Capítulo I o II) a las DOs 19 22 28 Presentación de solicitud de examen preliminar internacional y de argumentos o modificaciones según el artículo 34 (opcional) Dos meses desde el ISR: presentación de modificaciones de las reivindicaciones (opcional) Evacuación del IPRP (Capítulo II) Informe de búsqueda internacional suplementaria (SISR) 6

7 PCT Objetivos Simplificar Ayudar a países en desarrollo en acceso a tecnologías Más eficaz Económico Acelerar acceso a industrias Facilitar acceso a industrias 7

8 PCT Ventajas B E C D A Transferencia de información El solicitante evalúa con mayor certeza la patentabilidad de su invención Facilita el trámite “ Ventana tecnológica” Patentscope Desarrollo científico, tecnológico y económico 8

9 Contenidos Funciones de la Oficina Internacional de la OMPI, procedimientos y la administración. 9

10 Funciones de la Oficina Internacional Responsabilidades generales (1) Coordinación internacional. Asistencia a los estados contratantes (los Estados que ya son miembros del PCT y los que demuestran interés en serlo.) o asesoría jurídica sobre la transposición del PCT en el Derecho nacional. o asesoría jurídica sobre cómo instaurar procedimiento internos para tramitar las solicitudes PCT, conformación de la Oficina Receptora. 10 1

11 Funciones de la Oficina Internacional Responsabilidades generales (2) Difusión de la información sobre el sistema del PCT. o Guía del solicitante o PCT Newsletter o Notificaciones oficiales o Sitio internet del PCT Seminarios sobre el PCT y cursos de formación. Oficina Receptora para los solicitantes de todos los estados contratantes. 11 1

12 Funciones de la Oficina Internacional Servicios respecto de las solicitudes internacionales (1) Realiza el segundo examen de las formalidades relacionadas con los ejemplares originales de las solicitudes internacionales. Publica las solicitudes internacionales. Recibe y publica las reivindicaciones modificadas. Pone a disposición de las Oficinas designadas copias de las solicitudes internacionales y de los informes de búsqueda internacional y otros documentos relacionados. 12 1

13 Funciones de la Oficina Internacional Servicios respecto de las solicitudes internacionales (2) Inscribe los cambios según la Regla 92bis relativos a solicitantes, inventores y mandatarios. Recibe las peticiones de búsqueda suplementaria internacional (SIS) y cobra las tasas correspondientes. Verifica las peticiones de SIS y las transmite a la ISA en cuestión. Realiza el segundo examen de las formalidades relativas a las solicitudes de examen preliminar internacional. 13 1

14 Funciones de la Oficina Internacional Servicios respecto de las solicitudes internacionales (3) Comunica los informes de examen preliminar internacionalidad sobre la patentabilidad (Capítulo I) a las Oficinas designadas e informes de examen preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II) a las oficinas elegidas. Traduce los títulos y resúmenes (al inglés y al francés), los informes de búsqueda internacional (al inglés, si es necesario) y los informes de examen preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I ó II) (al inglés, si es necesario). 14 1

15 Contenidos Presentación de la solicitud internacional, el informe de búsqueda internacional, la publicación internacional, el examen preliminar internacional, la fase nacional. Funciones de la Oficina Internacional de la OMPI, procedimientos y la administración. 15

16 Fase Internacional Etapas: - Presentación de la Solicitud Internacional - Búsqueda Internacional - Publicación Internacional - Examen Preliminar Internacional Fase Nacional El solicitante acude directamente a las Oficinas Nacionales designadas PCT Etapas de tramitación PCT 16

17 Etapas 4. Examen preliminar internacional (Capítulo II) 3. Publicación internacional 2. Búsqueda internacional y opinión escrita (Capítulo I) 1. Presentación de la solicitud internacional 17 Fase Internacional

18 18 Etapas 1. Presentación de la solicitud internacional Fase Internacional

19 Ante la Oficina nacional, Ante la Oficina Internacional de la OMPI, o Cuando proceda, ante una Oficina regional Para más detalles, ver la Guía del Solicitante PCT, Fase internacional, Información general, Anexos B1 y B2 Dónde presentar la solicitud internacional? (Regla 19) 1 19

20 La solicitud internacional Presentación de una solicitud única que contiene la designación de todos los Estados (para todo tipo de protección existente) y reivindicación(es) de prioridad. Tiene el efecto de una presentación nacional regular (incluso el otorgamiento de una fecha de prioridad) en cada Estado designado: la fecha de presentación internacional es la fecha de presentación en cada Estado designado. Se presenta en un solo idioma. Se presenta ante la Oficina nacional de patentes. La fase nacional se aplaza hasta 30 meses contados desde la fecha de prioridad (para excepciones, ver www.wipo.int/pct) 20 1

21 Requisitos mínimos de concesión de una fecha de presentación internacional (Artículo 11.1)) (1) Al menos un solicitante debe reunir las condiciones para presentar la solicitud en la Oficina receptora La solicitud debe estar en un idioma aceptado por la Oficina receptora La solicitud debe contener al menos: –la indicación de que ha sido presentada a título de solicitud internacional –el petitorio, que constituye la designación de todos los Estados contratantes (Artículo 4 y Reglas 3 y 4.9) –el nombre del solicitante (Regla 4.5) –una descripción (Regla 5) –una reivindicación (Regla 6) 21 1

22 Etapas 2. Búsqueda internacional y opinión escrita (Capítulo I) 1. Presentación de la solicitud internacional 22 1 Fase Internacional

23 23 La (ISA) es la encargada de identificar los documentos del estado del arte que pueden ser relevantes en el examen de la invención y emitir una opinión sobre su posible patentabilidad. Comprobación de la exigencia de unidad de la invención (Reglas 13 y 40). Comprobación del título (Regla 37); comprobación del resumen (Regla 38). Búsqueda de la invención reivindicada (Artículo 15.3), Regla 33.3). Autoriza rectificación de errores evidentes. Emite la opinión escrita de la ISA (Regla 43bis): primera opinión no vinculante sobre si la invención parece nueva, implica actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial. 23

24 24 Contiene: los símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes. indicación de las áreas técnicas objeto de búsqueda. indicaciones relativas a cualquier determinación de falta de unidad de invención. una lista de los documentos relativos al estado de la técnica pertinente. indicaciones relativas a la estimación de que no puede efectuarse una búsqueda provechosa en cuanto a ciertas reivindicaciones (pero no todas). 24 Informe de búsqueda internacional (Reglas 42 y 43) (1)

25 25 El informe de búsqueda internacional y la opinión escrita. -se deben emitir en el plazo de 3 meses contados desde la fecha de recepción de la copia para la búsqueda por la Administración encargada de la búsqueda (es decir, normalmente en el plazo de 16 meses contados desde la fecha de prioridad, si se reivindica la prioridad), o -en el plazo de 9 meses contados desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expire más tarde. 25 Informe de búsqueda internacional (Reglas 42 y 43) (2) 1

26 26 Opinión inicial preliminar y no vinculante sobre: novedad (no previsto), actividad inventiva (que no sea evidente) aplicación industrial Se emitirá una opinión escrita para todas las solicitudes internacionales al mismo tiempo que el informe de búsqueda internacional. La opinión escrita se envía al solicitante y a la Oficina Internacional con el informe de búsqueda internacional. La opinión escrita NO se publica con la solicitud. No hay procedimientos formales para que los solicitantes respondan a la opinión escrita. PERO: Los solicitantes pueden someter observaciones informales sobre la opinión escrita a la Oficina Internacional; la Oficina Internacional comunicará las observaciones enviadas a las Oficinas Designadas junto con el IPRP (Capítulo I) cuando este último sea enviado (si se envía) 26 Opinión escrita de la ISA (Regla 43bis) (1) 1

27 Etapas 3. Publicación internacional 2. Búsqueda internacional y opinión escrita (Capítulo I) 1. Presentación de la solicitud internacional 1 27 Fase Internacional

28 Publicación internacional La Oficina Internacional se encarga de la publicación internacional. En Internet lo antes posible después de los 18 meses a partir de la fecha de prioridad (www.wipo.int/pctdb)www.wipo.int/pctdb Idiomas de publicación: –alemán, árabe, chino, coreano, español, francés, inglés, japonés, portugués o ruso. –título, resumen e informe de búsqueda internacional siempre (o también) en inglés. 1 28

29 Publicación internacional La publicación de la solicitud internacional contiene: –siempre: página de portada con datos bibliográficos y resumen descripción, reivindicaciones y dibujos informe de búsqueda internacional –Cuando proceda reivindicaciones modificadas La solicitud publicada pasa a formar parte del estado de la técnica a partir de la fecha de publicación internacional. Se puede efectuar una publicación anticipada a petición expresa del solicitante. 29

30 Etapas 4. Examen preliminar internacional (Capítulo II) 3. Publicación internacional 2. Búsqueda internacional y opinión escrita (Capítulo I) 1. Presentación de la solicitud internacional 30 Fase Internacional

31 31 Es un procedimiento facultativo para los solicitantes procedentes de un Estado contratante vinculado por el Capítulo II. Se pide presentando directamente ante la Administración encargada del examen preliminar internacional una “solicitud de examen preliminar internacional” que contiene la elección de todos los Estados designados vinculados por el Capítulo II. Produce una opinión preliminar por la IPEA y no vinculante sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial. No da una opinión sobre la patentabilidad en cuanto al derecho nacional de los Estados elegidos Da al solicitante la oportunidad de modificar la solicitud internacional en su totalidad antes de entrar en la fase nacional en las Oficinas elegidas 31 El examen preliminar internacional

32 32 Directamente ante la Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA) competente. La o las IPEA competentes son designadas por la Oficina receptora si la Oficina receptora designa algunas, el solicitante podrá elegir. Al hacer su elección, el solicitante debe tomar en cuenta el o los idiomas aceptados por la IPEA. que ciertas IPEA aceptan solamente las solicitudes internacionales que han sido objeto de una búsqueda internacional en ciertas Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (ISA) (es el caso, por ejemplo, de la IPEA/EP). 32 Dónde presentar la solicitud de examen preliminar internacional? (Regla 59) (1)

33 33 En cualquier momento antes del vencimiento de los plazos siguientes, según el que venza más tarde: 3 meses contados desde la fecha de transmisión del ISR y opinión escrita de la ISA. 22 meses contados desde la fecha de prioridad. 33 En qué momento presentar la solicitud de examen? (Regla 54bis.1.a)) (1)

34 34 El objeto del examen preliminar internacional es proporcionar una opinión preliminar y no vinculante sobre novedad (no anticipada) (Artículo 33.2) y Regla 64) actividad inventiva (no obvia) (Artículo 33.3) y Regla 65) aplicación industrial (Artículo 33.4)). Estado de la técnica pertinente (Regla 64, ver también Regla 33). Sólo las reivindicaciones relativas a la invención o invenciones objeto de búsqueda por la ISA se examinarán por la IPEA (Regla 66.1e) y Regla 66.2a)vi)). 34 Examen preliminar Internacional

35 Fase Nacional El solicitante acude directamente a las Oficinas Nacionales designadas PCT Etapas de tramitación PCT 35

36 36 ¿ Sí o No ? ¿ continuar con la fase nacional o abandonar la solicitud internacional ? ¿ Cuándo ? al final de 30 meses ¿ según el capítulo I ?* ¿ según el capítulo II ? ¿ entrada anticipada ? ¿ Dónde ? (selección limitada a las Oficinas designadas/elegidas) ¿ qué Oficinas nacionales ? ¿ qué Oficinas regionales ? 36 Entrada en la fase nacional

37 37 In virtud del Artículo 23.2) ó 40.2) en cualquier momento a petición del solicitante la Oficina designada/elegida podrá tramitar o examinar la solicitud internacional. Algunas razones que el solicitante puede tener para anticipar la entrada en fase nacional: conseguir la patente rápidamente. posicionarse mejor en negociaciones sobre licencias o la venta de la invención. 37 Entrada en fase nacional anticipada

38 Contenidos Experiencia de Chile: implementación y promoción del PCT Presentación de la solicitud internacional, el informe de búsqueda internacional, la publicación internacional, el examen preliminar internacional, la fase nacional. Funciones de la Oficina Internacional de la OMPI, procedimientos y la administración. 38

39 Adhesión a PCT (02.03.2009) Entrada en vigencia en Chile (02.06.2009) Primera solicitud recibida en INAPI como RO: - Título: “Uso de gen en la síntesis de astaxantina” - Fecha de presentación internacional: 02.06.2009 1 39 Entrada en vigencia

40 Creación y funcionamiento Comité Operativo. Circular N°004/2009 que informa sobre correcto y eficiente cumplimiento del PCT (02.06.09). Resol. exenta N°132/2009 que fija tasas que indica (28.05.09). Resol. exenta N°101/2011 que rebaja valor tasa de transmisión (16.03.11). Seminarios organizados junto a OMPI. Herramientas web: preguntas frecuentes y consultas. Guía del Usuario PCT: INAPI como Oficina Receptora. 1 40 Implementación PCT en Chile Como Oficina Receptora

41 Chile en el PCT INAPI como Oficina Receptora (3) Año Solicitante por si mismo Estudios jurídicos u otros agentesTotal 200922729 2010144660 2011186684 2012215879 2013142640 INAPI69223292 41

42 Chile en el PCT INAPI como OD/OE: Solicitudes presentadas 42

43 Chile en el PCT 43

44 INAPI se convierte en la primera Oficina de Latinoamérica en ser ISA-IPEA cuyo idioma oficial sea el español. Nos significará incorporar los más altos estándares de calidad y gestión en la labor de nuestros examinadores al momento de hacer búsquedas y emitir informes sobre patentabilidad. Además, nos obligará a tener mayor eficiencia, calidad y rapidez en nuestros procesos y mayor información técnica para nuestros solicitantes, al momento de la toma de decisiones sobre patentar en el extranjero. Ej: acceso a nuevas bases de datos. 44 Beneficios para usuarios

45 Ayudaría a evitar atrasos en la tramitación de solicitudes internacionales PCT por eventuales sobrecargas de trabajo de algunas Oficinas. Puede favorecer al desarrollo del sistema PCT al disminuir costos y así fomentar la presentación de solicitudes PCT en Latinoamérica, la que está muy por debajo de otras regiones. Permitiría facilitar la tramitación de las solicitudes PCT fase internacional de nuestros solicitantes nacionales. 45 Beneficios para el sistema PCT

46 Contratación de bases de datos - BEIC (Biblioteca electrónica de información científica). - STN - ProQuest Dialog Capacitación de recursos humanos - Visita expertos USPTO - Visita examinadores INAPI a Canadá Sistema de gestión de calidad Uso de e-PCT 46 Avances implementación ISA/IPEA

47 Conclusiones La implementación del PCT en Chile ha sido sumamente exitosa. INAPI ha implementado una serie de políticas que buscan incentivar el uso de PCT como herramienta de protección de patentes tales como la rebaja en la tasa de transmisión y la confección de la Guía del Usuario PCT. INAPI se encuentra en el proceso de implementación para operar como ISA/IPEA de PCT a contar del año 2014. 47

48 Dra. Marcela Bontá Examinadora de Patentes Farmacéuticas Subdirección de Patentes INAPI mbonta@inapi.cl Gracias.