Capítulo II. Presentación detallada sobre patentes

Presentación del tema: "Capítulo II. Presentación detallada sobre patentes"— Transcripción de la presentación:

1 Capítulo II. Presentación detallada sobre patentes
Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

2 Contenido Presentación detallada sobre patentes Leyes de patentes
Predicción de la patentabilidad a través de las búsquedas del estado de la técnica

3 Los conceptos básicos y el valor económico de las patentes
Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

4 Conceptos Básicos Una patente representa un derecho exclusivo de naturaleza legal otorgado por un gobierno. En el pasado, las patentes eran concedidas para casi todas las mercancías o servicios, ej., una patente para la sal. En los tiempos modernos, los gobiernos otorgan patentes para las invenciones. La mayor parte de las patentes son concedidas por un plazo de 20 años a contar de la fecha de la presentación de la solicitud. The Republic of Venice created one of the first patent systems of the modern era. Republic of Venice’s patent system: The original term for a patent was set at 14 years, twice the length of the average apprenticeship in the 15th Century. Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

5 Cuando la gente habla de patentes, por lo general se refiere a “patentes de invención”.
Las patentes de invención protegen máquinas, procesos, composiciones químicas y los otros tipos de invenciones que son valiosos a causa de su utilidad. Este curso y el manual se enfocan casi exclusivamente sobre patentes de invención.

6 Ciertos países contemplan las llamadas patentes de modelo de utilidad, las cuales abarcan inventos “menores”, generalmente dirigidos y limitados a mejoras sobre maquinarias o herramientas. Esta protección también recibe el nombre de “certificados de modelos de utilidad”, “pequeñas patentes”, “petty patents” en inglés) o “innovaciones de utilidad”. El modelo de utilidad está previsto en la Ley Colombiana. Generalmente, los países que contemplan las patentes de modelo de utilidad en su legislación no requieren que el invento protegido cumpla con la exigencia de nivel inventivo o que cumpla un nivel inventivo “reducido”. Al ser los requisitos más laxos, las patentes de modelo de utilidad ofrecen un menor tiempo de protección, pero al mismo tiempo ofrecen un trámite más expedito para su obtención. La protección de patentes de modelo de utilidad es común en países latinoamericanos. En la Comunidad Andina, por ejemplo, “Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto… o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.” (Ver Decisión Andina 486 de 2000, artículo 81).

7 Conceptos Básicos Una patente confere una exclusividad concedida por el gobierno por tiempo limitado para la invención descrita en las reivindicaciones. Esa exclusividad da al detentor de la patente el derecho de: Controllar quienes fabrican, usan, venden, ofrecen a la venta y/o importan la invención objeto de la patente; Recibir una compensación por las infracciones & Obtener una medida legal para impedir más infracciones. In the US, a patent owner can seek damages for infringements occurring during the past six years. Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

8 Patentes – Básicos (2) Principio de la territorialidad: los derechos concedidos a una patente son puramente nacionales. El hecho de tener una patente en el país A no da el derecho de controllar lo que pasa en el país B. Las leyes de patentes tienden a ser distintas de un país a otro. Dado que un funcionario oficial e imparcial del gobierno examina y aprueba las solicitudes de patentes, la mayor parte de las jurisdicciones presumen que las patentes son validas. Some countries have compulsory licensing requirements under certain circumstances. Some countries have requirements that the patent owner himself “work” the invention. The US has no compulsory licensing requirement. The US has no requirement that an invention be worked in order for the patent owner to seek damages or an injunction. Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

9 Patentes – Básicos (3) Su propia patente no le da el derecho de manufacturar un producto o fornecer un servicio: No produz efecto regulatorio tampoco Su producto puede infringir la patente de otro titular Sus propias patentes no propician ninguna protección legal contra la infracción de una otra patente de terceros Your own patents are but one source of invalidating prior art. Books, journals, films, etc. can also be invalidating prior art, too. While your own patents provide no direct defense against third party patents, other patent holders may refrain from asserting their patents when their own products read on your patents. Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

10 Las patentes son “territoriales”; tienen efecto sólo en los países en los que han sido presentadas y concedidas. Cada país tiene el derecho soberano de conceder o rechazar una solicitud de patente. En algunos casos, como el de la Oficina Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés), algunos grupos de países han acordado por medio de tratados internacionales que las solicitudes de patente sean sometidas a un examen común para todos ellos, para luego ser ratificadas en aquellos países designados en los que tendrán igualmente un efecto territorial.

11 1. Una Patente puede infringir a una otra Patente
Patentes – Básicos (4) Mitos 1. Una Patente puede infringir a una otra Patente FALSO! Solo productos/servicios pueden infringir patentes 2. La Oficina de Patentes considera las cuestiones sobre infracciones cuando concede una patente. FALSO! La Oficina de Patentes solo analisa la patente con relación al estado de la ténica y no hace ninguna consideración respecto a infracciones. In some countries, the patent office may take a semi-active role in patent infringement litigation. For example, the patent office may review arguments regarding invalidity and make the ultimate determination regarding the validity of a patent in suit. The US patent office plays no active role in patent litigation in the US. Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

12 What Does A Patent Look Like?
Fecha de Concesión Título Inventores Titular(es) Estado de la ténica: Patentes: U.S./publicaciones Detalles de la solicitud (Nr. De la Sol.. fecha) Resumen Información sobre prioridad

13 Que es una patente? Sistemas de examen (los más comunes)
Un examinador de patentes hace un examen riguroso compara la solicitud de patente contra el estado de la ténica disponible y aprueba la patente una vez que él está seguro que supera el estado de la técnica. Sistema de Registro El solicitante de la patente recibe una patente una vez que se han cumplido ciertas formalidades; la patente no recibe un examen cuidadoso hasta un acontecimiento tal como un pleito.

14 Que hace válida una patente?
Para ser una patente válida, las reivindicaciones deben ser nuevas y no-obvias comparadas con el estado de la tecnica. En una patente válida, otros requisitos legales se deben también satisfacer, por ejemplo adherencia a ciertos límites con respecto cuánto tiempo la invención se puede hacer pública, si puede en absoluto, antes del uso o de la presentación de la solicitud.

15 Visión detallada de las patentes
Que es una invención patentable? La protección concedida por medio de una patente será definida por las reivindicaciones Reivindicaciones son “negociadas” con el examinador de patentes Este proceso se llama “trámite de una patente” Las reivindicaciones deben definir la invención de una manera a distinguirla del estado de la técnica (“Prior Art”)

16 Reivindicaciones (1) Las Reivindicaciones establecen las “fronteras” los limites y alcances de la exclusividad concedida por el gobierno por medio de una patente. La descripción o memoria descriptiva, el título, resumen & dibujos meramente apoyan las reivindicaciones. La mayoría de las patentes poseen reivindicaciones múltiplas que varían de alcance.

17 Reivindicaciones (2) La infracción directa de la reivindicación de una patente requiere tipicamente la presencia de todas las limitaciones presentes en la reivindicación Hacer “más” que una reivindicación establece no es una defensa Hacer “menos” es una defensa Evitar la infracción de una patente requiere evitar por lo menos una limitación establecida en cada reivinidicación

18 Consejo sobre las Reivindicaciones:
Reivindicaciones (3A) Consejo sobre las Reivindicaciones: Unas buenas reivindicaciones cubren más que un simple aspecto de la invención

19 Reivindicaciones (3B) Ejemplo: O, un fabricante de muebles de roble, inventa una silla. La solicitud de patente que cubre la silla objeto de la invención: 1. Una silla sólida de roble (1), abarcando: un asiento de roble (2) que tiene una porción inferior y una porción posterior; cuatro piernas de roble (3), cada pierna tiene una tapa; cuatro tornillos de metal doble-inclinados (4), cada tornillo de metal junta la tapa de una de las cuatro piernas de roble a la porción inferior del asiento; y una parte posterior de roble (5) pegada (6) a la porción posterior del asiento.

20 Reivindicaciones (3C) Una reivindicación más amplia de la invención de O: Un dispositivo de asiento (1), abarcando: un elemento que sostiene un ocupante (2) que tiene una porción inferior y una porción posterior; por lo menos cuatro miembros de acoplamiento al piso (3), cada miembro de acoplamiento al piso se juntaron (4) a la porción inferior del miembro del elemento que sostiene el ocupante; al elemento que sostiene al ocupante se (5) juntó (6) una porción posterior

21 Reivindicaciones (4A) Se presume que O: Solo fabrica sillas de roble &
Tiene unos 45% del mercado Asumiéndose que se sujeta la silla de roble a las piernas y a las partes inferiores del asiento usando los tornillos de metal (demanda 1 de la diapositiva anterior) es la manera preferida de montar sillas de roble.

22 Reivindicaciones (4B) Cubre el negocio de O Pero no lo protege.
Reivindicación 1: Cubre el negocio de O Pero no lo protege. Un competidor puede “design around” la Reivindicación 1: Usando cualquier medio de sujetación distinto de los tornillos de metal Evitase así la infracción directa. The competitor’s design around would also have to avoid the possibility of infringement under the doctrine of equivalents. Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

23 “Una silla sólida de roble”
Reivindicaciones (5A) La Reivindicación 1 sería probablemente de poca ayuda contra fabricantes de muebles usando otras maderas, tales como cereza y caoba, puesto que la demanda dice en voz alta específicamente el “roble.” La reivindicación 1 sería incluso de menos ayuda contra fabricantes usando los materiales que no fueran madera, tales como plástico o metal. “Una silla sólida de roble”

24 Reivindicaciones (5B) La reivindicación 2, por otro lado, no solamente cubre el campo de actividade de O como lo bloquea por lo menos para sillas con cuatro o más piernas. La reivindicación 2 proporciona a O un derecho exclusivo para sillas hechas en cualquier material.

25 El “secreto” de las buenas patentes son las buenas reivindicaciones.
Consequentemente, O podría gozar de ingresos por el licenciamento de la reivindicación 2 en otros campos de uso con excepción de los “muebles de roble” y todavía hacer cumplir su patente contra competidores en la industria de los muebles de roble. El “secreto” de las buenas patentes son las buenas reivindicaciones.

26 Tipos de Patentes Las leyes de patentes en el mundo reconocen tipos distintos de invenciones. Las patentes pertenecen a la mayoría de las tecnologías Las patentes pueden ser mejoras sobre otras invenciones Most patent systems are reluctant to recognize completely new forms of patent protection. However, over time, and with the evolution of scientific and technical innovation, lawmakers will likely find that new forms of inventions will need to be protected by patents, or similar legal instruments, to provide better protection of inventions for inventors and for the public interest. Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

27 Qué es Patentable? La mayor parte de los sistemas legislativos del mundo reconocen que las innovaciones técnicas conducen la economía moderna; los sistemas de patentes fuertes animan la innovación técnica. El Tribunal Supremo de los E.E.U.U. declaró una vez que casi cualquier cosa debajo del sol hecho por el hombre podría ser el tema de una patente.

28 Todavía todas esas invenciones son invenciones tipicamente patentables
Qué es Patentable? La mayoria de los sistemas de patentes también reconocen que el tema ténico de las invenciones claves cambia con el tiempo Las invenciones mecánicas del siglo 18 no se pueden comparar a las de hoy día, por ejemplo en los campos de la biotecnología y computación. Todavía todas esas invenciones son invenciones tipicamente patentables For example, American president Thomas Jefferson, who drafted the first US patent law was fascinated with fairly simple (in modern terms) mechanical inventions. The mechanical inventions of Jefferson’s era could not be more different from today’s inventions in software & biotech. Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

29 Requisitos legales de patentabilidad
Novedad “Novedad Absoluta” En algunas juridicciones hay un período de gracia No-Obviedad/Altura Inventiva Invención que va más allá de cualquier combinación apropiada del estado de la técnica Que no resulte evidente para una persona con conocimientos normales en el campo científico/técnico Utilidad/Aplicación industrial Útil y aplicable industrialmente Privileged and Confidential Attorney-Client Communications 6

30 Tipos de solicitudes de Patentes
Internacional 12 meses Convención de Paris 18 publicación en 18 meses Solicitudes Divisionales Solicitudes Provisionales Applications (US, India) Nunca sufren examen de fondo Privileged and Confidential Attorney-Client Communications 8

31 Objetos de una Patente (1)
Dispositivos mecánicos y artículos manufacturados Las leyes de patentes protegen a los dispositivos mecánicos y a los artículos manufacturados. Estas son las invenciones tradicionales de las normas de protección de la propiedad industrial. En consecuencia, el estado de la técnica en estos campos, que es de conocimiento público, retrocede hasta los comienzos de esos objetos.

32 Objetos de una Patente(2)
Ejemplo: Un inventor moderno que busca proteccion para una invención relacionada con patines especiales para hockey no debería sorprenderse si el examinador cita una patente de 1860 para mostrar que la solicitud tiene antecedentes en el estado de la técnica. El hecho de que el estado de la técnica sea “viejo” es irrelevante

33 Objetos de una Patente (3)
Patentes pueden proteger procesos y métodos. Muchos procesos y métodos también están relacionados con un dispositivo físico. El solicitante no está limitado a buscar protección usando un único tipo de reivindicaciones. En consecuencia, una solicitud típicamente incluye tanto reivindicaciones referidas a un aparato como referidas a un método.

34 Objetos de una Patente (4)
Compuestos Químicos Los inventores pueden procurar la obtención de protección para composiciones químicas tales como las originadas en los campos farmacéutico, biotecnológico, de la ciencia de materiales y de la petroquímica. Las patentes farmacológicas tienden a ser las patentes individuales más rentables. muchas legislaciones del mundo, particularmente las de la mayoría de países latinoamericanos, contemplan prohibiciones contra el otorgamiento de derechos de propiedad industrial sobre invenciones relacionadas con el tratamiento del cuerpo humano. Since the patent application must typically be filed prior to public disclosure, and given that rigorous testing must be conducted for new drugs, then it is not uncommon for pharmaceutical companies to file many patent applications on a variety of drugs while they are still in the early testing stages. Many of these applications go abandoned prior to issuance as a patent because the manufacturer has subsequently learned that the drug has not lived up to its promise. Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

35 Objetos de una Patente (5)
Programas de computador Se han desarrollado intensos debates acerca de la patentabilidad de los programas de computación, y los distintos países tienen distintas normas al respecto. En algunos, un programa de computación nuevo y útil se considera un sistema, método y/o aparato patentable útil para alcanzar un fin determinado. Un programa de computación también puede ser patentable porque implementa, a través de sus instrucciones, una función útil en una manera novedosa, como por ejemplo, haciendo que el programa procese los datos en forma más eficiente y rápida. En diversos países el software se protege mediante derechos de autor. En la Comunidad Andina, por ejemplo, el software está excluido de protección vía patente al considerarlo como no invención cuando se reivindica como tal, pero al mismo tiempo es protegible vía derecho de autor[1] A general purpose computer when executing software is essentially a specialized machine for carrying out a process. Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

36 Objetos de una patente (6)
Organismos y secuencias genéticas/microorganismos La Comunidad Andina y los países centroamericanos y latinoamericanos en general, son renuentes al patentamiento de microorganismos y, aunque no los incluyen como una excepción de patentabilidad, no confieren patentes al simple microorganismo aislado o incluso caracterizado, sino que se limitan a otorgar protección a microorganismos modificados genéticamente o a los procedimientos de aislamiento en sí mismo considerados, bajo la condición de que sean nuevos, tengan nivel inventivo y aplicación industrial. Some countries have also passed laws stating the human beings cannot themselves be patented. Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

37 Mejoras La mayor parte de las invenciones son, a su vez, mejoras de otras anteriores. Una “patente de mejora”, sin embargo, es un término que se refiere a una nueva patente que incluye un efecto mejorado o ampliado en comparación con la anterior. No es raro que una solicitud de patente sea una mejora de una invención anterior del proprio inventor. El inventor puede complementar su solicitud anterior con matéria adicional. El agente de patentes tendrá que considerar si la solicitud anterior representa una antecedente a la nueva.

38 Importancia económica (1)
Las patentes son activos corporativos cada vez más significativos. El valor de la propriedad intelectual relacionada tiene convertido de los componentes más costosos para muchos productos. For example, the IP licensing fees for a DVD player amount to about $11 USD. For a $44 DVD player, this means that 25% of the price relates to IP licenses. The parties receiving the licensing fees include patent pools, such as MPEG-LA, and various individual patent holders. Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

39 Importancia económica(2)
Ejemplo: Co. Comienzo con una alta ventaja del primero-a-mercado para el producto A. En un período muy corto los competidores aprenden cómo hacer y comercializar el producto con éxito. Por lo menos un competidor aprende eventualmente cómo hacer el producto más barato que el Co.A Cuya cuota de mercado erosiona rápidamente. A menos que la Co.A tenga un IP significativo, va perder mucho cuando los competidores inunden cada vez más el mercado.

40 Importancia económica (3)
Las compañías dentro de una industria forman a veces organizaciones para estandardizar sus productos. Los organismos de estándares tienen generalmente políticas de autorización del la PI. Una política típica requiere que las compañías que participan en el estándar acuerden autorizar su PI relevante en términos razonables y no discriminatorios a los que practiquen el estándar. Acordar en autorizar licencia de PI sin primero determinar el valor de los “royalties” puede o no ser beneficioso a todas las compañías. Example: Component manufacturers may form a standards organization so that they can write and agree upon a common specification that relates to the interoperability of their components regardless of its manufacturer. Some standards organizations even attempt to drive the price of the reasonable and non-discriminatory license terms as close to zero (e.g., “royalty free”) as possible. Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

41 Significance of Patents (4)
Aspects of typical standards bodies’ licensing terms: Many equipment manufacturers would like a royalty-free license from their competitors, The equipment manufacturers also have to consider how long they can successfully make and sell the relevant product themselves, & If the term is fairly short, then they are less interested in a low cost license because their only long-term position with respect to the component lies in revenue derived from their IP rights. Strategies for helping clients deal with standardization issues are beyond the scope of this course. Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

42 Razones económicas para las Leyes de Patentes
Teorias Económicas por detrás de las leyes de patentes: Incentivo para inventar Animar a los inventores a crear valorando a las invenciones Quid Pro Quo Dar protección en cambio de la divulgación Una larga historia de invenciones perdidas debido a secretos

43 Cual es el valor de una invención patentada?
Genera activos pasibles de protección legal que permiten aumentar los ingresos de una compañía y mejorar su valor junto a los inversores Convierte los desarollos técnicos de una compañía en bienes tangibles de transferencia Patentes pueden ser vendidas

44 Detailed Overview Of Patents
Cual es el valor de una invención patentada? Crea confianza en el cliente el hecho de que la compañía desarolle nuevas tecnologías y tenga una visión hacia el futuro Ayuda a vender productos para clientes que creen que la superioridad tecnológica es importante Asegura que los productos van a ser distintos de los de sus competidores Genera credibilidad en la tecnología de productos Helps sell your products to customers where technological superiority is important Ensures your products will be distinguishable from competitors’ products Adds credibility to the technology in your products Builds customer confidence that your company is developing new technologies and has a forward-looking vision

45 Fuente de recursos (1) El modelo tradicional de explotación de una patente es el de un único inventor que obtiene una patente sobre un producto clave y luego recibe las regalías del licenciamiento a terceros y/o utiliza su patente para construir una industria a partir del producto patentado. Un ejemplo de esto es Bell y el teléfono Esto todavía sucede, aunque las patentes exitosas de un único inventor son poco frecuentes hoy en día.

46 Fuente de recursos (2) En la actualidad, lo más común es que una empresa importante con suficientes recursos para hacer respetar sus derechos de propiedad industrial ante terceros gane con licencias. Mientras compañías más pequeñas pueden indudablemente derivar ganancias significativas del licenciamiento de sus derechos de propiedad industrial, muchas grandes empresas obtienen enormes beneficios del licenciamiento de sus carteras de patentes, como por ejemplo IBM, que recibe aproximadamente dos mil millones de USD/año de ingresos por licencias.

47 Fuentes de recursos Diversos factores complican el licenciamento:
Primero, porque en el mundo no hay un mercado de derechos de propiedad intelectual Segundo porque hoy día existen muchas más patentes que en el pasado. Tercero los litigios de patentes cuestan caro en todo el mundo especialmente en Estados Unidos. Markets: Some research work has been conducted into establishing a commodities-style market for licensing patent rights. Patent proliferation: The US patent office, for example, did not issue its first one millionth patent until its 113th year of operation but by a mere 88 years later, the patent office had issued five million more patents. Privileged and Confidential Attorney-Client Communications

48 Beneficio de marketing Elemento de negociación
Otras ventajas Beneficio de marketing Elemento de negociación Control/Influencia en el mercado Usos defensivos se usa una patente (o patentes) para “defender” un producto –por ejemplo, para impedir que el producto más importante de una empresa sea copiado por sus competidores. las patentes se utilizan para “defender” a la empresa, por lo general, de juicios de violación de patentes iniciados por competidores hostiles.

49 Fuentes de recursos (3) El agente de patentes debe debe ser consciente que el la aplicación y la explotación acertada de de los derechos de PI puede ser difícil ocasionalmente – pero esto no es imposible y puede ser lucrativo. Sin embargo, el agente de patentes puede necesitar ayudar a algunos clientes a bajar sus expectativas con respecto a la importancia de su patente. El agente de patentes aprenderá en un cierto plazo que algunos clientes han exagerado sus expectativas de éxito económico de su invención y la patente relacionada.