Contratos de Franchising y Licencias de Marcas

Presentación del tema: "Contratos de Franchising y Licencias de Marcas"— Transcripción de la presentación:

1 Contratos de Franchising y Licencias de Marcas
Contratos de Franchising y Licencias de Marcas. Impacto de las nuevas normas del Código Civil y Comercial Julio F. Lago Estimados amigos, Agradezco la invitación formulada por la Comisión de Actividades Académicas de la Asociación por habernos invitado. Si bien el horario no es el mejor, el tema propuesto es realmente muy útil para todos, puesto que por un lado refrescaremos algunas nociones del contrato de Licencia de Marcas y por otro, veremos los importantísimos cambios que introdujo el nuevo Código Civil y Comercial con respecto al contrato de franquicia. Vamos a hablar entonces, cuales son las normas que debemos tener en cuenta de manera obligatoria, cuales de manera optativa y cuales pueden sernos útiles.

2 ¿POR QUÉ? Importancia Jurídica Económica LAVE RAP GRIDO DIA SEI TU
Jurídica Económica Importancia LAVE RAP GRIDO DIA SEI TU COLORSHOP Antes que nada, creo que vale la pena tener en cuenta que este tema es importante desde dos puntos de vista, el primero es el normativo y –siendo estas jornadas de capacitación- es bueno que nos mantengamos al tanto de los cambios normativos y sus consecuencias.    El segundo, del que quizás no vamos a hablar tanto pero que también resulta relevante para nosotros, es que las franquicias son cada vez más importantes en nuestro país y en el mundo. Según una nota publicada por el diario Clarín, a fines del año 2016, existen más de 850 empresas que ofrecen contratos de franquicias y se prevé que este número aumente este año un 20% a pesar de la situación recesiva del país. La cantidad de locales franquiciados en nuestro país, según dicha nota, es de casi Dentro del Top Ten de las marcas con más locales franquiciados están LAVE RAP, GRIDO, DIA, SEI TU, COLORSHOP, BONAFIDE, SUBWAY, CAFÉ MARTINEZ, HAVANNA y MORITA. Es decir, la importancia de los contratos de franquicia va en aumento, son cada vez más serios y en muchos casos onerosos.   Teniendo en cuenta esto, las posibilidades que tengamos trabajo por temas contractuales o litigiosos derivados de las franquicias es cada vez más alta.  Con lo cual, es interesante estar al tanto -como vimos otras veces- al menos un poco sobre esta materia. Con respecto a los contratos de licencia de marcas, claramente también son cada vez más relevantes, la globalización determina que las marcas internacionales tengan cada vez mas difusión y la explotación, generalmente involucra algún tipo de licencia. Ahora bien, vamos a la parte normativa que es la que más nos importa a nosotros.   Gran parte de lo que les vamos a contar, lo podrían verificar ustedes mediante la lectura del Código y un mínimo de razonamiento, pero francamente, creo que hoy lo que nos sucede a los agentes es que estamos con la obligación de trabajar cada vez más para ganar lo mismo o al menos, para sobrevivir, nos impide ponernos ya no digo a estudiar sino simplemente a leer el nuevo Código, cosa que es recomendable. Vamos entonces desde el principio (y a modo de introducción para los extranjeros que pueden quedar a estas alturas del coloquio).. El 1 de agosto de 2015 entró en vigor el Código Civil y Comercial.  Entre sus novedades, se incluyó dentro del Título IV, - CONTRATOS EN PARTICULAR- al contrato de franquicia. Esto de saber dónde está en el Código el contrato de franquicia, podría parecer un dato inútil existiendo índice, pero para mí, resulta relevante porque lo nombra inmediatamente después a los contratos de Agencia y de Concesión -dentro de los contratos que llama “de distribución”, que Martín conoce perfectamente y luego nos va a contar un poco la relación con la franquicia, siendo varias de estas relaciones explícitas porque remiten a los otros contratos. La inclusión en el Código, no sólo determina que el contrato de franquicia pasa de ser innominado a estar “nombrado”, sino porque, además, el Código legisla sobre una serie de cuestiones que deben aplicarse al contrato de franquicia, algunas de manera supletoria, otras que pueden ser dejadas sin efecto por las partes y otras que no, incluso algunas cuya afectación al orden público ya están siendo discutidas. Vamos a ver que cuestiones como plazo, exclusividad, posible participación accionaria, plazos de preaviso, etc.  son reguladas de manera estricta en los contratos de franquicia. Estas cláusulas del contrato de franquicia, no son aplicables al contrato de licencia de marcas –aunque tal vez son útiles en algunos casos y debemos tener un especial cuidado para que no sean aplicadas por analogía de manera liviana por los jueces-. BONAFIDE SUBWAY CAFÉ MARTINEZ HAVANNA MORITA CREAMFIELDS - BaROCK BOCA JUNIORS PEARL JAM NETFLIX

3 Fijensé esta nota de La Nación, presten atención a la fecha (esto fue la semana pasada, mientras preparaba esta presentación).  Este artículo refiere que: La Argentina tendrá un crecimiento sustancial de franquicias en marcas como Dennys, Fish Marquet, Café Juan Valdéz, etc. La Argentina es exportadora de franquicias, siendo Uruguay y Paraguay los países mas receptores, pero existiendo locales en Estados Unidos, Dubai, etc. Grido tiene 135 heladerías fuera de la Argentina y Havanna tiene 85 locales fuera del país. Teniendo en cuenta esto, las posibilidades que tengamos trabajo por temas contractuales o litigiosos derivados de las franquicias es cada vez más alta.  Con lo cual, es interesante estar al tanto -como vimos otras veces- al menos un poco sobre esta materia. Con respecto a los contratos de licencia de marcas, claramente también son cada vez más relevantes, la globalización determina que las marcas internacionales tengan cada vez mas difusión y la explotación, generalmente involucra algún tipo de licencia. Ahora bien, vamos a la parte normativa que es la que más nos importa a nosotros.   Gran parte de lo que les vamos a contar, lo podrían verificar ustedes mediante la lectura del Código y un mínimo de razonamiento, pero francamente, creo que hoy lo que nos sucede a los agentes es que estamos con la obligación de trabajar cada vez más para ganar lo mismo o al menos, para sobrevivir, nos impide ponernos ya no digo a estudiar sino simplemente a leer el nuevo Código, cosa que es recomendable.

4 Cláusulas optativas y nulas.
DE QUE VAMOS A HABLAR? - Concepto de Licencia de Marcas, regulaciones, leyes y algo de jurisprudencia. - Contrato franquicia en el Código Civil y Comercial, importancia de las modificaciones. - Relaciones con los demás contratos (particularmente Agencia y Concesión). Plazos y preaviso. Cláusulas optativas y nulas. Previsiones sobre Independencia de las partes. Terminación del contrato y cláusulas de competencia.  -Algunos cuidados que debemos tener. Vamos entonces desde el principio (y a modo de introducción para los extranjeros que pueden quedar a estas alturas del coloquio).. El 1 de agosto de 2015 entró en vigor el Código Civil y Comercial.  Entre sus novedades, se incluyó dentro del Título IV, - CONTRATOS EN PARTICULAR- al contrato de franquicia. Esto de saber dónde está en el Código el contrato de franquicia, podría parecer un dato inútil existiendo índice, pero para mí, resulta relevante porque lo nombra inmediatamente después a los contratos de Agencia y de Concesión -dentro de los contratos que llama “de distribución”, que Martín conoce perfectamente y luego nos va a contar un poco la relación con la franquicia, siendo varias de estas relaciones explícitas porque remiten a los otros contratos. La inclusión en el Código, no sólo determina que el contrato de franquicia pasa de ser innominado a estar “nombrado”, sino porque, además, el Código legisla sobre una serie de cuestiones que deben aplicarse al contrato de franquicia, algunas de manera supletoria, otras que pueden ser dejadas sin efecto por las partes y otras que no, incluso algunas cuya afectación al orden público ya están siendo discutidas. Vamos a ver que cuestiones como plazo, exclusividad, posible participación accionaria, plazos de preaviso, etc.  son reguladas de manera estricta en los contratos de franquicia. Estas cláusulas del contrato de franquicia, no son aplicables al contrato de licencia de marcas –aunque tal vez son útiles en algunos casos y debemos tener un especial cuidado para que no sean aplicadas por analogía de manera liviana por los jueces-. AHORA BIEN, VAMOS AL CONCEPTO DE CONTRATO DE LICENCIA DE MARCAS. Ustedes me dirán, es algo obvio y trillado, Julito no pierdas el tiempo en explicarme que se trata de un acuerdo mediante el cual el titular de una marca, autoriza a un tercero a usarla de manera gratuita u onerosa para distinguir sus productos o servicios. Yo les voy a decir, ojo que para gente que también es supuestamente muy sagaz, no es tan claro el concepto. Pero bien, vamos entonces al concepto: Otamendi nos recuerda que “La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. Éste es sin duda el derecho más importante que confiere el registro marcario.” El contrato de licencia de marca, es el cual una parte denominada licenciante, otorga una autorización de uso de un signo distintivo que le pertenece, para que un tercero llamado licenciatario, distinga productos o servicios. Esta es la denominación más simple, no incluye caracterizaciones sobre las que cada autor considera necesarias incluir, por ejemplo el carácter mercantil o comercial del contrato, la onerosidad, que es erga omnes o no. Como verán, la falta de regulación determina que el contrato de Licencia tenga una libertad que pareciera casi absoluta en cuanto a que puedo y que no puedo pactar entre Licenciante y Licenciatario. Entre los tipos en que pueden caracterizarse las licencias de marcas están: Licencia total o parcial. Licencia exclusiva o no exclusiva. Licencia territorial o universal. Licencia indefinida o temporal. Varios autores tratan de asimilar el contrato de licencia de marca al usufructo o a la locación de cosas. Pero por la naturaleza inmaterial, el contrato de licencia de marcas es atípicio y las cláusulas que regulan otros contratos, particularmente el de franquicia, resultan inaplicables. La ley de Marcas sólo menciona a los contratos de licencia de marca en su artículo 9, que refiere que para licenciar una marca en copropiedad, se requiere la voluntad de todos los titulares. Es decir, como verán, entre las obligaciones expresas del licenciante está la de autorizar el uso de la marca que también puede traducirse en la renuncia a ejercer el ius prohibendi que tiene sobre el signo distintivo. Esto de tomarlo como una suerte de renuncia al ius prohibendi, es para mí muy útil porque nos aclara algunas cosas, en especial la titularidad y la extensión sobre la que se puede licenciar la marca. Es así que si hablamo de un ius prohibendi, podemos aceptar una licencia sobre una marca de hecho -en tanto el titular pueda ejercer un ius prohibendi- y sobre una designación y nos deja claro que la extensión territorial de la licencia, está limitada al territorio donde es válido el signo distintivo. Esto de tener en cuenta la extensión del ius prohibendi, también nos resuelve otras cuestiones como por ejemplo si el uso de la marca por un cotitular de la marca, es una licencia.  Es claro que como los cotitulares pueden usar la marca sin consentimiento, no hay un ius prohibendi que pueda ejercer el otro cotitular y por ende, no existe una licencia. Entonces vemos que la obligación específica del licenciante es autorizar el uso de la marca. Pero, como vimos, existen obligaciones tácitas de resguardo de los consumidores, mantenimiento de los signos licenciados y otras mas discutibles, como son la obligación de defender al licenciatario..

5 CONTRATO DE LICENCIA DE MARCAS
Concepto: Contrato mediante el cual una parte, denominado licenciante, autoriza a otra parte, llamada licenciatario, a usar una marca de manera gratuita u onerosa para distinguir sus productos o servicios. -Atípico e innominado: parcial o total, exclusiva o no, territorial o universal, indefinida o temporal. Vamos entonces desde el principio (y a modo de introducción para los extranjeros que pueden quedar a estas alturas del coloquio).. El 1 de agosto de 2015 entró en vigor el Código Civil y Comercial.  Entre sus novedades, se incluyó dentro del Título IV, - CONTRATOS EN PARTICULAR- al contrato de franquicia. Esto de saber dónde está en el Código el contrato de franquicia, podría parecer un dato inútil existiendo índice, pero para mí, resulta relevante porque lo nombra inmediatamente después a los contratos de Agencia y de Concesión -dentro de los contratos que llama “de distribución”, que Martín conoce perfectamente y luego nos va a contar un poco la relación con la franquicia, siendo varias de estas relaciones explícitas porque remiten a los otros contratos. La inclusión en el Código, no sólo determina que el contrato de franquicia pasa de ser innominado a estar “nombrado”, sino porque, además, el Código legisla sobre una serie de cuestiones que deben aplicarse al contrato de franquicia, algunas de manera supletoria, otras que pueden ser dejadas sin efecto por las partes y otras que no, incluso algunas cuya afectación al orden público ya están siendo discutidas. Vamos a ver que cuestiones como plazo, exclusividad, posible participación accionaria, plazos de preaviso, etc.  son reguladas de manera estricta en los contratos de franquicia. Estas cláusulas del contrato de franquicia, no son aplicables al contrato de licencia de marcas –aunque tal vez son útiles en algunos casos y debemos tener un especial cuidado para que no sean aplicadas por analogía de manera liviana por los jueces-. AHORA BIEN, VAMOS AL CONCEPTO DE CONTRATO DE LICENCIA DE MARCAS. Ustedes me dirán, es algo obvio y trillado, Julito no pierdas el tiempo en explicarme que se trata de un acuerdo mediante el cual el titular de una marca, autoriza a un tercero a usarla de manera gratuita u onerosa para distinguir sus productos o servicios. Yo les voy a decir, ojo que para gente que también es supuestamente muy sagaz, no es tan claro el concepto. Pero bien, vamos entonces al concepto: Otamendi nos recuerda que “La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. Éste es sin duda el derecho más importante que confiere el registro marcario.” El contrato de licencia de marca, es el cual una parte denominada licenciante, otorga una autorización de uso de un signo distintivo que le pertenece, para que un tercero llamado licenciatario, distinga productos o servicios. Esta es la denominación más simple, no incluye caracterizaciones sobre las que cada autor considera necesarias incluir, por ejemplo el carácter mercantil o comercial del contrato, la onerosidad, que es erga omnes o no. Como verán, la falta de regulación determina que el contrato de Licencia tenga una libertad que pareciera casi absoluta en cuanto a que puedo y que no puedo pactar entre Licenciante y Licenciatario. Entre los tipos en que pueden caracterizarse las licencias de marcas están: Licencia total o parcial. Licencia exclusiva o no exclusiva. Licencia territorial o universal. Licencia indefinida o temporal. Varios autores tratan de asimilar el contrato de licencia de marca al usufructo o a la locación de cosas. Pero por la naturaleza inmaterial, el contrato de licencia de marcas es atípicio y las cláusulas que regulan otros contratos, particularmente el de franquicia, resultan inaplicables. La ley de Marcas sólo menciona a los contratos de licencia de marca en su artículo 9, que refiere que para licenciar una marca en copropiedad, se requiere la voluntad de todos los titulares. Es decir, como verán, entre las obligaciones expresas del licenciante está la de autorizar el uso de la marca que también puede traducirse en la renuncia a ejercer el ius prohibendi que tiene sobre el signo distintivo. Esto de tomarlo como una suerte de renuncia al ius prohibendi, es para mí muy útil porque nos aclara algunas cosas, en especial la titularidad y la extensión sobre la que se puede licenciar la marca. Es así que si hablamo de un ius prohibendi, podemos aceptar una licencia sobre una marca de hecho -en tanto el titular pueda ejercer un ius prohibendi- y sobre una designación y nos deja claro que la extensión territorial de la licencia, está limitada al territorio donde es válido el signo distintivo. Esto de tener en cuenta la extensión del ius prohibendi, también nos resuelve otras cuestiones como por ejemplo si el uso de la marca por un cotitular de la marca, es una licencia.  Es claro que como los cotitulares pueden usar la marca sin consentimiento, no hay un ius prohibendi que pueda ejercer el otro cotitular y por ende, no existe una licencia. Entonces vemos que la obligación específica del licenciante es autorizar el uso de la marca. Pero, como vimos, existen obligaciones tácitas de resguardo de los consumidores, mantenimiento de los signos licenciados y otras mas discutibles, como son la obligación de defender al licenciatario..

6 -Que se puede licenciar? Ius Prohibendi.
CONTRATO DE LICENCIA Regulaciones: ley de marcas, defensa del consumidor, registro optativo (TT y Res. 117/2014). -Que se puede licenciar? Ius Prohibendi. -Otras legislaciones. Requisito de control efectivo. Vamos entonces desde el principio (y a modo de introducción para los extranjeros que pueden quedar a estas alturas del coloquio).. El 1 de agosto de 2015 entró en vigor el Código Civil y Comercial.  Entre sus novedades, se incluyó dentro del Título IV, - CONTRATOS EN PARTICULAR- al contrato de franquicia. Esto de saber dónde está en el Código el contrato de franquicia, podría parecer un dato inútil existiendo índice, pero para mí, resulta relevante porque lo nombra inmediatamente después a los contratos de Agencia y de Concesión -dentro de los contratos que llama “de distribución”, que Martín conoce perfectamente y luego nos va a contar un poco la relación con la franquicia, siendo varias de estas relaciones explícitas porque remiten a los otros contratos. La inclusión en el Código, no sólo determina que el contrato de franquicia pasa de ser innominado a estar “nombrado”, sino porque, además, el Código legisla sobre una serie de cuestiones que deben aplicarse al contrato de franquicia, algunas de manera supletoria, otras que pueden ser dejadas sin efecto por las partes y otras que no, incluso algunas cuya afectación al orden público ya están siendo discutidas. Vamos a ver que cuestiones como plazo, exclusividad, posible participación accionaria, plazos de preaviso, etc.  son reguladas de manera estricta en los contratos de franquicia. Estas cláusulas del contrato de franquicia, no son aplicables al contrato de licencia de marcas –aunque tal vez son útiles en algunos casos y debemos tener un especial cuidado para que no sean aplicadas por analogía de manera liviana por los jueces-. AHORA BIEN, VAMOS AL CONCEPTO DE CONTRATO DE LICENCIA DE MARCAS. Ustedes me dirán, es algo obvio y trillado, Julito no pierdas el tiempo en explicarme que se trata de un acuerdo mediante el cual el titular de una marca, autoriza a un tercero a usarla de manera gratuita u onerosa para distinguir sus productos o servicios. Yo les voy a decir, ojo que para gente que también es supuestamente muy sagaz, no es tan claro el concepto. Pero bien, vamos entonces al concepto: Otamendi nos recuerda que “La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. Éste es sin duda el derecho más importante que confiere el registro marcario.” El contrato de licencia de marca, es el cual una parte denominada licenciante, otorga una autorización de uso de un signo distintivo que le pertenece, para que un tercero llamado licenciatario, distinga productos o servicios. Esta es la denominación más simple, no incluye caracterizaciones sobre las que cada autor considera necesarias incluir, por ejemplo el carácter mercantil o comercial del contrato, la onerosidad, que es erga omnes o no. Como verán, la falta de regulación determina que el contrato de Licencia tenga una libertad que pareciera casi absoluta en cuanto a que puedo y que no puedo pactar entre Licenciante y Licenciatario. Entre los tipos en que pueden caracterizarse las licencias de marcas están: Licencia total o parcial. Licencia exclusiva o no exclusiva. Licencia territorial o universal. Licencia indefinida o temporal. Varios autores tratan de asimilar el contrato de licencia de marca al usufructo o a la locación de cosas. Pero por la naturaleza inmaterial, el contrato de licencia de marcas es atípicio y las cláusulas que regulan otros contratos, particularmente el de franquicia, resultan inaplicables. La ley de Marcas sólo menciona a los contratos de licencia de marca en su artículo 9, que refiere que para licenciar una marca en copropiedad, se requiere la voluntad de todos los titulares. Es decir, como verán, entre las obligaciones expresas del licenciante está la de autorizar el uso de la marca que también puede traducirse en la renuncia a ejercer el ius prohibendi que tiene sobre el signo distintivo. Esto de tomarlo como una suerte de renuncia al ius prohibendi, es para mí muy útil porque nos aclara algunas cosas, en especial la titularidad y la extensión sobre la que se puede licenciar la marca. Es así que si hablamo de un ius prohibendi, podemos aceptar una licencia sobre una marca de hecho -en tanto el titular pueda ejercer un ius prohibendi- y sobre una designación y nos deja claro que la extensión territorial de la licencia, está limitada al territorio donde es válido el signo distintivo. Esto de tener en cuenta la extensión del ius prohibendi, también nos resuelve otras cuestiones como por ejemplo si el uso de la marca por un cotitular de la marca, es una licencia.  Es claro que como los cotitulares pueden usar la marca sin consentimiento, no hay un ius prohibendi que pueda ejercer el otro cotitular y por ende, no existe una licencia. Entonces vemos que la obligación específica del licenciante es autorizar el uso de la marca. Pero, como vimos, existen obligaciones tácitas de resguardo de los consumidores, mantenimiento de los signos licenciados y otras mas discutibles, como son la obligación de defender al licenciatario..

7 CONTRATO DE LICENCIA Ley 24.240 modif. por la Ley 26.361
2) “Proveedor…. la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios.” 40. Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. Vamos entonces desde el principio (y a modo de introducción para los extranjeros que pueden quedar a estas alturas del coloquio).. El 1 de agosto de 2015 entró en vigor el Código Civil y Comercial.  Entre sus novedades, se incluyó dentro del Título IV, - CONTRATOS EN PARTICULAR- al contrato de franquicia. Esto de saber dónde está en el Código el contrato de franquicia, podría parecer un dato inútil existiendo índice, pero para mí, resulta relevante porque lo nombra inmediatamente después a los contratos de Agencia y de Concesión -dentro de los contratos que llama “de distribución”, que Martín conoce perfectamente y luego nos va a contar un poco la relación con la franquicia, siendo varias de estas relaciones explícitas porque remiten a los otros contratos. La inclusión en el Código, no sólo determina que el contrato de franquicia pasa de ser innominado a estar “nombrado”, sino porque, además, el Código legisla sobre una serie de cuestiones que deben aplicarse al contrato de franquicia, algunas de manera supletoria, otras que pueden ser dejadas sin efecto por las partes y otras que no, incluso algunas cuya afectación al orden público ya están siendo discutidas. Vamos a ver que cuestiones como plazo, exclusividad, posible participación accionaria, plazos de preaviso, etc.  son reguladas de manera estricta en los contratos de franquicia. Estas cláusulas del contrato de franquicia, no son aplicables al contrato de licencia de marcas –aunque tal vez son útiles en algunos casos y debemos tener un especial cuidado para que no sean aplicadas por analogía de manera liviana por los jueces-. AHORA BIEN, VAMOS AL CONCEPTO DE CONTRATO DE LICENCIA DE MARCAS. Ustedes me dirán, es algo obvio y trillado, Julito no pierdas el tiempo en explicarme que se trata de un acuerdo mediante el cual el titular de una marca, autoriza a un tercero a usarla de manera gratuita u onerosa para distinguir sus productos o servicios. Yo les voy a decir, ojo que para gente que también es supuestamente muy sagaz, no es tan claro el concepto. Pero bien, vamos entonces al concepto: Otamendi nos recuerda que “La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. Éste es sin duda el derecho más importante que confiere el registro marcario.” El contrato de licencia de marca, es el cual una parte denominada licenciante, otorga una autorización de uso de un signo distintivo que le pertenece, para que un tercero llamado licenciatario, distinga productos o servicios. Esta es la denominación más simple, no incluye caracterizaciones sobre las que cada autor considera necesarias incluir, por ejemplo el carácter mercantil o comercial del contrato, la onerosidad, que es erga omnes o no. Como verán, la falta de regulación determina que el contrato de Licencia tenga una libertad que pareciera casi absoluta en cuanto a que puedo y que no puedo pactar entre Licenciante y Licenciatario. Entre los tipos en que pueden caracterizarse las licencias de marcas están: Licencia total o parcial. Licencia exclusiva o no exclusiva. Licencia territorial o universal. Licencia indefinida o temporal. Varios autores tratan de asimilar el contrato de licencia de marca al usufructo o a la locación de cosas. Pero por la naturaleza inmaterial, el contrato de licencia de marcas es atípicio y las cláusulas que regulan otros contratos, particularmente el de franquicia, resultan inaplicables. La ley de Marcas sólo menciona a los contratos de licencia de marca en su artículo 9, que refiere que para licenciar una marca en copropiedad, se requiere la voluntad de todos los titulares. Es decir, como verán, entre las obligaciones expresas del licenciante está la de autorizar el uso de la marca que también puede traducirse en la renuncia a ejercer el ius prohibendi que tiene sobre el signo distintivo. Esto de tomarlo como una suerte de renuncia al ius prohibendi, es para mí muy útil porque nos aclara algunas cosas, en especial la titularidad y la extensión sobre la que se puede licenciar la marca. Es así que si hablamo de un ius prohibendi, podemos aceptar una licencia sobre una marca de hecho -en tanto el titular pueda ejercer un ius prohibendi- y sobre una designación y nos deja claro que la extensión territorial de la licencia, está limitada al territorio donde es válido el signo distintivo. Esto de tener en cuenta la extensión del ius prohibendi, también nos resuelve otras cuestiones como por ejemplo si el uso de la marca por un cotitular de la marca, es una licencia.  Es claro que como los cotitulares pueden usar la marca sin consentimiento, no hay un ius prohibendi que pueda ejercer el otro cotitular y por ende, no existe una licencia. Entonces vemos que la obligación específica del licenciante es autorizar el uso de la marca. Pero, como vimos, existen obligaciones tácitas de resguardo de los consumidores, mantenimiento de los signos licenciados y otras mas discutibles, como son la obligación de defender al licenciatario..

8 -Caso "Iuele De Pinotti, Bárbara Lina c/
CONTRATO DE LICENCIA -Caso "Iuele De Pinotti, Bárbara Lina c/ Soda Profesional S.A. y otro, s/ daños y perjuicios" CNCIV, Sala F, 18/05/2007. -Caso “Kosiuko Panamá SA c/Kowzef S.A. y Otro s/Ordinario”, CCom. Sala B, Agosto de 2013. -Caso “Grupo Advance S.A. c/ Molinos Río de la Plata S.A. s/ ordinario” CCOM, Sala D, 25/8/2015. DIAPOSITIVA Les doy un ejemplo, nuestro Congreso Nacional, cuando legisló sobre los Derechos del Consumidor y dictó la Ley , que yo se que alguno de ustedes les puede sonar, dijo que son responsables frente al consumidor los proveedores y los definió en su artículo 2 como: “…. la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios.” Es decir, el legislador refiere que hay responsabilidad de quien CONCESIONA SU MARCA frente al consumidor. Concesión puede referir tanto a otorgar adeministración o explotación como a conceder algo que se pide. Está hablando de un contrato de concesión o de licencia? Yo entiendo que es respecto a esto último.  Es justo? Mmmmm En este punto, vale la pena recordar el fallo "Iuele De Pinotti, Bárbara Lina c/ Soda Profesional S.A. y otro, s/ daños y perjuicios" - CNCIV - SALA F - 18/05/2007, al que puede conocerse también como fallo IVESS. En este caso, se extendió la responsabilidad por daños derivados de la explosión de un sifón  al INSTITUTO VERIFICADOR DE SODAS Y SIFONES (IVESS) “... está probado que "Soda Profesional S.A." fue asociada del Instituto desde 1983 hasta 1997….fue expulsado por no respetar las normas de calidad (cartas documentos de fs. 1262/65) y después se le hizo saber que debería retirar de inmediato toda referencia al nombre de la entidad y la marca registrada I.V.E.S.S. de carteles, papelería comercial y folletos publicitarios y, dentro de los noventa días, de los envases y porta envases (carta documento de fs. 1267).-… El hecho de que "Soda Profesional S.A." hubiese sido expulsada del Instituto no excusa por sí sólo la responsabilidad de éste pues, a todo evento, la entidad debió arbitrar las medidas que fuesen necesarias para evitar que la utilización indebida de la marca pudiese lesionar la confianza del consumidor o, al menos, debió publicitar suficientemente su desvinculación con el elaborador. Se trata, es obvio, de una responsabilidad objetiva que protege al consumidor quien tiene expedita la acción de responsabilidad concurrente contra todos los que intervienen en la cadena de consumo, de la cual el I.V.E.S.S. no es ajeno…. A tenor de lo hasta aquí expuesto no comparto un criterio que sostuviese que la empresa que prestó su marca para ser incorporada al producto no responde si en él se especifica claramente quién es el fabricante. Las responsabilidades que establece el art. 40 de la ley (texto según ) son concurrentes y la que deriva de la utilización de la marca no es subsidiaria a la del productor o fabricante. Todo ello, más allá de las acciones recursorias que devienen de las relaciones internas entre los distintos responsables y que la ley deja a salvo.-”. En este caso, autores como Rusconi refieren que el factor de atribución de la responsabilidad, es la confianza del consumidor en la marca en lugar del fabricante.  Les cuento que en varios países, se requiere o requería que el licenciante tenga algún tipo de control sobre lo que provee el licenciatario pues si no, considera que se engaña al público consumidor.

9 FRANQUICIA - NORMA A TENER EN CUENTA
Contrato Nominado ARTICULO Carácter de las normas legales. Las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido, o de su contexto, resulte su carácter indisponible.

10 FRANQUICIA: ARTÍCULO Concepto. Hay franquicia comercial cuando una parte, denominada  franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra una prestación directa o indirecta del franquiciado.  El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia; o, en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato.

11 -El derecho a utilizar un sistema –probado- destinado a comercializar.
FRANQUICIA: -El derecho a utilizar un sistema –probado- destinado a comercializar. -Usar el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante. -la provisión de conocimientos técnicos. -la prestación continua de asistencia técnica o comercial. -No puede haber control societario.

12 FRANQUICIA: ARTICULO 1514.- Son obligaciones del franquiciante:
proporcionar, con antelación a la firma del contrato, información económica y financiera sobre la evolución de dos años de unidades similares a la ofrecida en franquicia, que hayan operado un tiempo suficiente, en el país o en el extranjero; comunicar al franquiciado el conjunto de conocimientos técnicos, aun cuando no estén patentados, derivados de la experiencia del franquiciante y comprobados por éste como aptos para producir los efectos del sistema franquiciado; (art. 6 de la Ley Los planes, reglas y métodos… para actividades económico-comerciales,)

13 Sistema: Probado, dos años de unidades similares

14 FRANQUICIA: ARTICULO Son obligaciones del franquiciante:… c) entregar al franquiciado un manual de operaciones con las especificaciones útiles para desarrollar la actividad prevista en el contrato; d) proveer asistencia técnica para la mejor operatividad de la franquicia durante la vigencia del contrato;

15 ARTICULO 1514.- Son obligaciones del franquiciante:
e) si la franquicia comprende la provisión de bienes o servicios a cargo del franquiciante o de terceros designados por él, asegurar esa provisión en cantidades adecuadas y a precios razonables, según usos y costumbres comerciales locales o internacionales; f) defender y proteger el uso por el franquiciado, en las condiciones del contrato, de los derechos referidos en el artículo 1512, sin perjuicio de que: i) en las franquicias internacionales esa defensa está contractualmente a cargo del franquiciado, a cuyo efecto debe ser especialmente apoderado sin perjuicio de la obligación del franquiciante de poner a disposición del franquiciado, en tiempo propio, la documentación y demás elementos necesarios para ese cometido; ii) en cualquier caso, el franquiciado está facultado para intervenir como interesado coadyuvante, en defensa de tales derechos, en las instancias administrativas o judiciales correspondientes, por las vías admitidas por la ley procesal, y en la medida que ésta lo permita.

16 -No puede haber control societario.
FRANQUICIA: -No puede haber control societario. ARTICULO Definiciones. A los fines de la interpretación del contrato se entiende que: a) franquicia mayorista es aquella en virtud de la cual el franquiciante otorga a una persona física o jurídica un territorio o ámbito de actuación Nacional o regional o provincial con derecho de nombrar subfranquiciados, el uso de sus marcas y sistema de franquicias bajo contraprestaciones específicas; b) franquicia de desarrollo es aquella en virtud de la cual el franquiciante otorga a un franquiciado denominado desarrollador el derecho a abrir múltiples negocios franquiciados bajo el sistema, método y marca del franquiciante en una región o en el país durante un término prolongado no menor a cinco años, y en el que todos los locales o negocios que se abren dependen o están controlados, en caso de que se constituyan como sociedades, por el desarrollador, sin que éste tenga el derecho de ceder su posición como tal o subfranquiciar, sin el consentimiento del franquiciante;

17 Obligaciones del Franquiciado (mínimas, art. 1515):
a. desarrollar efectivamente la actividad – seguir instrucciones. b. proporcionar información razonable/ inspecciones pactadas o adecuadas c. abstenerse de actos que puedan poner en riesgo la identificación o el prestigio y cooperar en la protección de esos derechos; d. mantener la confidencialidad de la información. e. cumplir con las contraprestaciones - pueden pactarse contribuciones para el desarrollo del mercado o de las tecnologías vinculadas a la franquicia. MC

18 Las partes pueden limitar o excluir la exclusividad.
1517. Cláusulas de exclusividad Las franquicias son exclusivas para ambas partes. El franquiciante no puede autorizar otra unidad de franquicia en el mismo territorio, excepto con el consentimiento del franquiciado. El franquiciado debe desempeñarse en los locales indicados, dentro del territorio concedido o, en su defecto, en su zona de influencia, y no puede operar por sí o por interpósita persona unidades de franquicia o actividades que sean competitivas. Las partes pueden limitar o excluir la exclusividad.

19 CLAUSULAS NULAS – NO PUEDEN ESTABLECERSE PROHIBICIONES A:
a. cuestionar justificadamente los derechos del franquiciante mencionado en el artículo 1512, segundo párrafo; b. adquirir mercaderías comprendidas en la franquicia de otros franquiciados dentro del país, siempre que éstos respondan a las calidades y características contractuales; c. reunirse o establecer vínculos no económicos con otros franquiciados.

20 RESPONSABILIDAD: Art Responsabilidad Las partes del contrato son independientes, y no existe relación laboral entre ellas. En consecuencia: a) el franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado, excepto disposición legal expresa en contrario.

21 OTRAS CLAUSULAS RELEVANTES:
Art – A) se extingue por muerte o incapacidad de cualquiera de las partes. b) el contrato no puede ser extinguido sin justa causa dentro del plazo de su vigencia original, pactado entre las partes. c) los contratos con un plazo menor de tres años justificado por razones especiales según el artículo 1516, quedan extinguidos de pleno derecho al vencimiento del plazo; d) cualquiera sea el plazo de vigencia del contrato, la parte que desea concluirlo a la expiración del plazo original o de cualquiera de sus prórrogas, debe preavisar a la otra con una anticipación no menor de un mes por cada año de duración, hasta un máximo de seis meses, contados desde su inicio hasta el vencimiento del plazo pertinente. En los contratos que se pactan por tiempo indeterminado, el preaviso debe darse de manera que la rescisión se produzca, cuando menos, al cumplirse el tercer año desde su concertación. En ningún caso se requiere invocación de justa causa. La falta de preaviso hace aplicable el artículo La cláusula que impide la competencia del franquiciado con la comercialización de productos o servicios propios o de terceros después de extinguido el contrato por cualquier causa, es válida hasta el plazo máximo de un año y dentro de un territorio razonable habida cuenta de las circunstancias. .

22 Como soy un mejor API? No olvidar a los que compiten.
Interpretar pero no poner en boca del legislador, lo que no dijo. Evitar analogías, usar cláusulas contractuales concretas. Eventualmente explicitar si es franquicia o licencia. Leer el Código y establecer explícitamente todo lo está nombrado en el nuevo Código. Tener en cuenta lo que no se puede hacer y las obligaciones precontractuales.

23 GRACIAS!!!

24 The Intellectual Property Group Julio F. Lago http://www.pagbamip.com.ar