Octubre 2001Novedad en los Estados Unidos EL REQUISITO DE NOVEDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS Rafael CASTELLANOS LLORENÇ OFICINA PONTI

Novedad en los Estados Unidos2 EL REQUISITO DE NOVEDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS SUMARIO 1.CONCEPTOS GENERALES 2.COMENTARIOS 3.APLICACIÓN DE LA NOVEDAD 4.PROCEDIMIENTO DE INTERFERENCIA 5.ALGUNOS DETALLES PRÁCTICOS

Novedad en los Estados Unidos3 1.CONCEPTOS GENERALES Deben tenerse en cuenta dos criterios básicos para valorar la novedad en los Estados Unidos. El sistema americano se basa en el “first to invent” y no en el “first to file”, es decir, el derecho a la patente se otorga al primero que inventa y no al primero que presenta la solicitud ante la oficina de patentes. El sistema americano establece el período de gracia de 1 año, según el cual el inventor puede divulgar su inven- ción durante el año anterior a la fecha de presentación. A continuación se expondrán las condiciones que exige la ley de patentes enmarcadas en los dos criterios básicos citados.

Novedad en los Estados Unidos4 Condiciones relacionadas con la fecha de la invención: Una solicitud de patente en los EEUU no presenta novedad si el objeto de la invención: 1) Ha sido inventado antes en cualquier país (35 USC 102 (g)). 2) Ha sido patentado o descrito antes de la invención en una publicación impresa en cualquier país (35 USC 102 (a)). 2) Ha sido patentado o descrito antes de la invención en una publicación impresa en cualquier país (35 USC 102 (a)). 3) Ha sido conocido o utilizado antes de la invención por terceros en los EEUU (35 USC 102 (a)). 4) Ha sido descrito por otros en una solicitud de patente en EEUU, en una patente en EEUU o en una solicitud PCT que designe EEUU publicada en inglés, antes de la invención (35 USC 102 (e)).

Novedad en los Estados Unidos5 Condiciones relacionadas con el período de gracia de 1 año: Una solicitud de patente en los EEUU tampoco presenta novedad si el objeto de la invención: 5) Ha sido patentado o descrito en una publicación impresa en cualquier país más de un año antes de la fecha de solicitud en los EEUU (35 USC 102 (b)). 6) Ha sido utilizado o vendido en los EEUU más de un año antes de la fecha de solicitud en los EEUU (35 USC 102 (b)).

Novedad en los Estados Unidos6 Una solicitud de patente en los EEUU tampoco presenta novedad si el objeto de la invención: 7) Ha sido objeto de una solicitud de patente fuera de los EEUU por el propio solicitante más de un año antes de la fecha de solicitud en los EEUU, y si la solicitud de patente fuera de los EEUU se concede antes de la fecha de solicitud en los EEUU (35 USC 102(d)).

Novedad en los Estados Unidos7 2. COMENTARIOS 1) Ha sido inventado antes en cualquier país (35 USC 102 (g)). La fecha de la invención puede ser la más antigua de las siguientes: la fecha de concepción de la invención la fecha de reducción a la práctica de la invención la fecha de presentación de la solicitud de patente (provisional o regular)

Novedad en los Estados Unidos8 Antes del , sólo se consideraba si el objeto de la invención había sido inventado antes en EEUU. Fuera de los EEUU, la fecha de la invención que se tenía en cuenta en los EEUU era la fecha de presentación o de prioridad. Antes del , el mismo criterio se aplicaba en Canadá y en Méjico.

Novedad en los Estados Unidos9 Ahora, un inventor no estadounidense de un estado miembro de la OMC puede hacer valer la fecha de su invención. Si se quiere patentar en EEUU es, pues, importante disponer de pruebas para establecer la fecha de la invención. Para establecer la prioridad de la invención (“first to invent”) existe el procedimiento de interferencia, al que se hará referencia más adelante.

Novedad en los Estados Unidos10 2) Ha sido patentado o descrito antes de la invención en una publicación impresa en cualquier país (35 USC 102 (a)). 3) Ha sido conocido o utilizado antes de la invención por terceros en los EEUU (35 USC 102 (a)). Según estos dos apartados se trata de novedad mixta (“mixed novelty”), ya que se consideran los dos criterios: utilización en EEUU y publicación en cualquier país. Los documentos publicados (apartado 2) constituyen en la práctica la categoría más importante del estado de la técnica.

Novedad en los Estados Unidos11 Cuando se utiliza el término “patentado” en este apartado debe entenderse “publicado en una patente”. La confusión puede ser debida a que antes de la ley actual, la patente se publicaba en el momento de la concesión. La nueva ley prevé la publicación de la solicitud de patente antes de la concesión. Cuando se refiere a una publicación impresa debe entenderse cualquier medio al cual el público tenga acceso, por ejemplo Internet. Se considera que para que exista utilización accesible al público (apartado 3) es suficiente el uso de una sola persona sin restricción.

Novedad en los Estados Unidos12 4) Ha sido descrito por otros en una solicitud de patente en EEUU, en una patente en EEUU o en una solicitud PCT que designe EEUU publicada en inglés, antes de la invención (35 USC 102 (e)). La fecha de referencia es pues la de la solicitud en los EEUU, no la de prioridad. Se trata de un requisito con discutible base legal, ya que discrimina las solicitudes presentadas fuera de los EEUU, por lo que se considera que está en contradicción con acuerdos internacionales sobre patentes suscritos por los EEUU (CUP, ADPIC).

Novedad en los Estados Unidos13 Una solicitud PCT se equipara a una solicitud en los EEUU, pero sólo si se publica en inglés. Una solicitud PCT publicada en ruso o en español no podría utilizarse para cuestionar la prioridad de una invención en los EEUU desde la fecha de presentación, sino desde la fecha de publicación, tal como se desprende del apartado 2).

Novedad en los Estados Unidos14 5) Ha sido patentado o descrito en una publicación impresa en cualquier país más de un año antes de la fecha de solicitud en los EEUU (35 USC 102 (b)). 6) Ha sido utilizado o vendido en los EEUU más de un año antes de la fecha de solicitud en los EEUU (35 USC 102 (b)). Estos apartados son análogos a los apartados 2) y 3) (“mixed novelty”) con la consideración del período de gracia de 1 año antes de la solicitud. La divulgación anterior a la solicitud por el inventor no destruye la novedad en los EEUU, pero destruye la novedad en la mayoría de países, donde se aplica el criterio del “first to file”.

Novedad en los Estados Unidos15 Antes del un inventor no estadounidense no podía reivindicar la fecha de la invención, pero tenía la compensación de que su publicación dentro del año anterior a la solicitud en los EEUU no destruía la novedad. El apartado 6) es análogo al apartado 3), con la consideración del período de gracia de 1 año antes de la solicitud. Sin embargo, en el apartado 3) se utilizan los términos “conocido o utilizado” (“Known or used”), mientras que en el apartado 6) se utilizan los términos “en uso público o en venta” (“in public use or on sale”).

Novedad en los Estados Unidos16 La venta se refiere a una oferta comercial de una realización. La oferta de venta de un concepto inventivo (idea) no debe considerarse. 7) Ha sido objeto de una solicitud de patente fuera de los EEUU por el propio solicitante más de un año antes de la fecha de solicitud en los EEUU, y si la solicitud de patente fuera de los EEUU se concede antes de la fecha de solicitud en los EEUU (35 USC 102(d)). Si la solicitud fuera de los EEUU se presenta dentro del año anterior no se destruye la novedad.

Novedad en los Estados Unidos17 Tampoco se destruye la novedad si la solicitud fuera de los EEUU se presenta más de un año antes de la fecha de solicitud en los EEUU, si la citada solicitud fuera de los EEUU se concede después de la fecha de solicitud en los EEUU. Sin embargo, si un solicitante no estadounidense quiere beneficiarse de la fecha de solicitud fuera de los EEUU debe presentar la solicitud en los EEUU dentro del año a partir de la primera solicitud y reivindicar la prioridad de la primera solicitud, como es habitual.

Novedad en los Estados Unidos18 EXCEPCIONES A LA DIVULGACION El uso para fines experimentales no se considera estado de la técnica. En este contexto, el año de gracia no empieza a contar hasta que se ha terminado la fase experimental. Una divulgación realizada en una oferta de venta de un concepto inventivo (idea) no forma parte del estado de la técnica. El equivalente a los seis meses de los artículos 55 (1) b CPE y 7 (b) LP española es el año de gracia para el inventor.

Novedad en los Estados Unidos19 CONCLUSION Prioridad de la invención. Procedimiento de interferencia. Año de gracia para el inventor. “Mixed novelty”, utilización en EEUU y publicación en todo el mundo. Solicitudes en EEUU y PCT en inglés anteriores.

Novedad en los Estados Unidos20 3. APLICACIÓN DE LA NOVEDAD El requisito de novedad puede presentarse en la práctica bajo diversas formas, esencialmente, diferencias físicas, combinaciones y utilización. Las diferencias físicas pueden ser estructurales o de procedimiento. No debe confundirse con una diferencia en el resultado o con una ventaja. La diferencia puede consistir en la supresión de un elemento estructural. Una gama de valores más estrecha también se considera nueva.

Novedad en los Estados Unidos21 Una nueva etapa en un procedimiento conocido es suficiente para considerar nuevo un procedimiento. También presenta novedad una nueva combinación de elementos conocidos. Un nuevo uso de un producto conocido también presenta novedad. El término producto debe interpretarse en en sentido amplio, es decir: producto, compuesto, composición, máquina, dispositivo, etc.

Novedad en los Estados Unidos22 4. PROCEDIMIENTO DE INTERFERENCIA Es un procedimiento ante la USPTO para determinar la prioridad de una invención respecto a la misma invención de otro inventor. El procedimiento debe iniciarse dentro del año posterior a la concesión de la patente contra la cual se desea presentar el procedimiento de interferencia.

Novedad en los Estados Unidos23 Un inventor puede conseguir una fecha de invención prioritaria si puede demostrar que: a) La reducción a la práctica (“reduction to practice”) de la invención, es decir, la realización y la prueba de la invención (“building and testing”) es anterior, o bien b) La concepción (“conception”) de la invención es anterior y la reducción a la práctica se ha llevado a cabo con diligencia (es decir, debe pasar poco tiempo entre concepción y reducción a la práctica). En caso de contradicción entre los dos criterios a) y b), el segundo b) prevalece (35 USC 102 (g) 2)).

Novedad en los Estados Unidos24 Existen distintos medios para demostrar las dos fechas correspondientes a la concepción de la invención y a la reducción a la práctica. Esencialmente son: a) El cuaderno de laboratorio (“lab notebook”). b) La descripción de la invención (“invention disclosure”). c) Los servicios que ofrece la USPTO: El DDP (“disclosure document program”) y la PPA (“provisional patent application”). A continuación se explican brevemente cada uno de estos medios.

Novedad en los Estados Unidos25 a) CUADERNO DE LABORATORIO Sirve para anotar los datos sobre la invención en las dos fases ya mencionadas de concepción de la invención y de reducción a la práctica de la invención. El cuaderno de laboratorio debe constar de páginas numeradas fijas que deben estar fechadas y deben ser firmadas por el inventor y los testigos. También es necesario tener en cuenta algunas condiciones para asegurar la fecha de las anotaciones, tales como usar tinta indeleble, no dejar espacios en blanco, anotar la fecha de las correcciones, etc.

Novedad en los Estados Unidos26 Las hojas dedicadas a la concepción de la invención deben contener el título de la invención, el objetivo de la invención, una descripción estructural y funcional de la misma, croquis y las derivaciones de la invención (“ramifications”, en inglés, es decir, todas las variantes posibles de la invención concebida). A continuación se reproducen cinco hojas referidas a la concepción de la invención de un modelo de cuaderno de laboratorio publicado en el libro: “The Inventor’s Notebook” by Fred Grissom & David Pressman.

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Novedad en los Estados Unidos30 Las hojas dedicadas a la reducción a la práctica, es decir, la realización y pruebas de la invención (“building and testing”) deben contener el título, con una referencia a la página del cuaderno en la que se describe la concepción de la invención, una descripción técnica, fotos o croquis, derivaciones (ramifications), una descripción de las pruebas realizadas y una descripción de los resultados obtenidos. A continuación se reproducen dos páginas del libro citado. Si es necesaria la intervención de un profesional para realizar y probar la invención, éste debería firmar un acuerdo de colaboración (existe el formulario corres- pondiente).

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Novedad en los Estados Unidos32 En las distintas páginas, un testigo es suficiente, aunque es preferible que sean dos para reforzar la veracidad de la información y para facilitar una eventual declaración de los testigos en el futuro. El testigo debe ser un experto capaz de entender la invención. El testigo debe ser imparcial, por lo que debe evitarse que tenga un vínculo familiar o profesional muy estrecho con el inventor. No puede ser un coinventor.

Novedad en los Estados Unidos33 b) DESCRIPCION DE LA INVENCION Es una solución alternativa al cuaderno de laboratorio, que no comporta las anotaciones diarias del cuaderno. Debe anotarse la misma información detallada indicada para el cuaderno de laboratorio. Las páginas deben estar también fechadas y deben ser firmadas por el inventor y los testigos (preferentemente dos). Son necesarias dos descripciones independientes, una para la concepción de la invención y la otra para la realización y pruebas de la invención (“building and testing”). La descripción puede realizarse en ordenador y firmar las páginas una vez impresas en papel.

Novedad en los Estados Unidos34 c) DDP y PPA Se trata de dos servicios de la USPTO con finalidades parecidas al cuaderno de laboratorio. El DDP (“disclosure document program”) sirve para establecer la fecha de concepción de la invención cuando no se utiliza el cuaderno de laboratorio o la descripción de la invención citados. Se trata de una descripción que debe cumplir algunos requisitos formales y que debe presentarse ante la USPTO acompañda de una tasa reducida (del orden de 10 $). No son precisos los testigos.

Novedad en los Estados Unidos35 La USPTO conserva el DDP durante dos años. La solicitud de patente correspondiente a la invención debe presentarse dentro de los dos años citados. Entonces la USPTO conserva el DDP indefinidamente. Junto con la solicitud de patente debe presentarse una carta que haga referencia al DDP. Debido a que la USPTO destruye el DDP si no se presenta la solicitud de patente, muchos inventores prefieren el cuaderno de laboratorio. La PPA (“provisional patent application”), es decir, la solicitud de patente provisional sirve para establecer la fecha de reducción a la práctica de la invención.

Novedad en los Estados Unidos36 5. ALGUNOS DETALLES PRÁCTICOS 1) Sobre la fecha de la invención Es aconsejable disponer de pruebas para poder demostrar la fecha de concepción de la invención y la fecha de reducción a la práctica de la invención (“conception and reduction to practice”). De los medios descritos anteriormente, el cuaderno de laboratorio parece el mejor para demostrar la autenticidad y las fechas de la invención. Sin embargo, es el sistema más engorroso.

Novedad en los Estados Unidos37 Además, el cuaderno de laboratorio debe llevarse a cabo desde el primer día, por lo que si ya ha tenido lugar la concepción de la invención sin haber empezado todavía el cuaderno, sería aconsejable alguna de las otras soluciones descritas, valorando adecuadamente los pros y contras de cada posible solución.

Novedad en los Estados Unidos38 2) Sobre las solicitudes PCT que designan EEUU Antes del 29 de noviembre de 1999, una solicitud PCT que designaba EEUU, a efectos del estado de la técnica, era equivalente a una solicitud estadounidense a partir de su entrada en la fase nacional en EEUU. Desde la fecha citada, una solicitud PCT que designa EEUU publicada en inglés puede hacer valer su fecha de presentación contra una invención posterior (35 USC 102 (e)). Para una solicitud PCT no publicada en inglés, la fecha de entrada en la fase nacional es la que cuenta a efectos del estado de la técnica.

Novedad en los Estados Unidos39 Por ello, es aconsejable presentar la solicitud PCT en inglés, lo cual implica que se presente el PCT en la Oficina Internacional de la OMPI o en la OEP como oficinas receptoras. Ello es posible si existe una primera solicitud en España. La solución sería, pues, presentar una solicitud PCT en inglés, basada en una prioridad española. De todos modos, ésta no es la única posibilidad existente para adelantar la fecha válida para destruir la novedad de una invención posterior.

Novedad en los Estados Unidos40 Otra posibilidad consiste en presentar directamente una solicitud de patente en EEUU sin pasar por la via PCT. Esta solución sólo es aconsejable cuando interese acelerar el procedimiento en EEUU, ya que tiene el inconveniente de anticipar los costes de presentación. Existe también la posibilidad de presentar una “continuation application” de la solicitud PCT, ya que de este modo la fecha efectiva es la de la solicitud PCT. Una “continuation application” tiene la fecha de presentación de la solicitud original de la que parte.

Novedad en los Estados Unidos41 Finalmente, si se parte de una primera solicitud en España, una publicación avanzada de su contenido (sin necesidad de una traducción) tiene el efecto de destruir la novedad de cualquier invención posterior (35 USC 102 (a)), desde una fecha todavía anterior (puede realizarse inmediatamente después de la presentación de la solicitud en España). Esta última solución parece la más adecuada, teniendo en cuenta las ventajas ya mencionadas en el apartado referido a a la novedad en Europa, a menos que interese destacar la actividad inventiva de una solicitud de patente respecto a la publicación anterior referida a características muy próximas.