Caracterización del Secreto Empresarial.

Presentación del tema: "Caracterización del Secreto Empresarial."— Transcripción de la presentación:

1 Caracterización del Secreto Empresarial.
Especial referencia al Contrato de Licencia de Know-how y al de marca MSc.. Liudmila Morán Martínez

2 Sumario El secreto empresarial: como estrategia a seguir en la protección de las soluciones técnicas Concepto y Características del secreto empresarial Protección secreto empresarial Contrato Licencia de Know-how. Análisis de casos.

3 Conveniencia Protección
Patente Secreto Publicar para eliminar posibilidad del registro a favor tercero. Elementos a considerar antes de la decisión: Requisitos de patentabilidad Conocimiento de los mercados respecto al tipo de solución técnica. Dinámica del cambio tecnológico y comportamiento de las empresas que operan en el sector Costos de protección Plazo de introducción al mercado Cobertura geográfica deseable.

4 Diferentes denominaciones
secretos industriales secretos comerciales secret de fabrique trade secret Know-how Información no divulgada (Art 39 ADPIC)

5 Información no divulgada (ADPIC articulo 39-2)
Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legitimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información: Sea secreto en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni facilmente accesible para personas introducidas en los circulos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y Tenga un valor comercial por ser secreta; y Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

6 Comentarios por el Profesor José A
Comentarios por el Profesor José A. Gómez Segade, Catedrático de Derecho Mercantil. En un trabajo concluido hace diez años, considerábamos al know-how como sinónimo de secreto industrial y lo definíamos como: “ todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa desea mantener ocultos”. Coincidimos con esta definición que sigue siendo esencialmente valida, solo consideramos necesario rectificar nuestra radical identificación entre Know-how y secreto industrial. Hay que reconocer que en ocasiones el término know-how también puede referirse a conocimiento sobre ideas o procedimientos comerciales. Pudiéndose afirmar que el know-how es sinónimo de secreto empresarial, categoría comprensiva tanto de los secretos industriales como de los secretos comerciales.

7 Secretos Empresariales
un conjunto de conocimientos, experiencias, que no han sido divulgados y que son necesarios, para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización empresarial. Estos conocimientos le reportan a su poseedor una ventaja competitiva. Características Tomar medidas para su protección Carácter secreto Valor comercial Utilidad

8 Secretos Empresariales
Planos, proyectos, mapas Lista de clientes Procedimientos Fórmulas de fabricación Estrategias comerciales Manuales de operaciones Resultados Proyectos de I+D otros

9 ATENCION¡¡¡¡¡ El poseedor del secreto empresarial NO dispone de un derecho en exclusiva, NI de un monopolio legal, pero SI detenta un monopolio de facto en tanto la información de que dispone conserve sus elementos esenciales. Es un derecho frágil, porque desaparece por cualquier acto de divulgación legitima e ilegitima.

10 Empresa Warner-Lambert Company contra Tecnofarma S.A.
por violación de secretos. Antecedentes. - Con fecha 27/Julio/2000, Warnert-Lambert denuncio a Tecnofarma por violación de secretos, manifestando la denunciante que: Tecnofarma S.A. se había aprovechado de un secreto industrial de su propiedad. Este secreto se sustentaba en el desarrollo del principio activo “ atorvastatina” para la fabricación del producto farmacéutico bajo la marca “ Lipitor” que comercializa Warner-Lambert. - Warner_lambert manifestó que Tecnofarma había solicitado ante la Dirección General de Medicamentos, el Registro Sanitario de un producto farmacéutico “ atorvastatina” y que este habia sido elaborado sobre la base de la información que había desarrollado Warnert-Lambert.

11 Se le pidió a Warnert-Lambert que presentara los documentos que acreditaran Que la información que supuestamente estaría siendo utilizada por la denunciada constituirá un know-how, en que consistiría el mismo, Que este tuviera carácter reservado y las medidas adoptadas por esta empresa Para garantizar la reserva de esta información. - Warner-Lambert indico que debía entenderse que no existía la necesidad de demostrar lo antes expuesto. Tecnofarma S.A. demostró que la información técnica que había presentado, no había sido obtenida contraria a la ley, y además agrego que había utilizado la información Contenida en la farmacopea oficial y que ello no constituía ninguna violación de secretos propiedad de la denunciante.

12 La Comisión decidió que:
- No ha quedado acreditado que Tecnofarma al momento de solicitar el registro sanitario del producto farmacéutico no hubiera utilizado información de carácter confidencial propiedad de Warnert-Lambert. - Que en el mercado existe información correspondiente al principio activo “ atorvastatina” que esta contenida en documentos que están al alcance del publico en general . Adicionalmente existe diversa información en Internet sobre el principio activo “ atorvastatina” y específicamente sobre l producto marca “ Lipitor” que describen tal producto, su formula química, su farmacología, clínica, etc, razón por la cual no pueden considerase tales conocimientos de carácter confidencial, al estar al alcance del publico en general.

13 Protección Secreto Empresarial.
Ámbito privado: se evidencia en las medidas tomadas por el titular de la información secreta con el objetivo de protegerla. Ámbito legal: implica la protección en las leyes de competencia desleal, leyes civiles, normas penales, vía laboral, vía contractual.

14 Medidas para la protección secreto empresarial
La información debe quedar fijada en un soporte permanente (ej. Impresos) Guardarse en lugar seguro Establecer áreas de consulta de esta información para su mejor control Restringir y controlar visitas a las plantas de individuos ajenos al personal Revisar las publicaciones Los empleados deben conocer el valor de esta información Disposiciones de confidencialidad en los contratos de empleo Acuerdos de confidencialidad con otras empresas con las que se hayan de realizar negocios o cualquier tipo de trabajo conjunto

15 Diferencias entre: En una Licencia
Asistencia técnica Know-How Paquete de información técnica Es la experiencia profesional en el uso de una información técnica que puede ser secreta o no. Se expresa en un servicio Es la información en sí En una Licencia Se paga por el servicio para poder usar la información Se paga por el derecho al uso de la información

16 NO EXISTE UNA REGULACION ESPECIFICA QUE AMPARE ESTA FIGURA.
Protección Legal en Cuba Decreto-Ley 187/98 “Bases generales del Perfeccionamiento Empresarial” ( Acápite Mercadotecnia) Decreto-Ley No.176 “Sistema de Justicia Laboral”, 1997 Art 11 ampara a la administración para tomar medidas disciplinarias ante la violación de secretos técnicos o comerciales por parte de los trabajadores. NO EXISTE UNA REGULACION ESPECIFICA QUE AMPARE ESTA FIGURA.

17 IMPORTANTE¡¡¡¡¡ La protección a través del Secreto Empresarial puede ser Una vía ALTERNATIVA, a la hora decidir si proteger por patente o por secreto o en los casos en que la materia no es patentable y COMPLEMENTARIO, cuando decido proteger como patente, pero una parte de la información se guarda como secreto.

18 El know how es un auténtico bien inmaterial porque posee valor patrimonial y entidad para ser objeto de un negocio jurídico. Contrato de Licencia de know how Es un acuerdo en virtud del cual una de las partes (el licenciante) autoriza a otra (licenciatario) para que utilice , según lo convenido, un conjunto de informaciones y/o conocimientos técnicos valiosos, útiles, novedosos y guardados en régimen de confidencialidad que le permiten la obtención de ventajas competitivas. Puede ser gratuito u oneroso.

19 Cláusulas de Secreto o de confidencialidad
Cláusulas Obligatorias en un contrato de licencia de know how: Cláusulas de Secreto o de confidencialidad Son las que garantizan al poseedor o el que controla el know how (licenciante) que esa información que se transfiere conserve su valor y continúe representando una ventaja competitiva. Obliga al licenciantario a mantener el secreto sobre la información transferida y es el requisito esencial para que el licenciante acceda a comunicar el know how y le permite ejercitar una acción legal contra el autor de la divulgación no autorizada)

20 Momentos de la Confidencialidad.
Anterior a la negociación y sin vínculos presente con ella: Acuerdos de confidencialidad del empresario con sus empleados (medida de la que no debe prescindir el empresario al suscribir los contratos de trabajo) Confidencialidad preliminar :Acuerdo suscrito por los socios o las partes potenciales en una negociación a fin de evaluar la tecnología susceptible de ser transferida. Cláusula de confidencialidad relativas al objeto de contrato: Dentro del contrato, cláusula o grupo de ellas que obligan al licenciatario a mantener el secreto de la información que se Transfiere y de impedir, por cualquier vía, su divulgación a terceros Ej. Si se otorgó la facultad de sublicenciar, en el contrato principal ya el licenciante obliga al licenciatario a pactar estas obligaciones en la sublicencia.

21 Confidencialidad post vigencia del contrato:
El licenciante no puede obligar al licenciatario a que “olvide” lo que ya tuvo Conocimiento, pero sí establecer plazos de vigencia de esas Obligaciones más allá del termino de vigencia del contrato (incluso indefinidamente hasta tanto la información no pase a Dominio público)

22 Estrategias de protección vs Estrategias de comercialización

23 Diseño adecuado de los signos distintivos
Registro ante la OCPI previo al lanzamiento del producto o la confección, diseño e impresión de etiquetado, propagandas exposición en ferias comerciales, o a la comercialización de los productos o prestación de servicios. SE ACONSEJA registrar sus signos en las clases en que les corresponda, consultando, en caso necesario a los especialistas de la OCPI, para que estas amparen todos los bienes y servicios prestados por su empresa o en perspectivas,  evitando que terceros obtengan el registro en alguna clase protegiendo productos o servicios similares que pudieran competir con los suyos o propiciar un descrédito a sus marcas. “

24 Evitar el uso de marca con variaciones respecto a la registrada
Alteraciones cromáticas VARIACIONES DE CONTRASTE CON EL FONDO Extraído del Manual de Marcas, elaborado por: Hosanna Rodríguez, Dpto Marcas, 2005,OCPI

25 CONCEPTO DE CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA
El acuerdo de voluntades a través del cual, el titular de una marca, conviene en otorgar una autorización a un tercero denominado licenciatario, para que este la utilice en el comercio por un período de tiempo determinado y a cambio de la contraprestación pactada

26 Contrato de Licencia de Marca
EVOLUCIÓN HISTÓRICA GÉNESIS Contrato de Licencia de Marca Funciones de la Marca Derecho Europeo (Reino Unido, Bélgica y Suiza) Derecho Norteamericano (1930)

27 CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA
Es un contrato típico y nominado Es un contrato principal Posee carácter mercantil Pueden ser gratuitos u onerosos Es un contrato de colaboración entre las partes Es un contrato intuito personae

28 CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA
CLÁUSULAS FORMALES CLÁUSULAS SUSTANTIVAS Denominación del Acuerdo. Partes en el acuerdo. Preámbulo Definiciones Objeto Notificaciones. Apéndices y anexos. Fecha de entrada en vigor Solución de controversias Fuerza mayor Derechos Conferidos Generales de la Marca Uso de la Marca Mantenimiento o estado legal de los derechos Contraprestación Control de la calidad Promoción y publicidad Infracción de derechos

29 CONSERVAR LA IDENTIDAD MARCARIA
USO DE LA MARCA El licenciatario podrá usar la marca licenciada en relación con los productos y servicios para los cuales se le confiere la autorización. Este uso estará en correspondencia con la grafía, color, diseño, forma y colocación según conste en el Certificado de Registro de la Marca, así como con las estipulaciones del licenciante. CONSERVAR LA IDENTIDAD MARCARIA

30 CLÁUSULA RELATIVA AL CONTROL DE LA CALIDAD
Estándares de producción Toma de muestras Etiquetado Inspección de los locales Promoción y material publicitario

31 Discusiones suscitadas en torno a esta cláusula
DETRACTORES La eliminación del requisito del control generará la disminución del costo de los bienes licenciados La reducción de los costos administrativos por parte del licenciante en imponer tales disposiciones Las condiciones prevalecientes en el mercado dictan los parámetros apropiados de valor, basados en la calidad y el precio No existe tal confusión o engaño al consumidor por vender bienes con inferior calidad

32 Discusiones suscitadas en torno a esta cláusula
DEFENSORES Confianza de los consumidores en la marca como símbolo constante de calidad Constituye una medida que asegura la subsistencia de la función indicadora de la calidad Mecanismo idóneo para continuar condensando el “goodwill” o la reputación alcanzada por la marca Tributa a la lealtad y preferencia del público consumidor Ley de Marcas de EE. UU. Caso BARCAMERICA INTERNATIONAL vs. TYFIELD IMPORTERS INC.

33 Antecedentes legislativos:
EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA EN CUBA Antecedentes legislativos: Real Decreto de 21 de Agosto de 1884 Decreto-Ley 805 de 4 Abril de 1936 Ley 914 “Ley de Propiedad Industrial. Modificaciones” Decreto-Ley 68, “De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen” Prácticas restrictivas a la competencia

34 LEGISLACIÓN VIGENTE El Decreto-Ley 203 “De marcas y otros signos distintivos”, regula mediante 6 artículos la figura jurídica de la licencia de marca. El Reglamento del Decreto-Ley 203, regula las formalidades para la anotación de las licencias de marcas mediante 4 artículos. Artículo 83. Licencias No exclusivas y parciales. Artículo 85. No serán anotadas aquellas licencias que puedan tener efectos perjudiciales para la economía nacional Artículo 86. El licenciante podrá entablar las acciones dimanantes de su derecho exclusiva frente al licenciatario cuando incumpla ciertas cláusulas del contrato de licencia.

35 IMPLICACIONES DE LA ANOTACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA
(Artículo 84) Actos en los que puede ser utilizado para hacer valer el derecho de oposición frente a terceros: Demostrar el uso de una marca en un proceso de cancelación En casos de infracción del derecho de la marca, para demostrar la legitimación del licenciatario En casos para demostrar secondary meaning o distintividad sobrevenida, según lo establece el Artículo 16.2 del Decreto-Ley A los efectos de probar la notoriedad de una marca

36 IMPLICACIONES DE LA ANOTACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA
Actos en los que puede ser utilizado para hacer valer el derecho de oposición frente a terceros (final): En la indemnización de los daños y perjuicios exigibles por el titular de la marca para calcular el lucro cesante y saber en este sentido las ganancias dejadas de percibir por el mismo, una de las fórmulas que se utilizan es calcular la cuantía establecida en los contratos de licencias. Por ello es necesario que estén anotados estos contratos, para que el licenciante demuestre que las tasas que servirán de base al cálculo del monto a reclamar son fidedignas

37 LEGISLACIÓN VIGENTE Resolución Conjunta No.1/98 CITMA/MINCEX: Establece los lineamientos e Indicaciones generales a cumplimentar por las entidades constituidas con capital cubano en materia de marcas comerciales. Resolución 13/99 CITMA: Establece los requisitos básicos para la Fundamentación, evaluación y dictamen de la transferencia de tecnología asociada a los proyectos de inversión nominales propuestos en los estudios de factibilidad Resolución 21/2001 MINVEC:Establece la Metodología para la elaboración del estudio de factibilidad económica que debe presentarse en una solicitud de inversión extranjera. Resolución 14/2001 MINVEC:Establecer el procedimiento para desarrollar el proceso de negociación, presentación de solicitudes y evaluación de las propuestas de inversión extranjera

38 Total De Licencias De Marcas Anotadas En Cuba (1989-1995)

39 Total De Licencias De Marcas Anotadas En Cuba (1996-2004)

40 PRINCIPALES DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE MARCA ANOTADOS EN CUBA
Los contratos pasan por varias denominaciones ( Convenios para otorgar Licencia de Uso, Contrato de Licencia de Uso, Protocolo de Acuerdos, otros) Las partes son identificadas de diferentes formas: titular y concesionaria, cedente y cesionario, propietario y usuario) No se especifica en qué forma se realizará el uso de la marca. Con relación a la cláusula relativa al control de calidad, podemos resumir que resultan insuficientes las medidas que la misma requiere con respecto a la calidad de los productos o servicios que identificará la marca licenciada En algunos casos no se establecen todas aquellas cláusulas relacionadas con la contraprestación a efectuar por el licenciatario.

41 FIN