Www.ip4inno.eu ip4inno Módulo 4A, nueva versión COMERCIALIZACIÓN DE LA P.I. Comercialización y Explotación Económica de Activos de P.I. – Visión general.

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1 www.ip4inno.eu ip4inno Módulo 4A, nueva versión COMERCIALIZACIÓN DE LA P.I. Comercialización y Explotación Económica de Activos de P.I. – Visión general Eli Guastalla - Meta Group Srl Viena 03/11/2010

2 www.ip4inno.eu Aviso El presente material de formación hace referencia a la propiedad intelectual y a estrategias empresariales sólo en términos generales. No debe recurrirse a este material de formación a la hora de adoptar decisiones comerciales o jurídicas concretas. Habrá de buscarse asesoría profesional que se adapte a las circunstancias específicas de cada caso.

3 www.ip4inno.eu ip4inno es proporcionado por: Comisión Europea, DG Empresa & Industria Oficina Europea de Patentes 19 socios del consorcio del primer proyecto ip4inno El presente módulo ha sido actualizado por: Meta Group Srl www.meta-group.comwww.meta-group.com con financiación de la CE y la OEP

4 www.ip4inno.eu Al terminar esta sesión esperamos que tenga un conocimiento más profundo de la P.I. 1. Entender la P. I. - fundamentos 2. Visión estratégica de la P.I. 3. Activos de P.I. en transacciones de tecnología 4. Valorización y Valor de la P.I. 5. Definición de valor y métodos de cálculo aplicados 6. Sobre licencias y asuntos contractuales 7.¿Quién puede hacerlo?

5 www.ip4inno.eu Entender la P. I. Fundamentos

6 www.ip4inno.eu Propiedad intelectual registrada Patentes Duración: hasta 20 años exep- pharma Marcas registradas Duración:10 años Duración: hasta 10 años Diseños Duración: hasta 5 x 5 años Derechos de PI de los que se emite un título Modelos de utilidad Duración: hasta

7 www.ip4inno.eu P. I. no registrada No requiere un procedimiento de solicitud formal. Aparece automáticamente cuando se crean ciertos tipos de propiedad intelectual, de, entre los cuales, los más frecuentes son: Derecho de autor Derecho sobre las BASES DE DATOS Información confidencial y secretos comerciales Secretos industriales Derecho de diseño no registrado Marcas no registradas 7

8 www.ip4inno.eu ip4inno8 Ejemplos de PI no registrada PI no registrada = Derecho de autor El derecho tendrá vigencia hasta 70 años tras la muerte del creador Las marcas y los diseños pueden ser también no registrados Literatura Obras musicales Pinturas Dibujos Películas Obras de construcción y representaciones científicas y técnicas

9 www.ip4inno.eu Un producto – numerosos derechos de PI image © NOKIA®

10 www.ip4inno.eu Un producto – numerosos derechos de PI image © NOKIA® Diseño registrado para la forma del teléfono Marca registrada - "NOKIA" y tono de encendido Derechos de autor - software, tonos de llamada & imágenes Patentes – para la tecnología de producción y funcionamiento. Algunas agrupadas o con licencias cruzadas. Otras exclusivas Licencias – adquieren licencias para distintas características Secretos industriales - know-how técnico que se mantiene “en casa” y no se publica

11 www.ip4inno.eu 1. Entender la P. I. - fundamentos 2. Visión estratégica de la P.I. 3. Activos de P.I. en transacciones de tecnología 4. Valorización y Valor de la P.I. 5. Definición de valor y métodos de cálculo aplicados 6. Sobre licencias y asuntos contractuales 7.¿Quién puede hacerlo?

12 www.ip4inno.eu Generación de Valor Visión Estrategia Gestión de la P.I. Extracción del Valor Visión estratégica de la P.I.

13 www.ip4inno.eu I + D interna Adquisición de P.I. Ideas nuevas e Invenciones Estrategia de Patentes Nuevos activos Estrategia de la Empresa Nuevos activos Necesidad de Innovar Análisis de Mercado Operaciones (Ind. y Com.) € Innovación estratégica

14 www.ip4inno.eu Papel estratégico y alcance de la protección de Activos Intangibles ENFOQUE ESTÁTICO DE LA P.I. A menudo, aunque no siempre, el Sistema de P.I. se utiliza para oponerse a los piratas ENFOQUE DINÁMICO - Un uso más creativo: convierta la P.I. en una herramienta empresarial en beneficio de todas las partes MAPEO: extensión territorial del uso, presente y futuro, directo e indirecto, que se hace de la P.I. (licencias y/o venta)

15 www.ip4inno.eu.La P.I. puede desarrollarse para generar beneficios de flujo de caja (cash flow), apoyar la imagen de la empresa, preparar nuevos proyectos (en solitario o junto con socios), aproximarse a nuevos mercados, nuevos territorios, nuevas líneas de productos. Una institución de I + D típica tiene como misión el desarrollo y la venta/el otorgamiento de licencias de su cartera de P.I. La destreza de la división de I + D y la capacidad de vender sus resultados serán las determinantes de su éxito. PI – una herramienta empresarial eficaz -1

16 www.ip4inno.eu La Empresa Los accionistas Desarrollo del negocio Inversiones en I + D y formación interna Empresas nuevas El personal Incremento de los activos intangibles € Conocimiento del mercado y los competidores Beneficiarios/Beneficios…

17 www.ip4inno.eu PI – una herramienta empresarial eficaz - 2 En caso de que la P.I. no cuadre con la estrategia de la empresa, puede ser objeto de licencia: en términos semi o no exclusivos : con objeto de generar € en diferentes mercados licencia de co-distribución o no exclusiva si las ventas son bajas en territorios en los que (aún) no se trabaja con objeto de hacer una prospección de mercado en un mercado en el que desea abrirse paso progresivamente en caso de que exista un excedente de producción

18 www.ip4inno.eu No sólo las patentes técnicas/industriales pueden ser objeto de licencia, sino también otro tipo de P.I., como las marcas registradas o el Know How técnico, con el fin de generar ingresos en otros sectores del mercado y apoyar la marca registrada sin necesidad de que exista una presencia directa. PI – una herramienta empresarial eficaz - 3

19 www.ip4inno.eu Aún hay más … A menudo la PI proporciona un precio más alto en el mercado Atrae a los inversores Equilibra la relación empresarial con grandes Compañías Puede constituir una herramienta para asegurar la financiación Contribuye a mejorar la imagen de mercado Es negociable y en algunos casos “fabricante de dinero líquido” Facilita determinados modelos de negocio (encontrar franquiciados)

20 www.ip4inno.eu. 1. Entender la P. I. - fundamentos 2. Visión estratégica de la P.I. 3. Activos de P.I. en transacciones de tecnología 4. Valorización y Valor de la P.I. 5. Definición de valor y métodos de cálculo aplicados 6. Sobre licencias y asuntos contractuales 7.¿Quién puede hacerlo?

21 www.ip4inno.eu La P.I. añade valor de muchas formas Exclusivity Value Price Premium Reduced Manufacturing Cost Increased Market Share Enhanced Customer Satisfaction Blocking Value Option Value Technology and protection may provide avenue for future investments Defensive Value/Freedom to Operate Creates IP portfolio to discourage lawsuits Provides ability to compete Trading Value Value in trade for cross- licensing, licensing-out, or sales Valor de exclusividad Precio más alto Coste de Fabricación Reducido Mayor Cuota de Mercado Mayor Satisfacción del Cliente Valor de Bloqueo Valor Opcional Tecnologyía y protección pueden abonar el terreno para futuras inversiones Valor Defensivo /Libertad para operar Crea una cartera de PI para evitar los pleitos Brinda el poder de competir Valor comercial Licencias cruzadas, otorgamiento de licencias o ventas

22 www.ip4inno.eu Por qué y para quién es importante tener una visión estratégica de la P.I. De las diapositivas anteriores se deriva que: La P.I. afecta a TODOS los departamentos de la empresa Una empresa en la que la P.I. desempeña un papel decisivo requiere una atención y una concienciación especiales de todos sus miembros Una política de P.I. eficaz, sostenible y efectiva beneficia a todos los sectores sociales y empresariales implicados.

23 www.ip4inno.eu ACTIVOS INTELECTUALES CORPORATIVOS -1 RECURSOS HUMANOS Conocimiento Educación Experiencia Curriculum Capacidad de Innovación INTANGIBLES Invenciones Metodologías P.I. P.I.

24 www.ip4inno.eu CONOCIMIENTO : Familiaridad Concienciación EXPERIENCIA : Conocimiento práctico CAPACIDAD DE INNOVACIÓN : Talento para inventar DESTREZA : Desarrollo de aptitudes EDUCACIÓN : Aprendizaje, Erudición RECURSOS HUMANOS - 2

25 www.ip4inno.eu ACTIVOS INTELECTUALES CORPORATIVOS - 3 Activos intangibles…”blandos” 34 Diseño Metodologías Procesos y Documentos Secretos industriales Patentes Derecho de Autor Know How Marcas P.I. Registrada y No registrada I.G.( Indicación geográf. )

26 www.ip4inno.eu DINERO OPERACIONE S INTANGIBLES CORPORATIVO S GENERE ACTIVOS TANGIBLES activos económicos y financieros INTANGIBLES P.I.

27 www.ip4inno.eu 1. Entender la P. I. - fundamentos 2. Visión estratégica de la P.I. 3. Activos de P.I. en transacciones de tecnología 4. Valorización y Valor de la P.I. 5. Definición de valor y métodos de cálculo aplicados 6. Sobre licencias y asuntos contractuales 7.¿Quién puede hacerlo?

28 www.ip4inno.eu Valorización y Valoración de la P.I. Presentar una solicitud y tener títulos de PI concedidos no es un objetivo, sólo una herramienta Valorización de la PI para sacar lo mejor de las mercancías durante su vida y posiblemente prolongarla Persiga el efecto “empuje” en todas las actividades de la empresa Negocie acuerdos y persiga iniciativas nuevas Intente maximizar el valor de la empresa por razones de mercado y en beneficio de los accionistas

29 www.ip4inno.eu Valor Valor = desde el punto de vista monetario Cantidad numérica asignada o determinada mediante cálculo o medida Valor = contrapartida justa o equivalente en bienes, servicios o dinero en concepto de algo que se ha intercambiado

30 www.ip4inno.eu ¿Qué y por qué evaluamos ? Por qué : porque la P.I. es un elemento importante de competitividad de mercado y de superioridad Patentes y modelos de utilidad Marcas y diseño Derecho de autor Know How y otra P.I. no registrada Qué:

31 www.ip4inno.eu más.... Valoración de la P.I. Cuándo valorar los Activos Intangibles Venta o concesión de licencias de patentes (y Know-How conexo) Préstamo bancario o financiación avalada por activos intangibles Fusiones y adquisiciones Creación de empresas conjuntas (Joint Ventures) y valoración de la empresa Aumento del capital en acciones Recompensa de los investigadores Gestión de la cartera de PI Bancarrota y casos para los tribunales (pago a acreedores)

32 www.ip4inno.eu 4.1. Algunas consideraciones referentes a los productos y la P.I. Cuando deseemos innovar (o ganar dinero) empleando a veces el atajo de compraventa de tecnologías u otra PI, hemos de considerar varias cosas: 1.La tecnología4.El mercado 2.Las patentes 5.El tipo de empresas implicadas 3.Los productos 6.Riesgos y beneficios generales 7.Capacidad del comprador/vendedor para apoyar el proceso

33 www.ip4inno.eu 4.1.1 Características de la tecnología ¿Hasta qué grado está desarrollada la tecnología ? ¿Están adaptados la infraestructura y el equipo del comprador a las necesidades técnicas? ¿Estamos tratando con un avance tecnológico? ¿Se requiere Know-How? ¿Está el personal preparado para aceptar tecnología NIA?

34 www.ip4inno.eu 4.1.2 Tipo de Tecnología y Know how (cont.) ¿Es la patente innovadora o es simplemente una mejora? ¿Producto o procedimiento? ¿Qué Know-How se necesita para poner en práctica la patente? ¿Hasta qué punto es innovador el Know-How? ¿Costes de I+D pasados y futuros? ¿Beneficios del nuevo producto /tecn. Vs. competidores? ¿Costes de producción? ¿Mercado al que va destinada?

35 www.ip4inno.eu 4.1.3 La Patente ¿Hay otra P.I. implicada? (importante sobre todo para las transacciones internacionales – concepto “libertad de operar”) Fecha de caducidad de la P.I. ¿Ya se han concedido títulos de P.I.? ¿En qué países? ¿Son las P.I.’s independientes?

36 www.ip4inno.eu 4.1.4 Producto ¿Se ajusta a nuestra oferta? ¿Puede apoyarlo nuestro personal? ¿Nos brinda una reputación? ¿Hasta qué punto afectan los nuevos productos a nuestra empresa?

37 www.ip4inno.eu 4.1.5 Mercado ¿Está la empresa familiarizada con el nuevo mercado? ¿Conoce la empresa el mercado (competidores, reglas, etc.)? ¿Tiene que crear la empresa una imagen/marca nueva? ¿Es capaz la empresa/el personal de enfrentar eficazmente la nueva situación?

38 www.ip4inno.eu 4.1.6 Tipos de empresas implicadas Intercambiar o adquirir una licencia conlleva una larga cooperación entre licenciante y licenciatario durante el período de “transición” ¿Son capaces las empresas de comunicarse y de cooperar adecuadamente?

39 www.ip4inno.eu 4.1.7 &4.1.8 Riesgos y beneficios Todo lo que hemos visto debería llevarnos a realizar un análisis en profundidad con objeto de decidir si dicha nueva empresa se adecúa a las circunstancias del potencial licenciatario (Análisis DAFO: puntos Fuertes, puntos Débiles, Oportunidades y Amenazas / SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats )

40 www.ip4inno.eu ip4inno40 Puntos fuertes Puntos débiles Amenazas Oportunidades Análisis interno Análisis externo Factores clave del éxito Recursos y capacidades ¿Son idóneos? Acciones futuras DAFO (1)

41 www.ip4inno.eu ip4inno 41 Acciones futuras Oportunidades OBTENER VENTAJAS Puntos fuertes MEJORAR Amenazas EVITAR Puntos débiles CORREGIR DAFO (2)

42 www.ip4inno.eu 1. Entender la P. I. - fundamentos 2. Visión estratégica de la P.I. 3. Activos de P.I. en transacciones de tecnología 4. Valorización y Valor de la P.I. 5. Definición de valor y métodos de cálculo aplicados 6. Sobre licencias y asuntos contractuales 7.¿Quién puede hacerlo?

43 www.ip4inno.eu ¿Qué es el Valor Justo? El precio del cambio de manos de la propiedad entre un vendedor y un comprador, sin que ninguno de los dos tenga la obligación de vender o comprar y teniendo ambos un conocimiento razonable de los hechos relevantes Comprador por deseo propio (Licenciatario) Vendedor por deseo propio (Licenciante) €€€€ Propiedad

44 www.ip4inno.eu Visión general de los distintos métodos Basado en los costes Basado en el mercado Basado en los ingresos

45 www.ip4inno.eu Métodos de Valoración de la P.I. Métodos basados en los costes (1) −Costes históricos −Costes de replicación/sustitución Métodos basados en el mercado : (2) Comparación con los precios alcanzados en transacciones similares de PI Métodos basados en los ingresos (3) −Flujo de Caja Descontado −Método del Ahorro de Royalties

46 www.ip4inno.eu a) Definición La fijación del precio de un activo se basa en el coste de su desarrollo por el primer titular Las consideraciones de costes normalmente incluyen: –I+D: salarios, materiales y equipos –Protección de PI –Ensayos, pruebas y prototipos –Marketing y publicidad –Coste del capital y gastos generales 1.1 Métodos basados en los costes

47 www.ip4inno.eu b) Capitalización de los Costes Históricos Cuánto se ha gastado en desarrollar la tecnología Problemas: –Los costes de I+D son difíciles de contabilizar (¿Qué costes de personal? ¿En qué período de tiempo? ¿Se incluyen los intentos fallidos?) –Cómo tomar en cuenta la inflación –Coste ≠ valor de la patente 1.2 Métodos basados en los costes

48 www.ip4inno.eu Option value of licensing License expenditure c) Costes de Replicación / Sustitución Valor de los costes totales de la sustitución o recreación de posibles tecnologías similares Valor pagado ≤ coste de desarrollarlo de nuevo Para el comprador: –ahorra el esfuerzo de desarrollo –minimiza riesgos –ahorra los costes relacionados con una entrada tardía al mercado 1.3 Métodos basados en los costes

49 www.ip4inno.eu c) Costes de Replicación / Sustitución Consideraciones prácticas para el comprador  ¿Puede desarrollar de nuevo un activo único y protegido?  ¿Se han modificado los costes de desarrollo?  Una licencia ¿garantiza libertad de operar?  ¿Cuál es el coste de una entrada tardía al mercado?  ¿Puede el licenciatario evitar TODOS los costes de la P.I. ? 1.4 Métodos basados en los costes

50 www.ip4inno.eu ¿Cuándo resulta apropiado utilizar el enfoque de costes? Cuando el activo se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo Cuando la P.I. es fácil de “diseñar de modo alternativo” Al realizar la contabilidad 1.5 Métodos basados en los costes

51 www.ip4inno.eu CAPITALIZACIÓN 0 -2 -3 Eje de tiempo (años) Patrón de cálculo de descuento financiero Cont… Enfoque basado en el coste (Histórico)

52 www.ip4inno.eu a) Definición El valor se basa en las transacciones de otros compradores y vendedores en el mercado El licenciatario/comprador no quiere pagar más de lo que han pagado otros por derechos de P.I. similares Valor justo de una patente = precio abonado en transacciones comparables en términos de mercado 2.1 Métodos basados en el mercado

53 www.ip4inno.eu b) Cuándo utilizar el Enfoque de Mercado Cuando pueda encontrar suficiente información sobre la transacción Transacciones similares : tipo de derecho de P.I., sector industrial, tamaño del mercado Vida residual de la patente, importe del royalty Términos comparativos : tecnología: características técnicas, fase de desarrollo cláusulas específicas, términos financieros marco: condiciones económicas, posturas de las partes 2.2 Métodos basados en el mercado

54 www.ip4inno.eu c) Dónde encontrar datos sobre la transacción Páginas web y presentaciones de la empresa Informes annuales de la empresa Bases de datos en línea www.Royaltysource.com, www.Windhover.com Emisión de acciones: SEC (EEUU), FSA (GB) Especialistas en licencias Licensing Executives Society (LES) www.lesi.org Revista sobre importes de los royalties: Licensing Economics Review Expedientes de los tribunales 2.3 Métodos basados en el mercado

55 www.ip4inno.eu Valor justo de la Patente = Valor actual del flujo de ingresos previsto (flujo de caja) Tres parámetros clave: 1.Cantidad del flujo de entrada 2.Duración del flujo de entrada 3.Riesgo asociado a la realización del ingreso Capacidad de la tecnología para generar futuros ingresos = Valor del derecho de PI 3.1 Métodos basados en los ingresos a) Definición

56 www.ip4inno.eu b) Flujo de Caja Descontado 3.2 Métodos basados en los ingresos Tiempo Descuento con una Tasa de Riesgo ajustada t0t0

57 www.ip4inno.eu d) Valor de la opción de P.I. Las inversiones en patentes y tecnología a menudo añaden valor brindando la opción de invertir fondos adicionales posteriormente si se da una oportunidad atractiva El valor de la opción que se crea a través de las inversiones en patentes y tecnología puede estimarse utilizando modelos de análisis del árbol de decisión y de fijación del precio de la opción 3.3 Métodos basados en los ingresos

58 www.ip4inno.eu e) Valor de la opción de PI: Análisis del Árbol de Decisión € 1500 € 1000 € 750 € 500 25% 1 oportunidad de 4 de obtener una ganancia de capital La decisión intuitiva es no invertir  ¿Decisión racional? 3.4 Métodos basados en los ingresos Rentabilidad Probabilidad

59 www.ip4inno.eu Rentabilidad € 1500 € 1000 € 750 € 500 Probabilidad 25% Rentab. prevista € 375 € 250 € 188 € 125 € 938 Valor previsto = Rentabilidad prevista - inversión € 938 - €1000 = -62 La decisión racional es no invertir 3.5 Métodos basados en los ingresos e) Valor de la opción de PI: Análisis del Árbol de Decisión

60 www.ip4inno.eu Rentab. € 1500 € 1000 € 750 € 500 Probabilidad 35% 25% 15% Rentab. prevista € 525 € 250 € 188 € 75 € 1038 Valor previsto = Rentabilidad prevista – Inversión € 1038 - €1000 = 38 La decisión racional es invertir 3.6 Métodos basados en los ingresos e) Valor de la opción de PI: Análisis del Árbol de Decisión

61 www.ip4inno.eu La elección debería estar influenciada por: –El tipo de industria –El grado de madurez de la tecnología –El grado de riesgo –El derecho de P.I. (DPI) –La información disponible / el precio de los activos comparables Combine varios métodos para hacerse una idea del valor de cada activo de P.I. La valoración debe hacerse regularmente 1) Cómo elegir el Método de Valoración

62 www.ip4inno.eu Ganancias Royalties Situación normal Ganancias finales Acumulación de royalties (regalías) Ganancias finales Base de royalties Tope de royalties Royalties v ariables 2) Errores a evitar: acumulación de royalties

63 www.ip4inno.eu Cont… Enfoque basado en el coste Cuándo utilizar el enfoque basado en el coste: Cuando la P.I. está en una fase temprana de desarrollo Cuando la P.I. aún no está suficientemente definida

64 www.ip4inno.eu 3- Enfoque basado en los ingresos El valor se determina en base a los ingresos económicos previstos en concepto de licencias (royalties) Valor actual de los ingresos previstos Tres parámetros clave: 1.Cantidad del flujo de entrada 2.Duración del flujo de entrada 3.Riesgo asociado a la realización del ingreso

65 www.ip4inno.eu Cont…. Enfoque basado en los ingresos ¿Cúanto se puede ganar con la comercialización de la PI? ¿Cuánto es eso en la moneda actual (Valor Actual Neto - VAN)? El enfoque de ingresos es el enfoque de valoración más utilizado (patrón de oro)

66 www.ip4inno.eu Factores de riesgo global Mientras evalúa / negocia, recuerde que : La P.I. del mercado corre el riesgo de volverse obsoleta, se vuelve menos competitiva y requiere más apoyo (marketing/promoción/mayor I&D) La nueva P.I. también conlleva un riesgo tecnológico y de mercado Considere, por tanto, factores de riesgo financieros, técnicos y de mercado.

67 www.ip4inno.eu Valor de la Opción de P.I. Las inversiones en patentes y tecnología a menudo añaden valor, brindando la opción de invertir fondos adicionales más adelante si se presenta una buena oportunidad El valor de la opción que se crea al invertir en patentes y tecnología puede estimarse mediante: El análisis del árbol de decisión Modelos de fijación de precio de la opción

68 www.ip4inno.eu Análisis del Árbol de Decisión €1500€480 € 1000€ 80 € 750€225 € 500 €150 €935 Período 1 Período 2 Rentab. Rentabilidad prevista Rentabilidad prevista menos Inversión=Valor previsto €935 – €1000 = -65 La decisión racional es no invertir

69 www.ip4inno.eu 1. Entender la P. I. - fundamentos 2. Visión estratégica de la P.I. 3. Activos de P.I. en transacciones de tecnología 4. Valorización y Valor de la P.I. 5. Definición de valor y métodos de cálculo aplicados 6. Sobre licencias y asuntos contractuales 7.¿Quién puede hacerlo?

70 www.ip4inno.eu Licencias ¿Para qué? Beneficios generales (ingresos y protección extraordinarios) Acceso a la tecnología Cooperación en I+D Resolución de casos de infracción Ocupación (temporal o no) de mercados no estratégicos Estudio y preparación de una nueva entrada en el mercado (territorios nuevos / nuevas áreas de negocio) Evitar las acciones de los competidores (detener su ataque a mi posición en el mercado o llegar a un acuerdo).

71 www.ip4inno.eu Un poco más en detalle Titular de la PI Licenciatario 1.Pagos 2.Obligación de explotar 3.Indemnizaciones 1.Permiso para usar la P.I. 2.Garantías 3.¿Apoyo técnico ?

72 www.ip4inno.eu Acuerdo de Licencia - Estructura típica Partes Considerandos (preámbulo) Definiciones y asunto Cláusulas Operativas –Concesión y restricciones, pagos, obligación de explotar, garantías, confidencialidad, indemnizaciones, mejoras, informe de royalties, infracciones, condiciones y terminación, duración, resultados mínimos para el licenciatario.... Firmas Programas

73 www.ip4inno.eu Algunos tipos de licencias y de condiciones de la licencia Tipo de licencia (única, semi / no exclusiva, etc.) Territorio y/o ámbito de negocio concedido Royalties mínimos, derecho de sublicencia Modificaciones de los royalties a lo largo de la vida de la P.I. o pago único por resultados ¿Están la formación y la literatura incluidas? ¿De qué más se conceden licencias: TM, otra modalidad de P.I. “blanda”?

74 www.ip4inno.eu Redacción y negociación de acuerdos de licencia de P.I. Documentos principales intercambiados entre las partes

75 www.ip4inno.eu Documentos preliminares Acuerdo de confidencialidad, de secreto o de no divulgación (AND) Pliego de condiciones,también llamado “Declaración de Intenciones” o “Memorándum de Entendimiento”

76 www.ip4inno.eu Garantías, Obligaciones e Indemnizaciones Promesas del contrato, e.g. las garantías típicas cubren: que el licenciante sea el titular legal de la PI que la PI no infrinja a terceros y no tenga asuntos pendientes ¿Puede hacer la promesa? ¿Y asumir el riesgo que conlleva? ¿Es algo que conoce y que tiene controlado? ¿Tiene un seguro de responsabilidad? El licenciante indemnizará y protegerá al licenciatario contra posibles reclamaciones y responsabilidades

77 www.ip4inno.eu 1. Entender la P. I. - fundamentos 2. Visión estratégica de la P.I. 3. Activos de P.I. en transacciones de tecnología 4. Valorización y Valor de la P.I. 5. Definición de valor y métodos de cálculo aplicados 6. Sobre licencias y asuntos contractuales 7. Caso práctico. Preguntas y Respuestas 8.¿Quién puede hacerlo?

78 www.ip4inno.eu Ejercicio y debate (1/2) Electro Ltd (empresa de nueva creación con una financiación muy pobre) solicitó una patente sobre una tecnología que produce electricidad a partir de coches que, al circular, presionan una superficie determinada a una velocidad dada ( tan baja como 30-40 km/h). La presión generada activa una turbina que hace funcionar un generador y, finalmente, la electricidad llega a la red. Para que el resultado merezca la pena económicamente, la intensidad del tráfico ha de ser al menos de 20,000 coches diarios por carril (un camión de 15 Ton = 10 -12 coches).

79 www.ip4inno.eu La amortización de la inversión es de unos 5 años; en el caso de la energía fotovoltaica es de 8 años (inversión por carril, aprox. 250-300K). Mencione, por favor: el análisis de mercado (competidores, regulación, aproximación al mercado, identificación de clientes, modelos empresariales) y sugiera un posible enfoque de negociación de la tecnología. Ejercicio y debate (2/2)

80 www.ip4inno.eu 1. Entender la P. I. - fundamentos 2. Visión estratégica de la P.I. 3. Activos de P.I. en transacciones de tecnología 4. Valorización y Valor de la P.I. 5. Definición de valor y métodos de cálculo aplicados 6. Sobre licencias y asuntos contractuales 7. Caso práctico. Preguntas y Respuestas 8.¿Quién puede hacerlo?

81 www.ip4inno.eu ¿Quién puede hacerlo?

82 www.ip4inno.eu Gestión de la P.I., no es tarea fácil ¿Quién puede hacerlo? En el mundo académico: oficina dedicada a la Transferencia de Tecnología (TT ) En las Empresas : depende sobre todo del tamaño, el tipo de negocio (¿Se trata de una actividad regular?) ¿Es una empresa basada en la tecnología? O Consultor y profesional subcontratado

83 www.ip4inno.eu Esboce el perfil de la persona idónea para convertirse en gestor de P.I. Durante más o menos las tres últimas horas hemos tratado asuntos interdisciplinarios. Ahora es el momento de poner todo ello en práctica Ejercicio: Por favor haga una lista de las principales características que cree que debería tener dicha persona para desempeñar este trabajo

84 www.ip4inno.eu Continuación ………… En mi opinión, él / ella deberían tener conocimientos y/o experiencia en: Procesos de producción básicos Gestión y administración Economía y marketing Temas científicos y técnicos generales Asuntos jurídicos y de regulación

85 www.ip4inno.eu Conocimientos básicos sobre tecnologías industriales y emergentes Conocimientos suficientes de 2-3 idiomas Capacidad de comunicación, pensamiento positivo Técnica de negociación y … Capacidad de mediar Además, el gestor de P.I. debería tener:

86 www.ip4inno.eu …………………. Y también Algo de imaginación, una mente abierta y flexible ….. Creatividad e intuición MUY PACIENTE Experiencia en los negocios No puede ser un joven entusiasta y sin experiencia..................... aunque tampoco hace falta que sea Leonardo da Vinci …… BUENA SUERTE

87 www.ip4inno.eu ¡Gracias por su atención! ¿Alguna pregunta o comentario del público?

88 www.ip4inno.eu Una nota de la diapositiva nº 6 remite al presente: Anexo 1 sobre P. I.

89 www.ip4inno.eu P.I. “blanda” - 1 Otras modalidades de PI protegibles /defendibles son: Diseño (importante en artículos domésticos, mobiliario,etc.) Know How, bases de datos, comercio y secretos industriales (Coca-Cola), ensayos e implementación industrial (acuerdos restrictivos) Experiencia industrial, acuerdos de confidencialidad, información sobre I+D, IG –Indicación Geográfica de Procedencia (principalmente alimentos)

90 www.ip4inno.eu Otra P.I. “blanda” - 2 Derecho de autor (se centra en escritores, editoriales, cineastas, entidades gestoras de licencias y empresas de software) Marcas no registradas – importantes en productos con ciclos de vida cortos, como textiles & moda, con una corta vida de mercado, topografías de circuitos impresos

91 www.ip4inno.eu Algunas definiciones de “Patente”: Se puede decir que una patente es: Un acuerdo entre el inventor y la sociedad Otra definición (legal): Una patente es un derecho exclusivo a explotar comercialmente la invención en un país dado. La protección dura hasta 20 años. PERO TAMBIÉN......... Derecho negativo Una patente prohibe a terceros, desde el punto de vista comercial: fabricar, vender, trabajar, emplear, importar y poseer la invención

92 www.ip4inno.eu ¿Qué es patentable? La patentabilidad es aplicable a las invenciones (enseñanzas técnicas con un efecto técnico ) que: son susceptibles de aplicación industrial son nuevas / Novedad difieren esencialmente del estado actual de la técnica= actividad inventiva

93 www.ip4inno.eu ip4inno 5/29/2016 93 Aplicación Industrial La invención ha de tener al menos un fin práctico y debe ser reproducible ¡No existe evaluación de calidad ni de factores económicos! Sólo la calidad técnica es relevante

94 www.ip4inno.eu ip4inno 5/29/2016 94 Continuación.....¿Qué puede patentarse? Un producto El aparato para fabricar el producto El procedimiento de fabricación del producto El uso del producto

95 www.ip4inno.eu Todas las exclusiones No se podrán patentar, entre otros: descubrimientos, métodos de negocio y matemáticos, software, tratamientos sanitarios, Tampoco se podrán patentar objetos o invenciones ilegales o contrarias al orden público o las buenas costumbres (métodos de tortura o asesinato )

96 www.ip4inno.eu ip4inno 3/2/2012 96 Continuación.... Exclusiones de patentabilidad Programas de ordenador Métodos quirúrgicos y de tratamiento Métodos matemáticos Métodos de negocio Descubrimientos Creaciones estéticas Nuevas especies vegetales o animales Invenciones contrarias al orden público y las buenas costumbres (e.g. instrumentos de tortura) El cuerpo humano y cualquier parte integrante del mismo

97 www.ip4inno.eu Modelo de Utilidad (Algunos países, p.ej. GB, DK no tienen esta figura) ” Sistema de patentes ” para invenciones menores Condiciones: Resolución de un problema técnico Novedad Actividad inventiva Utilizado a menudo para invenciones “menores” por un período limitado de tiempo

98 www.ip4inno.eu Modelo de Utilidad - 2 Un modelo de utilidad: es un derecho exclusivo que dura sólo de 6 a10 años permite al titular del derecho impedir que un tercero explote económicamente la invención protegida también puede negociarse si cumple los requisitos europeos, una solicitud de modelo de utilidad nacional puede transformarse en una solicitud de patente europea dentro de un período de 12 meses protege principalmente un producto (los procedimientos se pueden proteger en Austria) El procedimiento es más sencillo y las tasas son más bajas

99 www.ip4inno.eu Marca registrada - breve definición (1): Signo distintivo que diferencia los productos y servicios de una empresa de los de otra Ayuda al consumidor a identificar y elegir entre los distintos productos y servicios en base a su reputación y calidad Palabra (alfanumérica) o signo / logo o ambas cosas, que puede representarse gráficamente, capaz de distinguir el origen comercial de determinados productos y servicios

100 www.ip4inno.eu Tipos de Marcas registradas (2) Las marcas registradas pueden ser una palabra, un logo, una combinación de ambos y también un sonido (i.e. melodías como la de Win Xp)

101 www.ip4inno.eu Requisitos de una buena Marca Registrada (3) Una buena marca, para poder registrarse, debe ser : Distintiva (Única): “Nutella” “Swatch” No descriptiva: “aceite de oliva puro”, “tela impermeable” No similar o idéntica a otras ni engañosa: “for You / 4U” Marca registrada fuerte Marca registrada débil B P

102 www.ip4inno.eu Ejercicio: Identifique diferentes modalidades de P.I. en estos productos y en su contenido.

103 www.ip4inno.eu ANEXO 2 detalles sobre los métodos de evaluación

104 www.ip4inno.eu t0t0 t1t1 t2t2 tntn VA = I 1 (1+r) -1 + I 2 (1+r) -2 + I 3 (1+r) -3 ….+ I n (1+r) -n VA = I 1 (1+r) -1 + I 2 (1+r) -2 VA = I 1 (1+r) -1 VA = Valor Actual del activo de PI I = proyección de Ingresos económicos n = año r = tasa de descuento ajustada al riesgo 4) Métodos basados en los ingresos b) Flujo de Caja Descontado

105 www.ip4inno.eu c) Métodos derivados del FCD 4) Métodos basados en los ingresos (4) Excedente de Ganancias valor total de un negocio – valor atribuíble a activos tangibles netos = valor de activos intangibles Ahorro de Royalties volumen de ventas x precio del royalty = ahorro de la facturación del royalty Previsio- nes de futuras factura- ciones: Tasa de descuen- to

106 www.ip4inno.eu Ejemplo de Enfoque de Ingresos Excedente de Ganancias Flujo de caja generado por los productos basados en PI Asignación de los flujos de caja a la PI Valor de la Propiedad Intelectual Valor actual de la PI = Factores de Riesgo X Con PI Facturación Coste de las mercancías Adm general. y Costes de venta Impuestos Flujo de caja Sin PI Facturación Coste de las mercancías Adm general. y Costes de venta Impuestos Flujo de caja Tasa de descuento Probabilidades de éxito Descuentos de flujos de caja Descuentos del valor Asignaciones Muchos más

107 www.ip4inno.eu Ejemplo de Enfoque basado en los Ingresos Ahorro de Royalties Base del Royalty, e.g. Ventas Precio del Royalty Facturación del Royalty Valor actual de la PI = Factores de riesgo X Oportunidad de Mercado Tasa de Penetración en el Mercado Precio Fecha de lanzamiento Vida útil Muchos más Tasa de Descuento Probabilidades de Éxito Descuentos de Flujos de Caja Descuentos del Valor Alsignaciones Muchos más

108 www.ip4inno.eu Árbol de Decisión con Opción Período 1 Período 2 Rentab. €3000 €960 € 2000 €160 € 1500 €480 € 1000 €200 € 750 €225 € 500 €150 2175€ Rentab. prevista Rentab. Prevista menos Inversión=Valor previsto €2175 – €1500 = €675 La decisión racional es invertir