Oficina Central: Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid Con Oficinas en: Alicante, Barcelona, Sevilla, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza www.ponspatentesymarcas.es.

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1 Oficina Central: Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid Con Oficinas en: Alicante, Barcelona, Sevilla, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza www.ponspatentesymarcas.es TITULO DE LA PONENCIA Fecha: Nombre del Ponente TITULO DE LA PONENCIA DEPARTAMENTO MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION 9 – Febrero – 2012 Alberto Rabadán

2 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 Conceptos clave: PRIORIDAD (quien solicita/registra primero tiene el derecho) EXCLUSIVIDAD (“monopolio legal”) El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico (art. 34).

3 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 Doble vertiente del derecho de exclusividad A)Positiva: Derecho que su titular tiene a utilizar o explotar con carácter exclusivo el registro obtenido B) Negativa: Facultad de impedir que terceros utilicen dicho registro: el mismo o uno igual o semejante

4 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 Marcas registradas PROTECCION frente a: A)Marcas idénticas (distintivos y productos o servicios). B)Marcas semejantes. Existencia de riesgo de confusión y asociación. C)Marcas notorias renombradas. Semejanza de los distintivos frente a productos o servicios diferentes. Riesgo de dilución.

5 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 Clases de marcas -Marcas “ordinarias/normales” vs. marcas notorias y renombradas. -Tipos de marcas en función de las características que protegen: * Marcas colectivas. * Marcas de garantía.

6 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 Marcas colectivas Todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas. Solicitantes: asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho público. Cesión sólo a personas autorizadas de la asociación.

7 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 Reglamento de uso que deberá recoger: -Identificación del solicitante y personas autorizadas a usar la marca. - Condiciones de afiliación a la asociación. - Condiciones de uso de la marca. - Motivos prohibición uso a los miembros y sanciones. Marca colectiva = indicación geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá hacerse miembro de la asociación.

8 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE MELON DE TORRE PACHECO ASOCIACION PROMOTORA DEL PIMIENTO DE TORQUEMADA CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA ASOCIACION ESPAÑOLA DE DISEÑADORES Y CREATIVOS DE JOYERIA Y ORFEBRERIA "JOYAS DE AUTOR" ASOCIACION EMPRESARIAL DE PRODUCTORES DE CULTIVOS MARINOS

9 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 Marcas de garantía: Todo signo susceptible de representación gráfica, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio.

10 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 Reglamento de uso que contenga: -Las personas autorizadas a utilizar la marca. -Las características comunes de los productos o servicios que se van a certificar. -La manera en que se verificarán estas características. - Los controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuarán. - Las responsabilidades en que se pueda incurrir por el uso inadecuado de la marca y el canon que, en su caso, se exigirá a quienes utilicen la marca.

11 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 El reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. Marca de garantía = indicación geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá hacerse miembro de la asociación.

12 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 XUNTA DE GALICIA. CONSELL INSULAR DE MENORCA DEPARTAMENTO DE ECONOMIA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA INSTITUTO TECNOLOGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEON

13 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA FUNDACION CENTRO TECNÓLOXICO DA CARNE E DA CALIDADE ALIMENTARIA DE GALIZA COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA

14 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 La marca como derecho territorial - Aplicación de leyes nacionales. -Existencia de tratados y convenios internacionales que economizan trámites y costes. - Registrar la marca donde se realicen actos de comercio: -Fabricación -Venta. -Exportación. -Importación. -Embalaje.

15 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 Principio de prioridad unionista Seis meses desde que se solicita una marca para extenderla a otro país manteniendo en el país de destino la fecha de solicitud del país de origen

16 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 Las vías de protección Vía Nacional Unión Europea Vía Internacional

17 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 Vía nacional - Solicitud país por país. - Cada tramitación es un procedimiento independiente. - Mayores costes. - En ocasiones es la única opción posible.

18 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 En España => OEPM. Procedimiento: 1. Solicitud. 2. Publicación. 3. Apertura plazos oposiciones (2 meses). 4. Si hay oposiciones => contestación suspenso en el plazo 1 mes. 5. Concesión/denegación

19 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 Vía comunitaria – Marca comunitaria -Gran ventaja => sistema unitario: sólo puede ser solicitada y, en su caso, concedida para todo el territorio de la Unión Europea. - Coste reducido vs. amplitud derechos (solicitud y concesión en toda la Unión Europea: 27 países). -Despliega sus efectos en la totalidad del territorio de la Unión Europea. - Si se deniega se puede transformar en marcas nacionales en cualquiera de los países miembros de la Unión Europea. - Oposiciones: registros anteriores de cualquiera países comunitarios.

20 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 Fuente: OAMI

21 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 Vía internacional – Marca Internacional -SISTEMA DE MADRID: comprende dos tratados internacionales, el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid - No es una marca mundial sino que se puede utilizar este sistema respecto de aquellos países que hayan firmado estos dos tratado. En la actualidad son 80 países.

22 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 Ventajas del Sistema de Madrid: -Simplificación y unificación procedimiento: examen formal y publicación. -Una única solicitud, en un único idioma y pagando una única tasa en francos suizos se puede obtener protección en multitud de países. - Única renovación. Mayor facilidad cambios de titularidad, representante o limitaciones en los productos o servicios.

23 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 -Obtener en los países miembros un registro con los mismos derechos y obligaciones que si se tratara de una marca nacional. -Esta protección se puede ampliar posteriormente a otros países miembros del sistema en cualquier momento por medio de una solicitud de extensión territorial.

24 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 Procedimiento de solicitud: -Solicitante: personas físicas o jurídicas que tengan nacionalidad española o tengan su domicilio en España o posean un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en España. - Obligatorio tener una marca base nacional española: Países parte en el Protocolo: es suficiente con una solicitud española. Países parte en el Arreglo: es necesario que la marca española esté concedida.

25 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 -La marca internacional debe tener idéntico titular, idéntico distintivo e idénticos productos o servicios que estén incluidos entre los solicitados o concedidos en la marca nacional. -Las solicitudes internacionales deben presentarse siempre a través de la OEPM quien examina los requisitos formales.

26 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 TRES FASES DEL PROCEDIMIENTO: 1ª. Recepción solicitud OEPM (oficina origen). Comprobación requisitos formales. 2ª. Tramitación ante la OMPI que hace un nuevo examen formal y publica la marca ya con número internacional en la gaceta OMPI de Marcas Internacionales. 3ª. Tramitación ante la Oficina Nacional de cada país solicitado (oficina destino) que recibe la designación de la OMPI, (mismos efectos que una solicitud nacional de dicho país) y que decide, conforme a su legislación nacional, si se ha de conceder la marca internacional

27 MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION © Pons Patentes y Marcas Internacional 2012 CONCLUSIONES: -Registrar la marca en los países en los que vaya o pueda estar presente. -Registrar la marca en función de los productos que se comercialicen y las necesidades particulares de cada empresa. -Anticipar en la medida de lo posible la solicitud para tener el registro cuando se vayan a comercializar los productos. Evitar posibles situaciones no deseadas (derechos anteriores nacionales). -Acudir a sistemas de protección que permitan abaratar costes.