AAAPI XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial 26 de Agosto de 2010 “Sistemas de oposición comparados” MARCELLO DO NASCIMENTO.

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1 AAAPI XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial 26 de Agosto de 2010 “Sistemas de oposición comparados” MARCELLO DO NASCIMENTO

2 Procedimiento de oposición - Base legal: Artículos 158 al 160 de la “LPI”; - Plazo de 60 días de la publicación; - Procedimiento sencillo – aportación de pruebas en el momento de la presentación de la oposición; - Respuesta en 60 días de la publicación de la oposición - Examen de fondo juntamente con examen de la oposición (“one step”); - NO hay régimen de costas para la parte vencida; - INPI trabaja con un “backlog” de 04 a 05 años para examen de marcas con oposiciones;

3 Procedimiento de oposición

4 Base legal: Artículos 124; 125; 126 y párrafo 1º del 129 de la “LPI”; - Art. 124 – Prohibiciones relativas y absolutas (23 ítems); - Art. 125 – Marca de Alto Renombre - Art. 126 – Marca Notoriamente conocida (6º bis de la CUP) - Párrafo 1º del Art. 129 – Derecho de precedencia Fundamentos de oposición

5 Prohibiciones relativas y absolutas Art. 124 - No son registrables como marca: I - brasón, armas, medalla, bandera, emblema, distintivo y monumento oficiales, públicos, nacionales, extranjeros o internacionales, bien como la respectiva designación, figura o imitación; II - letra, número y fecha, aisladamente, salvo cuando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expresión, figura, diseño o cualquier otro signo contrario a la moral y las buenas costumbres o que ofenda la honra o imagen de personas o atente contra la libertad de conciencia, creencia, culto religioso o idea y sentimiento dignos de respeto y veneración; IV - designación o sigla de entidad u órgano público, cuando no solicitado o registrado por la propia entidad u órgano público; V - reproducción o imitación de elemento característico o diferenciador de título de establecimiento o nombre de empresa de terceros, susceptible de causar confusión o asociación con estos signos distintivos; Fundamentos de oposición

6 VI - signo de carácter genérico, necesario, común, vulgar o simplemente descriptivo, cuando tenga relación con el producto o servicio a distinguir, o aquel usado comúnmente para designar una característica del producto o servicio, cuanto a la naturaleza, nacionalidad, peso, valor, calidad y época de producción o de prestación del servicio, salvo cuando resguardados de suficiente forma distintiva; VII - signo o expresión usado apenas como medio de propaganda; VIII - colores y sus denominaciones, salvo si dispuestas o combinadas de manera peculiar y distintiva; IX - indicación geográfica, su imitación susceptible de causar confusión o signo que pueda falsamente inducir indicación geográfica; X - signo que induzca a falsa indicación cuanto al origen, procedencia, naturaleza, calidad o utilidad del producto o servicio a que la marca se destina; Fundamentos de oposición Prohibiciones relativas y absolutas

7 XI - reproducción o imitación de cuño oficial, regularmente adoptada para garantía de padrón de cualquier género o naturaleza; XII - reproducción o imitación de signo que haya sido registrado como marca colectiva o de certificación por tercero, observando lo dispuesto en el art. 154; XIII - nombre, premio o signo de evento deportivo, artístico, cultural, social, político, económico o técnico, oficial u oficialmente reconocido, bien como la imitación susceptible de crear confusión, salvo cuando autorizados por la autoridad competente o entidad promotora del evento; XIV - reproducción o imitación de título, póliza, moneda y cédula de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal, de los Territorios, de los Municipios, o del País; XV - nombre civil o su firma, nombre de familia o patronímico e imagen de terceros, salvo con consentimiento del titular, herederos o sucesores ; Prohibiciones relativas y absolutas Fundamentos de oposición

8 XVI - seudónimo o sobrenombre notoriamente conocidos, nombre artístico singular o colectivo, salvo con consentimiento del titular, herederos o sucesores; XVII - obra literaria, artística o científica, así como los títulos que estén protegidos por el derecho de autor y sean susceptibles de causar confusión o asociación, salvo con consentimiento del autor o titular; XVIII - término técnico usado en la industria, en ciencia y en arte, que tenga relación con el producto o servicio a distinguir; XIX - reproducción o imitación, en todo o en parte, aunque con aumento, de marca ajena registrada, para distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afín, susceptible de causar confusión o asociación con marca ajena; XX - dualidad de marcas de un sólo titular para el mismo producto o servicio, salvo cuando, en el caso de marcas de la misma naturaleza, se revistan de suficiente forma distintiva; Prohibiciones relativas y absolutas Fundamentos de oposición

9 XXI - la forma necesaria, común o vulgar del producto o de acondicionamiento, o aún, aquella que no pueda ser disociada de efecto técnico; XXII - objeto que sea protegido por registro de diseño industrial de tercero; y XXIII - signo que imite o reproduzca, en todo o en parte, marca que el solicitante evidentemente no podría desconocer en razón de su actividad, cuyo titular sea domiciliado en territorio nacional o en país con el cual Brasil mantenga acuerdo o que asegure reciprocidad de tratamiento, sí la marca es destinada a distinguir producto o servicio idéntico, semejante o afín, susceptible de causar confusión o asociación con aquella marca ajena. Prohibiciones relativas y absolutas

10 Fundamentos de oposición Art. 125 - A la marca registrada en Brasil considerada de alto renombre le será asegurada protección especial, en todos los ramos de actividad. Necesidad de un registro especial (validad 05 años); Instauración del procedimiento vía incidental (Resolución 121/05); Ejemplos: “PIRELLI” – “MC DONALDS” – “SKOL” - “VOLKSWAGEN” - “COCA-COLA” - “PETROBRAS” - “BRAHMA” - “HAVAIANAS” - “AZALÉIA” Marcas de Alto Renombre

11 Art. 126 - La marca notoriamente conocida en su ramo de actividad en los términos del art. 6 bis (I), de la Convención de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, goza de protección especial, independiente de estar previamente depositada o registrada en Brasil. § 1º - La protección de que trata este artículo aplicase también a las marcas de servicio. § 2º - El INPI podrá denegar de oficio solicitud de registro de marca que reproduzca o imite, en todo o en parte, marca notoriamente conocida. Fundamentos de oposición Marca Notoriamente Conocida

12 Art. 129 - La propiedad de la marca se adquiere por el registro válidamente expedido, conforme a las disposiciones de esta ley, siendo asegurado al titular su uso exclusivo en todo el territorio nacional, siendo aplicable a las marcas colectivas y de certificación lo dispuesto en los arts. 147 y 148. § 1º - Toda persona que, de buena fe, en la fecha de la prioridad o depósito, usaba en el País, desde por lo menos 6 (seis) meses, marca idéntica o semejante, para distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afín, tendrá derecho de precedencia al registro. § 2º - El derecho de precedencia solamente podrá ser cedido juntamente con el negocio de la empresa, o parte de éste, que tenga directa relación con el uso de la marca, por alienación o arrendamiento. Fundamentos de oposición Derecho de Precedencia

13 Art. 158 - Protocolada la solicitud será publicada para presentación de oposición en el plazo de 60 (sesenta) días. § 1º - El solicitante será intimado de la oposición, pudiendo manifestarse en el plazo de 60 (sesenta) días. § 2º - No se conocerá de oposición, nulidad administrativa o acción de nulidad sí, fundamentada en el inciso XXIII del art. 124 o en el art. 126, no se compruebe en el plazo de 60 (sesenta) días después de la presentación de la oposición, la presentación de la solicitud de registro de la marca en los términos de esta ley. Fundamentos de oposición Obligatoriedad de registro en Brasil

14 - Base legal: Artículos 168 al 172 de la “LPI”; - Plazo de 180 días de la concesión; - Procedimiento sencillo – aportación de pruebas en el momento de la presentación del “PAN”; - Posibilidad de presentación “ex oficio”; - Respuesta en 60 días de la publicación del “PAN”; - NO hay régimen de costas para la parte vencida; - Decisión final en el procedimiento administrativo; - INPI trabaja con un “backlog” de 04 a 05 años para examen de “PAN”; Procedimiento Administrativo de Nulidad “PAN”

15 - Base legal: Artículos 173 al 175 de la “LPI”; - Plazo de 05 años de la concesión (“statute of limitations”); - Procedimiento judicial complejo y lento; - Posibilidad de presentación “ex oficio”; - Posibilidad de suspensión de los efectos del registro provisionalmente; - Plazo para contestación 60 días; - Competencia de los Tribunales Federales (INPI es parte del juicio) - Hay régimen de costas para la parte vencida; Acción de Nulidad

16 INPI Directoria Directora: Terezinha de Jesus Guimarães Directora-substituta: Maria Lúcia Leite Gouvêa Mascotte Secretaria: Carla Lopes / Gilberto Netto Asesores: Vinicius Bogéa Câmara / Rodrigo Moerbek Almeida Rego / Hugo Souza Campos

17 INPI Coordinaciones Coordinadora-General de Marcas I – CEGEMAR I: Suzana Barros Gonçalves (responsable por las divisiones: DIMAR I, II y III) Coordinadora-General de Marcas II – CEGEMAR II: Maria Lúcia Leite Gouvêa Mascotte (responsable por : DIMAR IV, V y VI) Coordinador Administrativo de Marcas – CADMAR Jefe: Eduardo Gazal (responsable por las secciones: SEARQMAR; SEATECMAR, SECERT, SEFORM y SEDOCMAR ) Coordinadora de Procesamiento de Renovaciones y Anotaciones: Marco Antonio de Oliveira (responsable por:SEANOTE y SEPROR ) Coordinadora Técnica de Recursos y Procesos Administrativos de Nulidad – COTREMA (13 miembros) Jefe: Tânia Maria Trigo Fernandes (responsable por el examen de los Recursos presentados contra las decisiones de la Directoria de Marcas (recursos contra la denegación) y PAN.

18 INPI Divisiones División de Marcas I - DIMAR I (16 miembros) Jefe de División: Adalberto Souza Filho División de Marcas II - DIMAR II (15 miembros) Jefe de División: Elizabeth da Silva Ferrão División de Marcas III - DIMAR III (17 miembros) Jefe de División: Ubiraci Singulari Ribeiro Marques División de Marcas IV - DIMAR IV (16 miembros) Jefe de División: Ederson Alves Assis División de Marcas V - DIMAR V (16 miembros) Jefe de Divisão: Radja Olivieri Fajardo División de Marcas VI - DIMAR VI (14 miembros) Jefe de División: Deyse Gomes Macedo Total: 94 examinadores

19 INPI Divisiones Las divisiones fueran creadas para mejor control del trabajo de los examinadores. Unificación de las decisiones y procedimientos; Todos los examinadores tienen la misma función; Función : Exámenes de fondo: Examen “ex oficio”; oposiciones; caducidades; pruebas de uso; pareceres en juicios (apoyo a los apoderados del INPI) y respuestas a reclamaciones; Cronograma de examen: 1º examen - Junio de 2008;

20 INPI Secciones Sección de Anotaciones – SEANOTE (23 miembros) Jefe de la Sección: Walderly dos Santos (examen de cambios de nombre y dirección, así como transferencias); Seção de Archivo de Marcas - SEARQMAR (23 miembros) Jefe de la Sección: Sergio Tadeu de Jesus (fotocopias, inclusión de peticiones y decisiones en los expedientes; archivo); Sección de Apoyo Técnico de Marcas – SEATECMAR (16 miembros) Jefe de la Sección: Ana Beatriz Aguiar Slaibi (Respuesta a dudas de los usuarios; búsquedas y correcciones de los errores del INPI); Seção de Expedição de Certificados – SECERT (06 miembros) Jefe de la Sección: Natalícia Adão da Silva (Certificados de registro; copias oficiales y certificaciones a respecto del status de los expedientes);

21 INPI Secciones Sección de Documentación de Marcas – SEDOCMAR (09 miembros) Jefe de la Sección: Djane de Lira Porlan (publicación de oposiciones, PANs, recursos y caducidades; envio de copia a las partes; examen formal de las “office actions” y envío a los examinadores; anotación de cambio de apoderado); Sección de Examen Formal Preliminar – SEFORM (11 miembros) Jefe de la Sección: Maria Gerlane de Souza (examen formal: poder; tasa oficial; documentos; etc...); Sección de Renovación – SEPROR (09 miembros) Jefe de la Sección: Paulo Augusto Marcarini Braga ( examen de las renovaciones. Cronograma de examen: Marzo/2009);

22 GRACIAS POR SU ATENCIÓN! marcello@daviddonascimento.com.br