Aspectos prácticos sobre el examen de fondo: reivindicaciones Procedimientos coordinados para la búsqueda y el examen de patentes Eva Relaño Septiembre.

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1 Aspectos prácticos sobre el examen de fondo: reivindicaciones Procedimientos coordinados para la búsqueda y el examen de patentes Eva Relaño Septiembre 2013 Montevideo

2 ÍNDICE 1.Estructura y partes de la solicitud de patente 2.Reivindicaciones: Importancia Forma y contenido Tipos 3.Los conceptos fundamentales del examen de fondo: Claridad Suficiencia de la descripción Reivindicaciones funcionales “Reach through claims” Modificación de reivindicaciones

3 ÍNDICE 1.Estructura y partes de la solicitud de patente 2.Reivindicaciones: Importancia Forma y contenido Tipos 3.Los conceptos fundamentales del examen de fondo: Claridad Suficiencia de la descripción Reivindicaciones funcionales “Reach through claims” Modificación de reivindicaciones

4 Una solicitud de patente debe contener: Título Descripción: antecedentes, breve descripción y explicación de la solicitud. Una o varias reivindicaciones Un resumen Figuras o dibujos a las que se haga referencia en la descripción o en las reivindicaciones Lista de secuencias ESTRUCTURA Y PARTES DE LA SOLICITUD DE PATENTES

5 EL TÍTULO Irrelevante a efectos de protección. Preferiblemente debería describir la invención de una manera amplia. Debe evitar términos como “Nuevo”, “Mejora”, etc. No debe incluir términos de fantasía. ESTRUCTURA Y PARTES DE LA SOLICITUD DE PATENTES

6 LA DESCRIPCIÓN Descripción: Antecedentes de la invención El compendio o breve descripción de la invención Una descripción de la invención ESTRUCTURA Y PARTES DE LA SOLICITUD DE PATENTES

7 LA DESCRIPCIÓN: ANTECEDENTES En la sección de antecedentes se describe el estado de la técnica conocido por el solicitante. La sección de antecedentes puede concluir con una declaración sintética sobre las deficiencias del estado de la técnica. La necesidad de incluir una sección de antecedentes varía de acuerdo con los distintos regímenes de patentes aplicables. ESTRUCTURA Y PARTES DE LA SOLICITUD DE PATENTES

8 LA DESCRIPCIÓN: COMPENDIO DE LA INVENCIÓN No es requerida en todos los países. No es relevante por lo que basta con repetir las reivindicaciones independientes. Puede incluir una breve explicación de cómo se ha resuelto el problema usando términos del tipo “sorprendente, inesperado”, etc. ESTRUCTURA Y PARTES DE LA SOLICITUD DE PATENTES

9 LA DESCRIPCIÓN: EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN La descripción debe: Describir la invención reivindicada de forma se entiendan el problema técnico y la solución e indicar ventajas de la invención con respecto al estado de la técnica. Describir brevemente las figuras, en caso de que existan. Ser lo suficientemente completa puesto que no puede incorporar información adicional una vez se haya presentado. ESTRUCTURA Y PARTES DE LA SOLICITUD DE PATENTES

10 LA DESCRIPCIÓN: EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN No describir más allá de la información necesaria para sustentar las reivindicaciones. Materia descrita no reivindicada puede ser usada tras la publicación de la solicitud como antecedente para futuras solicitudes del mismo inventor. Describir la “mejor manera” (best mode) de llevar a cabo la invención (en EEUU y en la mayoría de países centroamericanos). Según el "Leahy-Smith American Invents Act" aprobado por el Senado de EEUU el 8/9/2011 y firmado como ley por Obama el 16/9/2011, el "best mode" sigue siendo un requisito, aunque el hecho de no hacerlo no constituye un motivo para invalidar la patente. ESTRUCTURA Y PARTES DE LA SOLICITUD DE PATENTES

11 REIVINDICACIONES Las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción. La extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven, sin embargo, para la interpretación de las reivindicaciones. Son esenciales en casos de infracción y de validez de la patente. ESTRUCTURA Y PARTES DE LA SOLICITUD DE PATENTES

12 REIVINDICACIONES Requisitos de las reivindicaciones: Las reivindicaciones deben definir la materia para la que se desea protección mediante características técnicas de la invención. Las reivindicaciones deben ser claras, concisas y estar basadas en la descripción. Las reivindicaciones deben estar numeradas de forma consecutiva usando numeración arábiga. ESTRUCTURA Y PARTES DE LA SOLICITUD DE PATENTES

13 RESUMEN Tiene únicamente un carácter informativo; no tiene ningún efecto sobre el ámbito de protección que confiere la patente, no sirve como base para añadir materia. Debe contener una explicación concisa de la invención Debe estar redactada forma que constituya un elemento eficiente de búsqueda. No debe contener afirmaciones en relación a los supuestos méritos o valor de la invención o sobre aplicaciones especulativas de la misma. ESTRUCTURA Y PARTES DE LA SOLICITUD DE PATENTES

14 LAS FIGURAS Se incluyen cuando son necesarias para la compresión de la invención. Algunas leyes de patentes requieren que cada elemento que se reivindique figure en un dibujo. Cuando es posible, los dibujos deberían explicar la invención en suficiente detalle, de modo tal que la lectura de la descripción detallada simplemente confirme la información suministrada por los dibujos. ESTRUCTURA Y PARTES DE LA SOLICITUD DE PATENTES

15 LAS FIGURAS. Los elementos que se muestran en los dibujos de una patente están acompañados, en general, por una breve descripción escrita y un número de referencia. El número de referencia debe ser usado de forma coherente en toda la solicitud. ESTRUCTURA Y PARTES DE LA SOLICITUD DE PATENTES

16 LA LISTA DE SECUENCIAS Cuando la solicitud contenga secuencias biológicas de 10 ó más nucleótidos o de 4 o más aminoácidos éstas se han de aportar en una lista de acuerdo con la norma ST. 25 OMPI: En papel Formato legible por ordenador Declaración en la que ambas listas son idénticas ESTRUCTURA Y PARTES DE LA SOLICITUD DE PATENTES

17 LA LISTA DE SECUENCIAS La norma ST.25 OMPI establece una serie de identificadores numéricos muchas veces con lenguaje controlado que permite la estandarización de la información contenida en las listas de secuencias ESTRUCTURA Y PARTES DE LA SOLICITUD DE PATENTES

18 LA LISTA DE SECUENCIAS Tipo de molécula: DNA (para ADN); RNA (para ARN) y PRT (para proteína) Organismo fuente: se indica con el nombre científico (Género y especie) o bien con las palabras Artificial Sequence (para el caso de una secuencia artificial) o Unknown (para el caso de una fuente desconocida) ESTRUCTURA Y PARTES DE LA SOLICITUD DE PATENTES

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20 ÍNDICE 1.Estructura y partes de la solicitud de patente 2.Reivindicaciones: Importancia Forma y contenido Tipos 3.Los conceptos fundamentales del examen de fondo: Claridad Suficiencia de la descripción Reivindicaciones funcionales “Reach through claims” Modificación de reivindicaciones

21 Art. 26 LP 11/1986 Las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción. Art. 60.1 LP 11/1986 La extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven, sin embargo, para la interpretación de las reivindicaciones. IMPORTANCIA

22 ÍNDICE 1.Estructura y partes de la solicitud de patente 2.Reivindicaciones: Importancia Forma y contenido Tipos 3.Los conceptos fundamentales del examen de fondo: Claridad Suficiencia de la descripción Reivindicaciones funcionales “Reach through claims” Modificación de reivindicaciones

23 Art. 7 RD 2245/1986 1. Las reivindicaciones numeradas correlativamente deberán contener: a)Un preámbulo indicando la designación del objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica. b)Una parte caracterizadora que exponga las características técnicas que en combinación con las mencionadas en el apartado a) se desea proteger. FORMA Y CONTENIDO

24 Art. 7 RD 2245/1986 2. Si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación esencial puede ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes, haciendo éstas referencia a la reivindicación de la que dependen y precisando las características adicionales que pretenden proteger. De igual modo debe procederse cuando la reivindicación esencial va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la invención. FORMA Y CONTENIDO

25 REIVINDICACIONES DEPENDIENTES Reivindicación independiente: Incluye las características técnicas esenciales de la invención (aquellas necesarias para resolver el problema técnico planteado). Reivindicación dependiente: Toma la definición de la reivindicación independiente y añade una o más características adicionales de alcance más limitado. Las dependencias pueden ser múltiples tanto de manera alternativa (o) o cumulativa (y). FORMA Y CONTENIDO

26 REIVINDICACIONES DEPENDIENTES En las reivindicaciones dependientes el preámbulo hace referencia a la reivindicación principal, no incorporándose los elementos que forman parte del estado de la técnica. No hemos de olvidar que las reivindicaciones dependientes contienen todas las características técnicas de la independiente. Por lo tanto, si la reivindicación independiente es nueva e inventiva, también lo serán las reivindicaciones dependientes. FORMA Y CONTENIDO

27 ÍNDICE 1.Estructura y partes de la solicitud de patente 2.Reivindicaciones: Importancia Forma y contenido Tipos 3.Los conceptos fundamentales del examen de fondo: Claridad Suficiencia de la descripción Reivindicaciones funcionales “Reach through claims” Modificación de reivindicaciones

28 Entidad física: –Aparato, herramienta, dispositivo, producto químico. Actividad: –Procedimiento, método. –Utilización. TIPOS

29 En general, se permiten incluir reivindicaciones independientes de: Producto + procedimiento de obtención del producto + uso del producto. Procedimiento + medio especialmente concebido para el procedimiento. Producto + procedimiento de obtención del producto + dispositivo del procedimiento. TIPOS

30 También se pueden admitir: Varios productos interrelacionados. Diferentes aplicaciones de un producto o un aparato. Soluciones alternativas a un problema concreto que no puedan ser cubiertas adecuadamente por una sola reivindicación. TIPOS

31 FALSAS DEPENDENCIAS En ocasiones, una reivindicación de un determinado tipo hace mención a otra reivindicación de otro tipo. En realidad son reivindicaciones independientes. TIPOS FALSA DEPENDENCIA

32 FALSAS DEPENDENCIAS TIPOS Producto nuevo e inventivo Uso nuevo e inventivo Procedimiento nuevo e inventivo

33 FALSAS DEPENDENCIAS TIPOS Producto no nuevo e inventivo Uso nuevo e inventivo Uso no nuevo e inventivo

34 FALSAS DEPENDENCIAS TIPOS Procedimiento nuevo e inventivo Producto no nuevo e inventivo Producto nuevo e inventivo

35 ÍNDICE 1.Estructura y partes de la solicitud de patente 2.Reivindicaciones: Importancia Forma y contenido Tipos 3.Los conceptos fundamentales del examen de fondo: Claridad Suficiencia de la descripción Reivindicaciones funcionales “Reach through claims” Modificación de reivindicaciones

36 CLARIDAD El solicitante no puede apoyarse en un término poco claro para delimitar la invención reivindicada. Términos como: Ancho Temperatura templada Aproximadamente Homóloga (en secuencias) De similar actividad Estructuralmente parecidas se consideran NO CLAROS EXAMEN DE FONDO

37 CLARIDAD Las reivindicaciones no solo han de ser comprensibles desde un punto de vista técnico, sino que también han de definir claramente todas las características esenciales de la invención. Una falta de las características técnicas esenciales en la reivindicación implica falta de claridad. El en caso de los procedimientos de obtención de un producto, el procedimiento reivindicado debe ser tal que un experto en la materia obtenga mediante la realización del mismo, necesariamente el producto en cuestión. EXAMEN DE FONDO

38 CLARIDAD: PROCEDIMIENTO + KIT Solicitud: La presencia de la mutación 308A->G en el gen X (SEQ. ID. NO. 5) está relacionada con el padecimiento de la enfermedad Y. Se aporta un modo preferente de realizar la invención mediante PCR con cebadores de secuencia SEQ. ID. NO. 1 y 2 y digestión con la enzima de restricción ER. EXAMEN DE FONDO

39 CLARIDAD: PROCEDIMIENTO + KIT Reivindicaciones 1.Procedimiento para determinar la probabilidad de padecer la enfermedad Y caracterizado por detectar la presencia de la mutación 308A->G en el gen X de secuencia SEQ. ID. NO. 5. 2.Procedimiento según la reivindicación anterior que comprende la amplificación de… mediante los cebadores de secuencia SEQ. ID. NO. 1 y 2 y la digestión con la enzima ER… EXAMEN DE FONDO

40 CLARIDAD: PROCEDIMIENTO + KIT Reivindicaciones 3.Kit que comprende todos los reactivos necesarios para detectar la presencia de la mutación 308A->G del gen X. 4.Kit que comprende los reactivos necesarios para realizar el procedimiento según la reivindicación 2. 5.Kit que comprende los cebadores de SEQ. ID. NO. 1 y 2 junto con la enzima de restricción ER. EXAMEN DE FONDO

41 CLARIDAD: PROCEDIMIENTO + KIT EXAMEN DE FONDO ¿Son claras estas reivindicaciones?

42 CLARIDAD: PROCEDIMIENTO + KIT EXAMEN DE FONDO La determinación de cuál es el objeto de la invención así como de las características técnicas esenciales, nos proporcionarán la clave para resolver la pregunta.

43 CLARIDAD: PROCEDIMIENTO + KIT EXAMEN DE FONDO REIVINDICACIONES DE PROCEDIMIENTO¿Cuál es la clave? La relación de la enfermedad Y con 308A->G del gen X. Lo importante es detectar la mutación. Un experto en la materia es capaz de detectar una mutación de una secuencia conocida de manera rutinaria. LAS REIVINDICACIONES SON CLARAS

44 CLARIDAD: PROCEDIMIENTO + KIT EXAMEN DE FONDO REIVINDICACIONES DE KIT¿Cuál es la clave?Los reactivos relevantes que incluye (el kit es un producto). Han de especificarse de manera inequívoca los reactivos relevantes que lo caracterizan.

45 CLARIDAD: PROCEDIMIENTO + KIT EXAMEN DE FONDO REIVINDICACIONES DE KIT Reivindicación 3-> NO es clara (no se especifica ningún reactivo). Reivindicaciones 4 y 5-> SÍ son claras (se incluyen en la reivindicación los reactivos relevantes).

46 CLARIDAD: SECUENCIAS EXAMEN DE FONDO Secuencia de ADN que codifica para la proteína X de secuencia SEQ. ID. NO. 1. Un experto en la materia, puede obtener la secuencia de ADN codificante para una proteína de secuencia conocida de manera rutinaria. LA REIVINDICACIÓN ES CLARA

47 CLARIDAD: SECUENCIAS EXAMEN DE FONDO Proteína recombinante con la función de la proteína X. NO es rutinario en el estado de la técnica obtener de manera inequívoca todas las proteínas que presentan una determinada función, o determinar todas las funciones que tiene una determinada proteína. LA REIVINDICACIÓN NO ES CLARA

48 ÍNDICE 1.Estructura y partes de la solicitud de patente 2.Reivindicaciones: Importancia Forma y contenido Tipos 3.Los conceptos fundamentales del examen de fondo: Claridad Suficiencia de la descripción Reivindicaciones funcionales “Reach through claims” Modificación de reivindicaciones

49 SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Está relacionada con la reproducibilidad de la invención. Para que se cumpla el requisito de suficiencia en la descripción, se ha de demostrar el efecto técnico se consigue para todo el alcance reivindicado. Tienen que existir variantes adecuadas para todo el alcance de la protección. EXAMEN DE FONDO

50 SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN Por lo tanto, para que se cumpla el requisito de suficiencia en la descripción, un experto en la materia es capaz de obtener la invención: Teniendo en cuenta las indicaciones de la solicitud Aplicando el conocimiento general Sin carga experimental excesiva Sin habilidad inventiva EXAMEN DE FONDO

51 ÍNDICE 1.Estructura y partes de la solicitud de patente 2.Reivindicaciones: Importancia Forma y contenido Tipos 3.Los conceptos fundamentales del examen de fondo: Claridad Suficiencia de la descripción Reivindicaciones funcionales “Reach through claims” Modificación de reivindicaciones

52 REIVINDICACIONES FUNCIONALES Definen un objeto o componente por su función en vez de por sus características técnicas. Condiciones: Las características relevantes no se pueden definir de una manera más precisa sin restringir indebidamente el alcance de la invención. Se ha de poder apreciar que se pueden utilizar otras alternativas a las incluidas en los ejemplos para conseguir la función reivindicada. La puesta en práctica de la invención en todo su alcance no ha de suponer una carga experimental excesiva. EXAMEN DE FONDO

53 REIVINDICACIONES FUNCIONALES Posibles problemas de claridad y suficiencia de la descripción: En la suficiencia de la descripción se juzga si hay el suficiente numero de ejemplos. En claridad se juzga si hay un ensayo o prueba en la patente o de conocimiento general en el estado de la técnica, que permita conocer a un tercero a priori, el alcance real de la reivindicación. EXAMEN DE FONDO

54 REIVINDICACIÓN FUNCIONAL DE UNA PATOLOGÍA Solicitud El compuesto Y se une a la proteína diana X El compuesto Y es efectivo en el tratamiento de la patología Z Reivindicación Uso del compuesto Y para fabricar un medicamento para el tratamiento de cualquier enfermedad susceptible de ser mejorada o prevenida mediante la ocupación selectiva de la proteína X. LA INTERPRETACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES

55 REIVINDICACIÓN FUNCIONAL DE UNA PATOLOGÍA EXAMEN DE FONDO ¿Y QUÉ ENFERMEDADES SON ESAS?

56 REIVINDICACIÓN FUNCIONAL DE UNA PATOLOGÍA Solo es clara si se incluyen en el documento de patente o pertenecen al conocimiento general, unas instrucciones en forma de prueba experimental o de un criterio comprobable, de tal modo que un experto en la materia pueda reconocer qué enfermedades se encuentran dentro de la definición funcional y por lo tanto quede claro el alcance de la invención. EXAMEN DE FONDO

57 REIVINDICACIÓN FUNCIONAL DE UNA PATOLOGÍA Suele ser frecuente en los casos en que: La actividad de la proteína diana X no está caracterizada completamente (usos potenciales especulativos). Reivindicación funcional “paraguas” de una lista enfermedades no relacionadas en las que la proteína es una potencial diana terapéutica. EXAMEN DE FONDO

58 REIVINDICACIÓN FUNCIONAL DE UNA PATOLOGÍA Se suele incluir la función molecular de la proteína diana X y su relación con un tipo de enfermedad. La reivindicación del resto de tipos de enfermedades no está basada en la descripción / no tiene suficiencia en la descripción. Hay que mostrar pruebas experimentales la relación de la de la proteína X con cada tipo de enfermedad. EXAMEN DE FONDO

59 REIVINDICACIÓN FUNCIONAL DE UNA PATOLOGÍA T0241/95 Solicitud Demostración in vitro del efecto del compuesto Y sobre el receptor X. Es conocida la relación entre el receptor X y el padecimiento de una serie de enfermedades. Reivindicación Uso del compuesto Y para fabricar un medicamento para el tratamiento de enfermedades que pueden ser aliviadas mediante la ocupación del receptor X. EXAMEN DE FONDO

60 REIVINDICACIÓN FUNCIONAL DE UNA PATOLOGÍA EXAMEN DE FONDO T0241/95 ¿Cuál es la prueba experimental? La demostración de que se produce una mejora en el animal frente a una determinada enfermedad. Prueba no válida: es una demostración del efecto terapéutico del compuesto, pero no de que este efecto sea debido a la ocupación del receptor X. ¡¡FALTA DE CLARIDAD EN LA REIVINDICACIÓN!!

61 REIVINDICACIÓN FUNCIONAL DE UNA PATOLOGÍA EXAMEN DE FONDO T0241/95 ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN? Reivindicar el uso del compuesto para fabricar un medicamento para el tratamiento de las enfermedades incluidas en la descripción (eliminación de la definición funcional de la enfermedad).

62 REIVINDICACIÓN FUNCIONAL DE UN COMPUESTO La definición funcional de un compuesto químico cubre todos los compuestos que tengan la actividad o el efecto especificado en la reivindicación. “compuesto que inhibe selectivamente la enzima COX-2” reivindica cualquier compuesto conocido o desconocido capaz de inhibir dicha enzima. Hay que tener en cuenta que un compuesto químico no se define únicamente por su función. EXAMEN DE FONDO

63 REIVINDICACIÓN FUNCIONAL DE UN COMPUESTO Claridad ¿Puede un experto en la materia saber a priori qué compuestos se incluyen en la definición funcional? Reivindicaciones basadas en la descripción/suficiencia de la descripción ¿Se deduce la solicitud la generalización funcional?¿Se incluye en la solicitud el suficiente número de compuestos distintos que justifiquen el “paraguas” de la reivindicación funcional?¿Se requiere por parte del experto en la materia una carga experimental excesiva para saber si un determinado compuesto está incluido en la definición funcional? EXAMEN DE FONDO

64 REIVINDICACIONES FUNCIONALES DE COMPUESTO Aunque en la solicitud se aporte un ejemplo con un compuesto concreto, se ha de indicar una forma de obtener dichos compuestos o un criterio mediante el cual dichos tipo de compuestos puedan ser obtenidos, sin que ello implique una experimentación posterior excesiva. EXAMEN DE FONDO

65 REIVINDICACIONES FUNCIONALES DE COMPUESTO Ejemplos de carga experimental excesiva: Comprobar si una determinada cepa de Saccharomyces cumple la característica deseada (T0517/04). Elegir un antígeno adecuado para una vacuna (T0491/08). Analizar si existe un ácido de Lewis en una solución y añadir su inhibidor a la concentración necesaria (T0639/05). EXAMEN DE FONDO

66 ÍNDICE 1.Estructura y partes de la solicitud de patente 2.Reivindicaciones: Importancia Forma y contenido Tipos 3.Los conceptos fundamentales del examen de fondo: Claridad Suficiencia de la descripción Reivindicaciones funcionales “Reach through claims” Modificación de reivindicaciones

67 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” Se caracteriza una proteína y su función. Se aporta un método de selección de moduladores de la proteína (activadores, inhibidores, agonistas…). Se puede aportar o no algún compuesto concreto aislado por el método de selección. Uso de los moduladores de la proteína (agonistas…) para fabricar un medicamento para el tratamiento de una determinada enfermedad. EXAMEN DE FONDO

68 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” Se busca la protección de elementos que todavía no han sido identificados en el momento de la solicitud, pero que pueden ser identificados mediante el método de la invención. EXAMEN DE FONDO ¡¡NO SE PUEDE REIVINDICAR ALGO QUE TODAVÍA NO ESTÁ INVENTADO!!

69 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” En ausencia de otro tipo de información, un experto en la materia no sería capaz de producir o usar dichos compuestos, ya que tendría que llevar a cabo el método de la invención para saber si un compuesto determinado entra dentro del alcance de la reivindicación. EXAMEN DE FONDO ¡¡CARGA DE EXPERIMENTACIÓN EXCESIVA!!

70 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” FALTA DE CLARIDAD Para que la reivindicación sea clara, ha de definir con precisión el objeto de protección. No hay información sobre las características físicas o químicas de los compuestos. Para determinar si un compuesto está incluido en la reivindicación, hay que realizar el método de selección. EXAMEN DE FONDO

71 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” FALTA DE BASE EN DESCRIPCIÓN/SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN La relación entre las características estructurales del compuesto y su función no está definida. Su alcance incluye futuras invenciones basadas en el método de selección y la función de la proteína descritos actualmente. El experto en la materia tiene que hacer una prueba ensayo-error para saber qué compuestos abarcan la reivindicación. Es una invitación a realizar un proyecto de investigación. EXAMEN DE FONDO

72 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” FALTA DE BASE EN DESCRIPCIÓN/SUFICIENCIA EN LA DESCRIPCIÓN La protección otorgada por la patente no está diseñada para el propósito de reservar un campo de investigación aún no explorado, sino para proteger los resultados concretos de una investigación exitosa como contrapartida por difundir al público unos resultados técnicos determinados. Cabe recordar que la definición funcional de un compuesto químico abarca todos los compuestos (conocidos o no) que cumplen dicha función de acuerdo con la reivindicación. EXAMEN DE FONDO

73 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 1 Aislamiento de una proteína. Determinación de la función por homología con otros receptores cuyo papel fisiológico sí se conoce. NO se demuestra su relación con ninguna enfermedad en concreto. Hay una descripción general del método de selección, pero no un ejemplo concreto. NO hay ejemplos concretos de agonistas del receptor aislados por el método de selección. EXAMEN DE FONDO

74 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 1 Reivindicaciones: Receptor EXAMEN DE FONDO

75 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 1 Reivindicaciones: Receptor x EXAMEN DE FONDO

76 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 1 Reivindicaciones: Receptor x Método de selección EXAMEN DE FONDO

77 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 1 Reivindicaciones: Receptor x Método de selección x EXAMEN DE FONDO

78 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 1 Reivindicaciones: Receptor x Método de selección x Agonistas del receptor EXAMEN DE FONDO

79 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 1 Reivindicaciones: Receptor x Método de selección x Agonistas del receptor x EXAMEN DE FONDO

80 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 1 Reivindicaciones: Receptor x Método de selección x Agonistas del receptor x Aplicación médica de los agonistas EXAMEN DE FONDO

81 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 1 Reivindicaciones: Receptor x Método de selección x Agonistas del receptor x Aplicación médica de los agonistas x EXAMEN DE FONDO

82 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 1 Reivindicaciones: Receptor x Método de selección x Agonistas del receptor x Aplicación médica de los agonistas x Anticuerpo monoclonal que reconoce el receptor EXAMEN DE FONDO

83 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 1 Reivindicaciones: Receptor x Método de selección x Agonistas del receptor x Aplicación médica de los agonistas x Anticuerpo monoclonal que reconoce el receptor x EXAMEN DE FONDO

84 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 2 Aislamiento de un receptor. Determinación de la función mediante métodos experimentales. Descripción teórica del mecanismo de acción que relaciona el receptor con la obesidad. Demostración que un compuesto X es capaz de activar el receptor y esto produce una reducción de la obesidad. Se describe el método de selección y se aportan ejemplos concretos. Se aportan los compuestos X, Y, Z. NO hay información estructural sobre relación estructura y función. EXAMEN DE FONDO

85 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 2 Reivindicaciones: Receptor EXAMEN DE FONDO

86 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 2 Reivindicaciones: Receptor v EXAMEN DE FONDO

87 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 2 Reivindicaciones: Receptor v Método de selección EXAMEN DE FONDO

88 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 2 Reivindicaciones: Receptor v Método de selección v EXAMEN DE FONDO

89 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 2 Reivindicaciones: Receptor v Método de selección v Agonistas del receptor EXAMEN DE FONDO

90 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 2 Reivindicaciones: Receptor v Método de selección v Agonistas del receptor x EXAMEN DE FONDO

91 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 2 Reivindicaciones: Receptor v Método de selección v Agonistas del receptor x Aplicación médica de los agonistas EXAMEN DE FONDO

92 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 2 Reivindicaciones: Receptor v Método de selección v Agonistas del receptor x Aplicación médica de los agonistas x EXAMEN DE FONDO

93 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 2 Reivindicaciones: Receptor v Método de selección v Agonistas del receptor x Aplicación médica de los agonistas x Aplicación médica del compuesto X EXAMEN DE FONDO

94 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 2 Reivindicaciones: Receptor v Método de selección v Agonistas del receptor x Aplicación médica de los agonistas x Aplicación médica del compuesto X v EXAMEN DE FONDO

95 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 2 Reivindicaciones: Receptor v Método de selección v Agonistas del receptor x Aplicación médica de los agonistas x Aplicación médica del compuesto X v Anticuerpo monoclonal que reconoce el receptor EXAMEN DE FONDO

96 REIVINDICACIONES “REACH THROUGH CLAIMS” EJEMPLO 2 Reivindicaciones: Receptor v Método de selección v Agonistas del receptor x Aplicación médica de los agonistas x Aplicación médica del compuesto X v Anticuerpo monoclonal que reconoce el receptor v EXAMEN DE FONDO

97 ÍNDICE 1.Estructura y partes de la solicitud de patente 2.Reivindicaciones: Importancia Forma y contenido Tipos 3.Los conceptos fundamentales del examen de fondo: Claridad Suficiencia de la descripción Reivindicaciones funcionales “Reach through claims” Modificación de reivindicaciones

98 MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES Hay que tener en cuenta: Si se amplia o modifica el objeto de la invención. Si se cumple el requisito de Unidad de Invención. Si las modificaciones de las reivindicaciones se refieren a materia que no ha sido objeto de búsqueda. EXAMEN DE FONDO

99 MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES POR SUPRESIÓN La eliminación de una característica es admisible: No se había considerado esencial para resolver el problema técnico en cuestión. Su eliminación no supone la modificación del resto de las características técnicas. EXAMEN DE FONDO ¡¡LA SUPRESIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPONE UN AUMENTO DEL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN!!

100 MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES POR SUPRESIÓN EXAMEN DE FONDO AB Una composición que comprende A y B

101 MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES POR SUPRESIÓN EXAMEN DE FONDO AB Una composición que comprende A y opcionalmente B

102 MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES POR SUSTITUCIÓN En el caso de la sustitución de una característica técnica por otra, esta sustitución tiene que tener base en la solicitud tal y como fue inicialmente redactada. No son admisibles las selecciones arbitrarias de la materia inicial que no son deducibles del contenido de la solicitud original. EXAMEN DE FONDO

103 MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES INCLUSIÓN DE CARACTERÍSTICAS ADICIONALES Las reivindicaciones se pueden limitar mediante la inclusión de características técnicas siempre y cuando la combinación fuera originalmente explicada y fuera objeto de búsqueda originalmente. Muy frecuente para evitar objeciones por falta de novedad o actividad inventiva. EXAMEN DE FONDO

104 MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES INCLUSIÓN DE CARACTERÍSTICAS ADICIONALES EXAMEN DE FONDO AB AC A BC

105 MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES POR “DISCLAIMERS” Se aceptan si: El objeto de la invención no puede definirse en otros términos. El empleo de características positivas limitara innecesariamente el ámbito de protección. Son necesarios para evitar, por ejemplo, exclusiones de patentabilidad (no humano…). EXAMEN DE FONDO

106 MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES POR “DISCLAIMERS” Se puede admitir tanto si ya formaba parte del contenido de la solicitud, como si la característica técnica a excluir no estuviera explícitamente divulgada tal y como se presentó. En ambos casos no se acepta si su valoración fuera pertinente para valorar la actividad inventiva o la suficiencia en la descripción, ya que supone una adición de materia. EXAMEN DE FONDO

107 ¡¡UFF!! MENOS MAL QUE EL RESTO DEL TEMA LO EXPONE ENRIQUE MOLINA, QUE EXPLICA MUCHO MEJOR ¡¡MUCHAS GRACIAS!!