Protección de la marca en España. Comparación con la marca comunitaria: algunas diferencias LUIS GIMENO OLCINA PhD Jefe de la Unidad de Recursos de la.

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1 Protección de la marca en España. Comparación con la marca comunitaria: algunas diferencias LUIS GIMENO OLCINA PhD Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) Doctor en derecho por el Queen Mary College, Universidad de Londres luis.gimeno@oepm.es

2 Protección de marca notoria Art. 8. 5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

3 Sentencia del Tribunal de Justicia Intel (Asunto C-252/07) No basta con probar la existencia de marca notoria o renombrada (artículo 8.2 y 3 LM) Debe probarse un vínculo con la marca anterior (artículo 8.1 LM) La sentencia Intel señala los factores a tener en cuenta para determinar dicho vínculo

4 Intel “41 La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso.... 42 Entre tales factores cabe citar: – el grado de similitud entre las marcas en conflicto; – la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante; – la intensidad del renombre de la marca anterior; – la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso; – la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.”

5 Protección de marca notoria y renombrada registrada Ley Española Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados. 1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores. 2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. 3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

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11 Derechos de la personalidad Artículo 53.2 2. La marca comunitaria también se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos, y, en particular, de: a) un derecho al nombre OAMI caso FIDEL CASTRO

12 Prohibiciones de registro Artículo 9.1 b) b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante. ESPAÑA casos -Julio Iglesias

13 M- 2.596.423 clases 16, 18, 20, 21 y 25

14 KIKO VENENO M-2.636.951 Marca denominativa: KIKO VENENO clases 25 y 41 Solicitante: LOPEZ SANFELIU, JOSE MARIA

15 Pau Casals M2738066 el art. 4 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, establece en su punto uno que "El ejercicio de las acciones de Protección Civil del Honor, la Intimidad o la Imagen de una persona fallecida corresponde a quien ésta haya designado a tal efecto en su testamento. La designación puede recaer en una persona jurídica". Y en el punto tres de dicho artículo se establece que las acciones de protección se podrán ejercitar siempre que no hayan transcurrido más de ochenta años desde el fallecimiento del afectado.

16 Procedimiento de registro Aplicación de la Ley de Régimen Jurídico: plazos máximos, notificaciones, principios del procedimiento Práctica mas flexible de la OAMI

17 Procedimiento de concesión OAMI: examen de forma- examen de prohibiciones absolutas-publicación- oposiciones- examen prohibiciones relativas- resolución OEPM: examen de forma- examen de orden público- publicación- oposiciónes- examen conjunto de prohibiciones absolutas y relativas.

18 Caso Espetec m 2839785

19 Oposiciones OAMI: se puede plantear la falta de uso de la marca oponente OEPM: No se puede plantear la falta de uso de la marca oponente

20 Suspensión de tramitación OAMI: Cooling off. 24 meses OEPM: Suspensión por acuerdo de las partes: máximo 6 meses

21 Nulidad y caducidad OAMI: nulidad y caducidad administrativa salvo que exista reconvención en procedimiento judicial OEPM: nulidad y caducidad competencia exclusiva de los tribunales de justicia

22 Competencia judicial Juzgados y Tribunales de Marca comunitaria: muy pocos, muy especializados Juzgados españoles competentes: Juzgados de lo mercantil y Audiencias Provinciales: nivel mucho menor de especialización